Tính phức tạp trong việc xác định “khả năng gây nhầm lẫn” nhìn từ

vụ tranh chấp kinh điển giữa 2 thương hiệu (nhãn hiệu) Trường Sinh ở Việt Nam

Email to: vinh@bross.vn

Tóm tắt vụ tranh chấp

Theo VnExpress, ngày 23/10/2001 cơ quan thi hành án Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy sản phẩm sữa đậu nành mang nhãn hiệu Trường Sinh của Bị đơn sau khi cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm của tòa án thành phố Hà Nội đều cho rằng Bị đơn xâm phạm quyền độc quyền nhãn hiệu Trường Sinh (xem bảng bên dưới) của Nguyên đơn bất luận bị phản đối kịch liệt bởi Bị đơn mà chính Văn phòng Chính phủ đã phải vào cuộc yêu cầu Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học công nghệ) giải quyết[1]

Đây là một vụ kiện có thể coi là kinh điển ở Việt Nam về việc xác định có hay không có khả năng nhầm lẫn giữa sản phẩm sữa đậu nành mang nhãn hiệu Trường Sinh của Bị đơn và sản phẩm sữa đặc có đường mang nhãn hiệu Trường Sinh được bảo hộ của Nguyên đơn. Diễn biến chính của vụ tranh chấp này có thể được tìm thấy trong Công văn số 2275/BTM-QLCL ngày 13/6/2002 của Bộ Thương mại gửi Văn phòng Chính phủ được chúng tôi miêu tả vắn tắt như sau:

1. Nguyên đơn khởi kiện Bị đơn ra tòa án thành phố Hà Nội yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu Trường Sinh cho sữa đậu nành xâm phạm quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu Trường Sinh cho sữa đặc có đường của Nguyên đơn được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 27280 và đòi bồi thường thiệt hại
2. Dựa vào ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ (trước đây là Cục Sở hữu công nghiệp) tại công văn số 27 ngày 13/01/2000 phúc đáp toà án khẳng định Bị đơn phải chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu Trường Sinh vì đó là hành vi xâm phạm quyền được bảo hộ của Nguyên đơn, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành bản án dân sự sơ thẩm số 08/DSST ngày 9/3/2000 buộc Bị đơn phải chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu Trường Sinh nhưng bác bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại
3. Tiếp đến Toà phúc thẩm toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội ngày 18/9/2000 sau khi có kháng cáo bởi Bị đơn đã xét xử phúc thẩm và ban hành bản án phúc thẩm y án sơ thẩm theo đó buộc Bị đơn chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Trường Sinh” cho sản phẩm sữa đậu nành của Công ty
4. Bị đơn gửi đơn thư kêu cứu tới các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội mong được xem xét giải quyết về việc này, một số các tổ chức, báo chí cũng có ý kiến.
5. Bộ Thương mại được Văn phòng Chính phủ theo công văn số 2677/VPCP-VI ngày 19/6/2001 yêu cầu chủ trì phối hợp với Bộ KHCNMT xem xét giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại công văn phúc đáp số 2403/BKHCNMT-TTr ngày 24/8/2001, Bộ KHCNMT bảo lưu ý kiến của mình là hành vi sử dụng nhãn hiệu Trường Sinh của Bị đơn là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Trường Sinh của Nguyên đơn.
6. Bộ thương mại cho rằng Bị đơn không xâm phạm nhãn hiệu của Nguyên đơn và cũng không thể có sự nhầm lẫn nhãn hiệu vì các sản phẩm của các bên là khác loại vì:

1. Về căn cứ pháp lý, Bộ Thương mại viện dẫn điều 785 Bộ luật dân sự 1995 thì nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Tiếp đến, Bộ Thương mại viện dẫn Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 hướng dẫn Bộ luật dân sự về sở hữu công nghiệp tại khoản 1 điều 15 quy định “phạm vi, nội dung, thời hạn quyền sở hữu công nghiệp tương ứng được xác định theo văn bằng bảo hộ được cấp” và khoản 1 điều 25 quy định “nội dung Văn bằng bảo hộ được xác định theo Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, ngoài các thông tin nêu trong quyết định nói trên còn phải thể hiện đầy đủ bản chất, phạm vi (khối lượng) bảo hộ và các thông tin cần thiết khác liên quan tới quyền được bảo hộ”,
2. Bộ Thương mại cho rằng sữa đặc có đường, sữa bột của Nguyên đơn và sữa đậu nành của Bị đơn là hai sản phẩm khác loại vì: (i) sữa đặc có đường, sữa bột thuộc nhóm 29 trong khi sữa đậu nành thuộc nhóm 32[2]; (ii) Theo cách phân loại trong Hệ thống điều hoà và mô tả HS thì sữa đặc có đường, sữa bột thuộc nhóm 0402/Chương 4/Phần I (các sản phẩm động vật) trong khi sữa đậu nành thuộc nhóm 2106/Chương 21/Phần IV; (iii) xét về nguồn gốc, tính chất và công dụng của sản phẩm: sản phẩm sữa bột, sữa đặc có đường và sản phẩm sữa đậu nành không cùng loại thực phẩm, chúng khác nhau về nguồn gốc, tính chất và thành phần cấu tạo, quy trình chế biến, giá trị cảm quan và giá trị dinh dưỡng.
3. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 27280 chỉ bảo hộ cho sản phẩm “sữa đặc có đường; sữa bột” không bảo hộ đối với sản phẩm sữa đậu nành trong khi nhãn sản phẩm của Bị đơn là kết hợp gồm vừa hình vẽ, vừa có kiểu chữ Trường Sinh khác cho sản phẩm khác loại thì không thể gây lầm lẫn với nhãn hàng hóa có kiểu chữ “TRƯỜNG SINH”.
4. Theo quy định của pháp luật thì những chữ “Trường thọ”, “Trường sinh”, “Bất lão”, “Trẻ mãi”, “Không già” hoặc “Longevity”, “Long life” đối với hàng thực phẩm, hoặc những chữ “Siêu bền”, “Vĩnh cửu”... đối với dụng cụ, máy móc không được bảo hộ riêng như một nhãn hiệu hàng hóa vì là dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa đảo người tiêu dùng về công dụng, chất lượng, giá trị của hàng hóa (điểm b, khoản 2 điều 6, Nghị định 63/CP).
5. Mặt khác, có đầy đủ chứng cứ thực tế chứng minh Bị đơn đã sử dụng nhãn hiệu “Trường Sinh & hình” cho sản phẩm sữa đậu nành trước khi Nguyên đơn được bảo hộ nhãn hiệu “TRƯỜNG SINH”; sữa đậu nành Trường Sinh được sản xuất và bán rộng rãi, thường xuyên từ đầu năm 1997, tháng 5/1997 đã quảng cáo thương hiệu “Trường Sinh” trên Đài truyền hình Hà Nội (phát liền 5 buổi trong tháng 5 và 6 năm 1997).

Theo thông tin được nêu trong bài viết “Thực tiễn giải quyết các vụ án tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án” của Ths. Nguyễn Văn Tiến - thẩm phán Tòa án tối cao thì khi được hỏi Bộ Y tế có quan điểm cho rằng sữa đậu nành và sữa đặc có đường là hai sản phẩm có chất lượng dinh dưỡng khác nhau, tuy nhiên có vi phạm hay không thì thuộc thẩm quyền kết luận của Cục SHTT. Còn Cục SHTT cho biết đã từ chối cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa đối với nhãn hiệu "Sữa đậu nành cao cấp Trường Sinh" của Công ty Trường Sinh ở thời điểm năm 1998 và sau khi Công ty Foremost có đơn gửi Cục SHTT về việc Công ty Trường Sinh đã xâm phạm quyền được bảo hộ của mình, Cục SHTT đã hai lần gửi văn bản yêu cầu Công ty Trường Sinh chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu "Trường Sinh" cho sản phẩm sữa đậu nành. Cục SHTT cũng đã gửi công văn số 27 ngày 13-01-2000 cho Tòa án để khẳng định rõ về hành vi xâm phạm quyền được bảo hộ của Công ty Foremost.

Theo ông Phạm Văn Toàn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, vụ kiện nêu trên thực tế đã diễn ra trong thời gian khá dài và Tòa án đã phải hết sức vất vả xử lý các ý kiến khác nhau của các cơ quan quản lý nhà nước gồm Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Thương mại, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Toàn cũng cho rằng Tòa án chưa đủ khả năng trong việc đưa ra nhận định về hành vi xâm phạm nên còn phụ thuộc nhiều vào kết luận các yếu tố vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước về SHTT để kết luận có hay không có hành vi xâm phạm về SHCN như đã nêu ở trên[3].

Sự khác biệt về phân nhóm hàng hóa theo Thỏa ước Nice hoặc khác biệt về mã HS[4] không phải là căn cứ để xác định tính chất “cùng loại” của sữa đặc có đường và sữa đậu nành

Vụ tranh chấp nêu trên dù xảy ra đã lâu nhưng theo chúng tôi có thể được xem là kinh điển và đáng tham khảo vì:

1. Tranh chấp trực tiếp động chạm đến bản chất cốt lõi của pháp luật về nhãn hiệu đó là “khả năng gây nhầm lẫn” (likehood of confusion), nghĩa là khả năng người tiêu dùng có thể bị nhầm về xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm hay không chỉ có thể xảy ra nếu có sự tồn tại đồng thời cả 2 yếu tố: (a) các nhãn hiệu phải trùng hoặc tương tự với nhau về cấu tạo, cấu trúc, nội dung (ý nghĩa) và cách phát âm (cách đọc), và (b) sản phẩm chứa các nhãn hiệu đó phải trùng nhau hoặc được xem là sản phẩm cùng loại
2. Các tòa án gồm tòa sơ thẩm và phúc thẩm (thuộc tòa án tối cao) đều ra quyết định ủng hộ Nguyên đơn dựa trên ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu công nghiệp khẳng định rằng Trường Sinh dùng cho sữa đậu nành là tương tự gây nhầm lẫn với Trường Sinh được bảo hộ cho sữa đặc có đường trong bối cảnh văn bản pháp quy về vấn đề này còn hết sức sơ khai, không cụ thể và rõ ràng, cụ thể là không có quy định về quy tắc xác định khả năng gây nhầm lẫn
3. Ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu công nghiệp và bản án của các tòa án theo chúng tôi là đúng vì sữa đậu nành và sữa đặc có đường được coi là sản phẩm cùng loại[5] vì: (a) sữa đậu nành (được làm từ đậu nành) có bản chất gần giống với sữa đặc có đường (được làm từ sữa bò đã hút hết nước) và có cùng chức năng, mục đích sử dụng do chúng cùng được coi là thức uống dinh dưỡng có thể được dùng thay thế sữa đặc có đường (phù hợp với người bị đau bụng do sữa đậu nành không chứa lactose như sữa đặc có đường), (b) đều được người tiêu dùng theo tập quán tiêu dùng cùng đọc và nhận biết là “sữa”, và (c) sữa đậu nành và sữa đặc có đường được đưa ra thị trường trong cùng một kênh thương mại (phân phối cùng phương thức, được đặt cạnh nhau hoặc được bán cùng nhau). Sự khác biệt về phân nhóm 29 hay 32 theo Thỏa ước Nice, hoặc sự khác nhau giữa sữa đậu nành và sữa đặc có đường về mã HS như cách lý giải của Bộ Thương mại không phải là căn cứ phù hợp để cho rằng hai sản phẩm này là khác loại vì người tiêu dùng không biết và cũng không thể biết sữa đậu nành thuộc nhóm 32 để phân biệt với sữa đặc có đường ở nhóm 29[6], cũng như họ không quan tâm và cũng không thể biết mã HS của các sản phẩm này là khác nhau khi lựa chọn mua hàng.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.