Vinamilk giành chiến thắng trong vụ

khiếu kiện đòi hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu Dielac Pedia tại Campuchia (Cambodia)

Email to: vinh@bross.vn

Phối hợp với hãng luật địa phương ở Cambodia, Bross & Partners đã giúp Vinamilk đánh bại yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nộp bởi Hero AG đối với nhãn hiệu Dielac Pedia của Vinamilk tại Bộ Thuwng mại Campuchia như vụ việc được tóm tắt dưới đây.

Tóm tắt vụ việc

1.         Ngày 16/06/2016, Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia (DIPR) gửi thông báo số 413/B/L/IPR cho Vinamilk thông báo Hero AG nộp yêu cầu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu Dielac Pedia & hình của Vinamilk được DIPR cấp (ở cột bên trái) vì lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Pedialac của Hero AG (ở cột bên phải) đã được sử dụng trong một thời gian dài và được đăng ký bảo hộ tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

2.         Điều đáng lưu ý là thông báo số 413/B/L/IPR không đính kèm đơn đề nghị hủy hiệu lực của Hero AG cũng như không thấy đề cập căn cứ pháp lý nào theo Luật nhãn hiệu Campuchia[1] ngoài thông báo ngắn gọn là có đơn yêu cẩu hủy hiệu lực vì lý do nhãn hiệu Dielac Pedia tương tự tới mức gây nhầm lẫn với 2 nhãn hiệu Pedialac “đã được đăng ký toàn cầu và sử dụng trong thời gian dài” (was registered in worldwide and using for a long time ago/នចុះបញ្ជីនៅទូទាំងពិភពលោកនិងប្រើប្រាស់វាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ”.

3.         Theo Luật nhãn hiệu Cambodia năm 2001, một đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ hiệu lực nếu nó không có chức năng nhãn hiệu hoặc nó vi phạm vào một trong các căn cứ nêu tại Điều 4 mà chúng tôi suy đoán rằng có thể Hero AG đã dựa vào Điều 4(e) quy định một nhãn hiệu không thể được đăng ký nếu nó trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng của người khác tị Campuchia gắn liền với hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự, hoặc Điều 4(f)[2] tuyên bố vô hiệu đối với nhãn hiệu đăng ký nếu nó trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng và đã đăng ký ở Campuchia cho hàng hóa, dịch vụ không trùng hoặc không tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu bị yêu cầu hủy với điều kiện việc sử dụng nhãn hiệu bị yêu cầu hủy chỉ dẫn mối liên hệ giữa hàng hóa, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng hoặc lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có thể bị tổn hại bởi việc sử dụng đó.

4.         Trong đơn tự vệ chống yêu cầu hủy hiệu lực, Vinamilk đề nghị DIPR bác bỏ đơn hủy hiệu lực bằng các lập luận sau:

(a)        Dielac Pedia là một trong những thương hiệu uy tín của Vinamilk có lịch sử sử dụng lâu đời, được đăng ký tại Việt Nam từ năm 1992 và tại hàng chục quốc gia trên thế giới bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc

(b)        Pedia là một thuật ngữ chung và không có chức năng nhãn hiệu trong ngành công nghiệp vì theo Từ điển Oxford, Pedia là tên viết tắt của từ tiếng Anh có liên quan đến nhi khoa, hoặc được hiểu là liên quan đến ngành y học hướng tới đối tượng trẻ em và các bệnh của trẻ em. Như vậy, Pedia đã trở thành thuật ngữ chung được sử dụng bởi các công ty sữa hoặc thực phẩm, không có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại

(c)        2 nhãn hiệu của Hero AG có ngày ưu tiên (ngày nộp đơn) muộn hơn so với ngày ưu tiên (ngày nộp đơn) của Dielac Pedia, cụ thể là 4/4/2014 so với 26/03/2014 trong khi đó Campuchia có nghĩa vụ phải bảo vệ nguyên tắc nộp đơn đầu tiên mà Luật nhãn hiệu Campuchia đã quy định như vậy.

(d)       Không có bất kỳ một căn cứ pháp lý nào được gọi là “đã được đăng ký toàn cầu và sử dụng trong thời gian dài” được quy định trong Luật nhãn hiệu Campuchia do đó lập luận của Hero AG là vô căn cứ.

(f)        Là một thành viên của WTO, Campuchia có nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy vậy, để công nhận một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không DIPR cần phải xem xét liệu Pedialac của Hero AG có thỏa mãn 6 yếu tố (tiêu chuẩn) pháp lý dưới đây về chứng cứ nêu trong bản Khuyến nghị chung về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng năm 1999 của WIPO được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới hay không: (i) mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu trong lĩnh vực công chúng có liên quan; (ii) thời hạn, phạm vi và khu vực địa lý của hoạt động sử dụng nhãn hiệu nào; (iii) thời hạn, phạm vi và khu vực địa lý của hoạt động quảng bá nhãn hiệu, gồm cả quảng cáo hoặc công khai và thuyết trình, tại các hội chợ hoặc triển lãm, về hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó được sử dụng; (iv) thời hạn bảo hộ và khu vực địa lý của các đăng ký nhãn hiệu, hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu trong phạm vi chúng phản ánh việc sử dụng hoặc công nhận nhãn hiệu; (v) hồ sơ thực thi thành công các quyền trong nhãn hiệu, đặc biệt là mức độ nhãn hiệu được công nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền; và (f) giá trị tính bằng tiền liên quan đến nhãn hiệu[3].

5.         DIPR là cơ quan thụ lý đơn yêu cầu hủy hiệu lực của Hero AG nhưng theo điều 13 Luật nhãn hiệu Campuchia thì Bộ thương mại mới là cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hồ sơ hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu do DIPR cấp. Quyết định số 2264 ngày 22/6/2018 của Bộ thương mại tuyên bố bác đơn yêu cầu hủy hiệu lực và giữ nguyên hiệu lực của đăng ký số 53878, trong đó Bộ thương mại nhận định:

(a)        Hero AG được cấp đăng ký nhãn hiệu Pedialac lần đầu ở Thụy Sĩ năm 2012 và sau đó là ở Trung Quốc, Tây Ban Nha, Sri Lanka và WIPO[4]. Dựa theo bằng chứng như báo, hóa đơn, quảng cáo cho thấy nhãn hiệu Pedialac đang được sử dụng và sản phẩm Pedialac của HeroAG đã được nhập khẩu vào Campuchia từ năm 2014

(b)        Nhãn hiệu Dielac Pedia được đăng ký ở Việt Nam vào năm 1992, được bảo hộ ở nhiều nước như Lào, Thổ Nhĩ Kỹ, Iran, Hàn Quốc, Ma-rốc, UAE, Indoneisa, Malaysia, Afghanistan, Kuwait và Trung Quốc

(c)        Nhãn hiệu Dielac Pedia được nộp đơn sớm hơn nhãn hiệu Pedialac và mặt khác Vinamilk đã nộp đơn Dielac Pedia từ năm 1992, trước Pedialac cả 20 năm

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.