5 dạng từ chối bảo hộ thường gặp đối với đơn
đăng ký nhãn hiệu nộp ở USPTO (Hoa Kỳ)
Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners
Email: vinh@bross.vn
Vì Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nên không có gì ngạc nhiên khi dữ liệu thống kê ở Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cho thấy có tới 4556 đơn đăng ký nhãn hiệu (trong đó 3006 đơn nhãn hiệu còn hiệu lực) được nộp bởi doanh nghiệp Việt ở USPTO.[1] Bross & Partners dưới đây tổng kết các dạng từ chối bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu) thường gặp nhằm giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về pháp luật và thực tiễn có nhiều khác biệt ở Hoa Kỳ.
1. Kết luận “không bảo hộ riêng” ở nước xuất xứ bị USPTO từ chối
USPTO xác định “không bảo hộ riêng” (disclaimer)[2] khác với Việt Nam dẫn tới nhiều nhãn hiệu đăng ký quốc tế hoặc đăng ký quốc gia bị USPTO từ chối tạm thời, yêu cầu thay đổi/rút bỏ cách disclaimer. Ví dụ:
|
Nhãn hiệu
xin đăng ký
|
Disclaimer
bởi nước xuất xứ
|
Hoa Kỳ từ chối
|
|
.png)
ĐKQT 1364926
US Reg 5,494,633
|
Việt Nam kết luận nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "SHARING GOOD FOOD", hình con cá.
|
USPTO không yêu cầu disclaimer “sharing good” và hình con cá. USPTO chỉ yêu cầu disclaimer duy nhất chữ “Food”
|
|
.png)
ĐKQT 1617179
US Reg 6,810,947
|
Không có disclaimer bởi Việt Nam
|
USPTO yêu cầu disclaimer “BIA HÀ NỘI” vì nó thuần túy mô tả và mô tả nguồn gốc địa lý sản phẩm
|
|
.png)
US Reg 4,903,925
Nhãn hiệu tập thể
|
Việt Nam kết luận nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “CHE”, hình búp chè, hình địa cầu
|
USPTO yêu cầu disclaimer “CHE THAI NGUYEN” vì nó mô tả nguồn gốc địa lý của nhãn hiệu tập thể
|
|
.png)
ĐKQT 1425573
US Serial 79241906
Nhãn hiệu chứng nhận
|
Việt Nam kết luận nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Rice”, hình bông lúa
|
USPTO yêu cầu người nộp đơn disclaimer toàn bộ phần chữ “Vietnam Rice” vì nó mô tả nguồn gốc địa lý của sản phẩm gạo
|
2. Cách mô tả hàng hóa/dịch vụ thường xuyên bị từ chối bất luận đã được nước xuất xứ và WIPO chấp nhận trước đó
Mỹ áp dụng bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ khác với bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ của Thỏa ước Nice dẫn tới nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có danh mục sản phẩm được Cục SHTT Việt Nam và WIPO chấp nhận vẫn có thể thường xuyên bị từ chối tạm thời. Thông thường USPTO yêu cầu liệt kê, mô tả lại hoặc giới hạn lại danh mục sản phẩm như một số ví dụ sau:
|
Nhãn hiệu
xin đăng ký
|
Lý do Hoa Kỳ từ chối
|
|
.png)
ĐKQT 1364926
US Reg 5,494,633
Class 29: Meat, fish
|
USPTO kết luận từ “fish” là quá rộng cần xác định cụ thể hơn, chẳng hạn như “cá, không còn sống” [fish, not alive]
|
|
.png)
ĐKQT 1276214
US Reg 5061501
|
USPTO từ chối cách mô tả các sản phẩm “Gluten được chế biến làm bột thực phẩm” và “bánh kẹo” là quá rộng. Bột thực phẩm phải được giải thích gồm bột gì, chẳng hạn “maize gluten meal”, “non-dairy ice cream powder” trong khi bánh kẹo phải được liệt kê cụ thể hơn, chẳng hạn “confectionary, namely pastilles, cakes, biscuits”.
|
|
.png)
ĐKQT 1547874
US Serial 79292622
|
USPTO từ chối cách mô tả sản phẩm đối với cả 2 nhóm 10 và 25. Chẳng hạn sản phẩm “face mask” phải được liệt kê gồm “face mask for use by health care providers”; hoặc sản phẩm “clothing for medical use” phải cụ thể hơn, chẳng hạn gồm “sanitary masks made of cloth for protection against viral infection”
|
3. Văn bản trả lời bởi người nộp đơn nước ngoài không được USPTO chấp nhận nếu không có luật sư Mỹ được chỉ định
Tự đại diện trả lời từ chối tạm thời bởi người nộp đơn nước ngoài thông qua công cụ TEAS Response to Examining Attorney Office Action thường xuyên bị USPTO từ chối vì USPTO quy định rằng người nộp đơn cư trú ở nước ngoài hoặc có trụ sở ngoài lãnh thổ Mỹ buộc phải có luật sư Mỹ đại diện cho đơn đăng ký quốc gia hoặc đăng ký quốc tế (khi bị USPTO từ chối tạm thời). Sau khi luật sư Mỹ được chỉ định làm luật sư của người nộp đơn, USPTO sẽ chỉ liên hệ và gửi thư từ cho luật sư Mỹ chứ không gửi cho người nộp đơn.
Người nộp đơn có thể làm thủ tục thay đổi luật sư khác đại diện cho mình đối với các đơn đăng ký quốc gia hoặc các đơn đăng ký quốc tế chỉ định Mỹ nhưng USPTO không cho phép người nộp đơn hủy bỏ luật sư đại diện trong các đơn đăng ký đó. Nói cách khác, mọi đơn đăng ký quốc gia nộp ở UPSTO hoặc đơn đăng ký quốc tế chỉ định/mở rộng lãnh thổ vào Mỹ (nếu Mỹ từ chối tạm thời đối với đơn đăng ký quốc tế) trong mọi trường hợp không thể được phép đại diện bởi chính người nộp đơn Việt Nam hoặc không thể được đại diện bởi bất kỳ người nào không phải là luật sư Mỹ được hành nghề trước USPTO ngay cả khi việc khiếu nại/trả lời từ chối trước đó đã kết thúc.
4. Mô tả cấu tạo nhãn hiệu thường bị từ chối
Trong khi WIPO và nước xuất xứ thường chấp nhận cách mô tả nhãn hiệu xin đăng ký bởi người nộp đơn thì USPTO thường xuyên từ chối cách mô tả đó mà nó hay yêu cầu mô tả lại theo cách chi tiết, đầy đủ và đặc biệt yêu cầu chỉ rõ màu sắc, vị trí của màu sắc cấu tạo nên nhãn hiệu xin đăng ký. Hai ví dụ dưới đây cho thấy gần như không thể tránh được từ chối tạm thời của USPTO về mô tả nhãn hiệu, đặc biệt là nhãn hiệu kết hợp chứa nhiều yếu tố hình và chữ kèm theo màu sắc.
|
Nhãn hiệu
xin đăng ký
|
Mô tả nhãn hiệu
xin đăng ký ban đầu
|
USPTO từ chối,
gợi ý mô tả lại
|
|
.png)
ĐKQT 1302970
US Reg 5107257
|
The mark consists of a stylized word "Vinacafé" with brown shade, overlaping the middle section of two tetragons, of which one is red and the other is green. The bottom edges of which forming a cone over the word '"since 1968" and a device of stylized coffee been with a wavy line in the middle; the word "Vinacafé" has no meaning in a foreign language
|
The mark consists of a stylized word "VINACAFÉ" in white with brown shade, overlapping the middle section of two tetragons, of which one is red and the other is green. The bottom edges of which forming a cone over the word '"SINCE 1968" written in brown above a device of stylized coffee been with a wavy line in the middle in white and brown; all other white represents transparent background and is not claimed as a feature of the mark.
|
|
.png)
US Reg 6,849,035
|
The mark consists of vertically non-Latin characters. To the right of this is a dividing line that, for its first and fourth quarters, is colored yellow with red and yellow stripes at either end. In between, the dividing line is colored red. To the right of this is the wording MONKIE in a stylized yellow font, followed by KID in a stylized red font with a yellow dot of the letter "i". Each letter is rotated 90 degrees to have its base facing left. Between the two wordings is a stylized illustration of a monkey's face outlined in yellow, with black fur on its forehead, yellow eyebrows, white outline of its face below its eyebrows, black eyes signified by upward-pointing arches, black triangle nose, and a wide band of white teeth. On either end of the row of teeth is a red ear.
|
The mark consists of yellow vertically aligned non-Latin characters outlined in black. To the right of this is a dividing line outlined in black that is colored yellow with red and yellow stripes at either end and in between is colored red. To the right of this is the wording "MONKIE" in a stylized yellow font outlined in black, followed by "KID" in a stylized red font with a stylized yellow dot of the letter "I", all outlined in black. Each letter is rotated 90 degrees to have its base facing left. Between the two words facing upright is a stylized illustration of a monkey's head outlined in yellow and black, with a black head and red face, yellow eyebrows, white outline of its face below its eyebrows, black eyes signified by upward-pointing arches, black triangle nose, and a wide band of white teeth. On either end of the row of teeth is a red ear. The remaining white in the mark represents background and is not a claimed feature of the mark.
|
5. Nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước
|
Nhãn hiệu
xin đăng ký
|
Nhãn hiệu có trước
|
Hoa Kỳ từ chối
|
|
.png)
ĐKQT 1451531
US Serial 79252605
Class 32: Tea-based beverages
|
.png)
US Reg 3709486
Class 30: Spices, seasonings
|
USPTO cho rằng 2 nhãn hiệu tương tự vì chứa thành phần gần như trùng Zero Degree/Zero Degrees trong khi sản phẩm tea-based beverage tương tự với spices, seasonings
|
|
.png)
ĐKQT 1547874
US Serial 79292622
|
PRO PLUS
US Reg 5069477
|
USPTO từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký vì chứa yếu tố “Pro +” tương tự gây nhầm lẫn với đối chứng “Pro Plus” trong khi sản phẩm mang các nhãn hiệu đều liên quan đến quần áo
|
|
.png)
ĐKQT 1089324
US Serial 79102038
|
.png)
US Reg 2097213
|
USPTO từ chối vì nhãn hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lần với đối chứng do cùng sử dụng cho dịch vụ ngân hàng
|
Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.
Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.
