Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
5 dạng từ chối bảo hộ thường gặp đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp ở USPTO (Hoa Kỳ)
(Ngày đăng: 2023-01-30)

5 dạng từ chối bảo hộ thường gặp đối với đơn

đăng ký nhãn hiệu nộp ở USPTO (Hoa Kỳ)

 

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

 

Vì Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nên không có gì ngạc nhiên khi dữ liệu thống kê ở Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cho thấy có tới 4556 đơn đăng ký nhãn hiệu (trong đó 3006 đơn nhãn hiệu còn hiệu lực) được nộp bởi doanh nghiệp Việt ở USPTO.[1] Bross & Partners dưới đây tổng kết các dạng từ chối bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu) thường gặp nhằm giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về pháp luật và thực tiễn có nhiều khác biệt ở Hoa Kỳ.

 

1. Kết luận “không bảo hộ riêng” ở nước xuất xứ bị USPTO từ chối

 

USPTO xác định “không bảo hộ riêng” (disclaimer)[2] khác với Việt Nam dẫn tới nhiều nhãn hiệu đăng ký quốc tế hoặc đăng ký quốc gia bị USPTO từ chối tạm thời, yêu cầu thay đổi/rút bỏ cách disclaimer. Ví dụ:

 

Nhãn hiệu

xin đăng ký

Disclaimer

bởi nước xuất xứ

Hoa Kỳ từ chối

ĐKQT 1364926

US Reg 5,494,633

Việt Nam kết luận nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "SHARING GOOD FOOD", hình con cá.

USPTO không yêu cầu disclaimer “sharing good” và hình con cá. USPTO chỉ yêu cầu disclaimer duy nhất chữ “Food”

ĐKQT 1617179

US  Reg 6,810,947

Không có disclaimer bởi Việt Nam

USPTO yêu cầu disclaimer “BIA HÀ NỘI” vì nó thuần túy mô tả và mô tả nguồn gốc địa lý sản phẩm

US Reg 4,903,925

Nhãn hiệu tập thể

Việt Nam kết luận nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “CHE”, hình búp chè, hình địa cầu

USPTO yêu cầu disclaimer “CHE THAI NGUYEN” vì nó mô tả nguồn gốc địa lý của nhãn hiệu tập thể

ĐKQT 1425573

US Serial 79241906

Nhãn hiệu chứng nhận

Việt Nam kết luận nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Rice”, hình bông lúa

USPTO yêu cầu người nộp đơn disclaimer toàn bộ phần chữ “Vietnam Rice” vì nó mô tả nguồn gốc địa lý của sản phẩm gạo

 

2. Cách mô tả hàng hóa/dịch vụ thường xuyên bị từ chối bất luận đã được nước xuất xứ và WIPO chấp nhận trước đó

 

Mỹ áp dụng bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ khác với bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ của Thỏa ước Nice dẫn tới nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có danh mục sản phẩm được Cục SHTT Việt Nam và WIPO chấp nhận vẫn có thể thường xuyên bị từ chối tạm thời. Thông thường USPTO yêu cầu liệt kê, mô tả lại hoặc giới hạn lại danh mục sản phẩm như một số ví dụ sau:

 

Nhãn hiệu

xin đăng ký

Lý do Hoa Kỳ từ chối

ĐKQT 1364926

US Reg 5,494,633

Class 29: Meat, fish

USPTO kết luận từ “fish” là quá rộng cần xác định cụ thể hơn, chẳng hạn như “cá, không còn sống” [fish, not alive]

ĐKQT 1276214

US Reg 5061501

USPTO từ chối cách mô tả các sản phẩm “Gluten được chế biến làm bột thực phẩm” và “bánh kẹo” là quá rộng. Bột thực phẩm phải được giải thích gồm bột gì, chẳng hạn “maize gluten meal”, “non-dairy ice cream powder” trong khi bánh kẹo phải được liệt kê cụ thể hơn, chẳng hạn “confectionary, namely pastilles, cakes, biscuits”.

ĐKQT 1547874

US Serial 79292622

USPTO từ chối cách mô tả sản phẩm đối với cả 2 nhóm 10 và 25. Chẳng hạn sản phẩm “face mask” phải được liệt kê gồm “face mask for use by health care providers”; hoặc sản phẩm “clothing for medical use” phải cụ thể hơn, chẳng hạn gồm “sanitary masks made of cloth for protection against viral infection”

 

3. Văn bản trả lời bởi người nộp đơn nước ngoài không được USPTO chấp nhận nếu không có luật sư Mỹ được chỉ định

 

Tự đại diện trả lời từ chối tạm thời bởi người nộp đơn nước ngoài thông qua công cụ TEAS Response to Examining Attorney Office Action thường xuyên bị USPTO từ chối vì USPTO quy định rằng người nộp đơn cư trú ở nước ngoài hoặc có trụ sở ngoài lãnh thổ Mỹ buộc phải có luật sư Mỹ đại diện cho đơn đăng ký quốc gia hoặc đăng ký quốc tế (khi bị USPTO từ chối tạm thời). Sau khi luật sư Mỹ được chỉ định làm luật sư của người nộp đơn, USPTO sẽ chỉ liên hệ và gửi thư từ cho luật sư Mỹ chứ không gửi cho người nộp đơn.

 

Người nộp đơn có thể làm thủ tục thay đổi luật sư khác đại diện cho mình đối với các đơn đăng ký quốc gia hoặc các đơn đăng ký quốc tế chỉ định Mỹ nhưng USPTO không cho phép người nộp đơn hủy bỏ luật sư đại diện trong các đơn đăng ký đó. Nói cách khác, mọi đơn đăng ký quốc gia nộp ở UPSTO hoặc đơn đăng ký quốc tế chỉ định/mở rộng lãnh thổ vào Mỹ (nếu Mỹ từ chối tạm thời đối với đơn đăng ký quốc tế) trong mọi trường hợp không thể được phép đại diện bởi chính người nộp đơn Việt Nam hoặc không thể được đại diện bởi bất kỳ người nào không phải là luật sư Mỹ được hành nghề trước USPTO ngay cả khi việc khiếu nại/trả lời từ chối trước đó đã kết thúc.

 

4. Mô tả cấu tạo nhãn hiệu thường bị từ chối

Trong khi WIPO và nước xuất xứ thường chấp nhận cách mô tả nhãn hiệu xin đăng ký bởi người nộp đơn thì USPTO thường xuyên từ chối cách mô tả đó mà nó hay yêu cầu mô tả lại theo cách chi tiết, đầy đủ và đặc biệt yêu cầu chỉ rõ màu sắc, vị trí của màu sắc cấu tạo nên nhãn hiệu xin đăng ký. Hai ví dụ dưới đây cho thấy gần như không thể tránh được từ chối tạm thời của USPTO về mô tả nhãn hiệu, đặc biệt là nhãn hiệu kết hợp chứa nhiều yếu tố hình và chữ kèm theo màu sắc.

Nhãn hiệu

xin đăng ký

Mô tả nhãn hiệu

xin đăng ký ban đầu

USPTO từ chối,

gợi ý mô tả lại

 

ĐKQT 1302970

US Reg 5107257

The mark consists of a stylized word "Vinacafé" with brown shade, overlaping the middle section of two tetragons, of which one is red and the other is green. The bottom edges of which forming a cone over the word '"since 1968" and a device of stylized coffee been with a wavy line in the middle; the word "Vinacafé" has no meaning in a foreign language

The mark consists of a stylized word "VINACAFÉ" in white with brown shade, overlapping the middle section of two tetragons, of which one is red and the other is green. The bottom edges of which forming a cone over the word '"SINCE 1968" written in brown above a device of stylized coffee been with a wavy line in the middle in white and brown; all other white represents transparent background and is not claimed as a feature of the mark.

US Reg 6,849,035

The mark consists of vertically non-Latin characters. To the right of this is a dividing line that, for its first and fourth quarters, is colored yellow with red and yellow stripes at either end. In between, the dividing line is colored red. To the right of this is the wording MONKIE in a stylized yellow font, followed by KID in a stylized red font with a yellow dot of the letter "i". Each letter is rotated 90 degrees to have its base facing left. Between the two wordings is a stylized illustration of a monkey's face outlined in yellow, with black fur on its forehead, yellow eyebrows, white outline of its face below its eyebrows, black eyes signified by upward-pointing arches, black triangle nose, and a wide band of white teeth. On either end of the row of teeth is a red ear.

The mark consists of yellow vertically aligned non-Latin characters outlined in black.  To the right of this is a dividing line outlined in black that is colored yellow with red and yellow stripes at either end and in between is colored red.  To the right of this is the wording "MONKIE" in a stylized yellow font outlined in black, followed by "KID" in a stylized red font with a stylized yellow dot of the letter "I", all outlined in black.  Each letter is rotated 90 degrees to have its base facing left.  Between the two words facing upright is a stylized illustration of a monkey's head outlined in yellow and black, with a black head and red face, yellow eyebrows, white outline of its face below its eyebrows, black eyes signified by upward-pointing arches, black triangle nose, and a wide band of white teeth.  On either end of the row of teeth is a red ear.  The remaining white in the mark represents background and is not a claimed feature of the mark.

 

5. Nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước

Nhãn hiệu

xin đăng ký

Nhãn hiệu có trước

 

Hoa Kỳ từ chối

ĐKQT 1451531

US Serial 79252605

Class 32: Tea-based beverages

 

US Reg 3709486

Class 30: Spices, seasonings

USPTO cho rằng 2 nhãn hiệu tương tự vì chứa thành phần gần như trùng Zero Degree/Zero Degrees trong khi sản phẩm tea-based beverage tương tự với spices, seasonings

ĐKQT 1547874

US Serial 79292622

 

PRO PLUS

 

US Reg 5069477

USPTO từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký vì chứa yếu tố “Pro +” tương tự gây nhầm lẫn với đối chứng “Pro Plus” trong khi sản phẩm mang các nhãn hiệu đều liên quan đến quần áo

ĐKQT 1089324

US Serial 79102038

 

US Reg 2097213

USPTO từ chối vì nhãn hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lần với đối chứng do cùng sử dụng cho dịch vụ ngân hàng

 

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

 



[1] Số lượng 4556 đơn đăng ký nhãn hiệu nộp tại USPTO (Hoa Kỳ) theo thống kê ở đây bao gồm cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp đơn bởi cá nhân người Việt Nam nhưng cư trú ở Mỹ. Kết quả tra cứu tính đến ngày 25/01/2023 ở đường dẫn: https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk

[2] Tham khảo thêm thực tiễn disclaimer “Thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở Hoa Kỳ thông qua tuyên bố không bảo hộ riêng (disclaimer)” ở đường dẫn: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Thuc-tien-xac-dinh-pham-vi-bao-ho-nhan-hieu-o-Hoa-Ky--bang-tuyen-bo-khong-bao-ho-rieng-disclaimer-statement và “Đăng ký nhãn hiệu [thương hiệu] ở Hoa Kỳ” ở đường dẫn: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a8433ff-6fb0-40dd-a9c4-0ad46aec171d

 

Bookmark and Share
Relatednews
ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU THEO HỆ THỐNG MADRID
Cấm người khác dùng tên người nổi tiếng đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc được không?
Trung Quốc: Tranh tụng bản quyền nhiều nhất thế giới và vai trò đặc biệt của hệ thống Tòa chuyên trách sở hữu trí tuệ
Nhật Bản bỏ thu phí 2 lần đối với nhãn hiệu quốc tế theo Hệ thống Madrid
Cambodia to Strictly Watch the Timely Submission of Affidavit of Use/Affidavit of Non-use for a Registered Trademark
Trung Quốc sẽ tiếp tục sửa Luật nhãn hiệu 2019 với trọng tâm chống “đăng ký nhãn hiệu có dụng ý xấu”
Căn cứ từ chối tuyệt đối cần tránh khi lựa chọn thương hiệu để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc
Campuchia siết chặt nghĩa vụ nộp bằng chứng sử dụng đối với nhãn hiệu đã đăng ký
Bross & Partners as a Contributor to the Chambers Trademarks and Copyright 2024 Global Practice Guide
Founding Partner Le Quang Vinh continously named in the 2023 A-List by Asia Business Law Journal
So sánh quy trình xét nghiệm nhãn hiệu ở Việt Nam và Trung Quốc

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go