Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở Hoa Kỳ bằng tuyên bố không bảo hộ riêng (disclaimer statement)
(Ngày đăng: 2023-01-30)

Thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở Hoa Kỳ

bằng tuyên bố không bảo hộ riêng (disclaimer statement)

 

Luật sư Lê Quang VinhBross & Partners

Email: vinh@bross.vn

 

Không bảo hộ riêng (trademark disclaimer) ở Mỹ

 

Không bảo hộ riêng[1] (disclaimer) là một tuyên bố tự làm bởi người nộp đơn hoặc là một tuyên bố được kết luận bởi USPTO có mục đích khẳng định rằng người nộp đơn/người đăng ký/chủ nhãn hiệu không đòi quyền độc quyền đối với phần chữ/phần hình không có khả năng đăng ký thuộc nhãn hiệu xin đăng ký. Disclaimer không làm ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu người nộp đơn đang sử dụng vì USPTO không buộc loại bỏ phần không có khả năng đăng ký ra khỏi nhãn hiệu xin đăng ký. Ví dụ dưới đây là một minh họa về disclaimer bởi USPTO:

 

Nhãn hiệu đã đăng ký

Disclaimer bởi USPTO

A picture containing circleDescription automatically generated

ĐKQT số 1383719

US Reg. No. 5,603,804

Không được đòi quyền độc quyền sử dụng “Bookcase, the Life, Changing Platform” ngoài mẫu nhãn hiệu đã nêu.

[No claim is made to the exclusive right to use Bookcase, the Life, Changing Platform apart from the mark as shown]

 

Disclaimer có thể được thực hiện tự nguyện bởi người nộp đơn, hoặc cũng có thể do USPTO yêu cầu người nộp đơn phải đồng ý disclaimer thì nhãn hiệu mới được cấp. Disclaimer có thể xuất hiện ở ngay tại thời điểm nộp đơn đăng ký ban đầu hoặc ở thời điểm trả lời thông báo từ chối tạm thời (Office Action) của USPTO. Tuy vậy, USPTO quy định disclaimer một yếu tố (thành phần) không có khả năng đăng ký trong nhãn hiệu sẽ không mặc nhiên làm cho nhãn hiệu đó có khả năng đăng ký vì disclaimer chỉ có nghĩa khẳng định rằng người nộp đơn/chủ nhãn hiệu không đòi quyền độc quyền sử dụng yếu tố/thành phần bị disclaimer chứ nó không làm thay đổi hoặc tác động đến câu hỏi là liệu nhãn hiệu chứa yếu tố/thành phần disclaimer đó có lừa dối công chúng hay không hoặc có khả năng gây nhầm lẫn hay không.[2]

 

Thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu bằng “disclaimer” ở Hoa Kỳ

 

Dưới đây là một số ví dụ thực tiễn mà USPTO đã kết luận về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu truyền thống hoặc nhãn hiệu phi truyền thống[3] được đăng ký ở Mỹ

 

Nhãn hiệu đăng ký

bị USPTO “disclaimer”

Disclaimer Statement

Bình luận

LogoDescription automatically generated

ĐKQT 1252434

Reg. No 4868928

No claim is made to the exclusive right to use “Marine Tilapia” apart from the mark as shown

 

USPTO không disclaimer đối với phần hình con cá vì cho rằng yếu tố hình dù mô tả hàng hóa/dịch vụ nhưng nếu được thể hiện cách điệu cao thì không cần thiết phải disclaimer vì bản thân yếu tố hình đó đã đủ tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt

 

Đăng ký Mỹ số 5519759

Nhóm 30: Cà phê

No claim is made to the exclusive right to use "CAFÉ PHIN UONG LIEN" and the representation of phin filer apart from the mark as shown

Dù toàn bộ yếu tố chữ và yếu tố hình đều bị disclaimer song cách thể hiện yếu tố chữ và hình được xem là cách điệu đủ tạo sự khác biệt và ấn tượng về thị giác nên vẫn có chức năng nhãn hiệu

Đăng ký Mỹ số 5488360 (Supplemental Register)

Nhóm 30: café

 

Mặc dù nhãn hiệu xin đăng ký là chữ Phinn có cách phát âm tương đương như chữ Phin – một dụng cụ phổ biến để pha cà phê nhưng thực chất nó được viết ở trạng thái sai chính tả của từ mô tả Phin một cách có chủ ý. USPTO cho rằng các tình huống viết sai chính tả một từ mô tả thì vẫn phải bị xem là mô tả vì công chúng người tiêu dùng sẽ tiếp nhận cách viết chính tả sai như thể tương đương với từ mô tả viết đúng chính tả. Vì lẽ đó PHINN không đủ chức năng nhãn hiệu và không đủ tư cách được cấp đăng ký trên principal register (đăng bạ chính) mà chỉ có thể được chấp nhận đăng ký ở đăng bạ bổ sung (supplemental register)

Đăng ký Mỹ số 3034084

Nhóm 16 & 41 (ấn phẩm liên quan đến ngựa, đua ngựa,…)

No claim is made to the exclusive right to use "Pony” apart from the mark as shown

 

Yếu tố hình có chức năng nhãn hiệu mà yếu tố này thay thế một từ hoặc một phần của nhãn hiệu xin đăng ký vẫn làm cho nhãn hiệu về tổng thể có chức năng nhãn hiệu nhưng cần phải disclaimer yếu tố thuần túy mô tả (trong trường hợp này là chữ Pony)

TextDescription automatically generated with medium confidence

Đăng ký Mỹ số 3919504

Nhóm 14

Chủ nhãn: CWEB, Inc. (US)

No claim is made to the exclusive right to use "Paris Jewelry” apart from the mark as shown

 

Nhãn hiệu này ban đầu bị từ chối vì chỉ gồm dấu hiệu mô tả sai lệch, lừa dối về địa lý.[4] Nhưng sau khi chủ nhãn trả lời từ chối khẳng định rằng đồ trang sức được thiết kế và xuất xứ ở Paris, France (không có bằng chứng đi kèm), USPTO chấp nhận bảo hộ

Đăng ký Mỹ số 3173367

Nhóm 30: Nước mắm

Chủ nhãn hiệu: Viet Huong Fishsauce Company, Inc. (US)

No claim is made to the exclusive right to use "the designs depicting Vietnam and Phú Quốc, or the words "PHU QUOC" apart from the mark as shown

 

Có thể vì chủ đơn đã nêu trong đơn nó là chủ sở hữu các nhãn hiệu khác có chứa hoặc không chứa yếu tố Phú Quốc nên USPTO không yêu cầu phải cam kết hàng hóa có xuất xứ trung thực như tình huống nhãn hiệu Paris Jewelry

A close-up of a bottleDescription automatically generated with low confidence

ĐKQT số 1319733

US Serial 79196526

Nhóm 21: chai đựng đồ uống

 

USPTO từ chối vì đây là hình dạng không có khả năng phân biệt trừ khi có bằng chứng sử dụng liên tục và rộng rãi đến mức nó đạt được chức năng nhãn hiệu (secondary meaning). Các yếu tố phải xem xét khi quyết định khả năng tự phân biệt: (a) liệu nhãn hiệu có phải là hình dáng hoặc kiểu dáng cơ bản thông thường, (b) liệu nó có độc đáo hoặc khác thường trong lĩnh vực kinh doanh dụng cụ đựng đồ uống, (c)  liệu nó có phải chỉ là sự thay đổi nhỏ dựa trên các hình thức trang trí được sử dụng thông thường hoặc phổ biến cho một loại hàng hóa cụ thể mà được đánh giá bởi người tiêu dùng với tư cách chỉ là dạng trang trí, và (d) liệu nó không có khả năng tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt với các từ đi kèm không

ĐKQT số 885019

US Reg. No. 3261277

Nhóm 33: rượu vang, đồ uống có cồn,…

 

USPTO lúc đầu từ chối vì chai này không có tính phân biệt tự thân và yêu cầu chủ đơn nộp bằng chứng secondary meaning. Sau khi chủ đơn khiếu nại lập luận rằng cần phải áp dụng 4 yếu tố như trong vụ Seabrook Food Inc vs. Bar-Well Foods, Ltd. mà được nêu ở vụ ĐKQT số 1319733 kể trên thì USPTO đã rút từ chối và cấp bảo hộ.

ĐKQT số 1151159

Nhóm 5, 32

 

US Reg. No. 4496634

Nhóm 5, 32

NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE "WATER" AND "25" AND "PURIFIED DRINKING WATER WITH LOW CONTENT OF DEUTERIUM" AND "ITS UNIQUE FORMULA HAS A DEUTERIUM CONCENTRATION 5 TIMES SMALLER THAN REGULAR WATER" AND "E500ML" APART FROM THE MARK AS SHOWN

USPTO từ chối từng phần nhãn hiệu này vì không có chức năng nhãn hiệu liên quan đến sản phẩm không phải là nước (chế phẩm để làm đồ uống), và USPTO cũng từ chối hình vẽ 3 chiều ngay cả khi chủ đơn khẳng định đây không phải là nhãn hiệu 3 chiều nhưng USPTO cho rằng đây là hình ảnh 3 chiều nên nó chỉ có thể được chấp nhận bảo hộ nếu hình vẽ được thể hiện thành các nét đứt để chỉ rõ vị trí của nhãn hiệu trên bao bì sản phẩm. Như vậy, hình ảnh 3 chiều của sản phẩm hình khối khi được yêu cầu thể hiện ở dạng nét đứt làm cho nhãn hiệu hình khối 3 chiều trở thành 2 chiều và mang tính chất như nhãn sản phẩm 2 chiều thông thường từ đó giúp xác định rõ hơn về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu mà không cần thiết phải disclaimer hình cái chai

 

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) 3 năm liên tiếp 2021-2023 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

 



[1] Disclaimer nhìn chung là quy tắc pháp lý được áp dụng ở nhiều nước. Ví dụ, ở Việt Nam disclaimer xuất hiện dưới tên gọi là “Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng [….] Tham khảo thêm “Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng [….] và thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam” ở link: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c2149b1e-654d-4a87-8202-82157b68e8be

[2] Xem thêm Disclaimer of Elements in Marks, Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), USPTO: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/print?version=Apr2014&href=TMEP-1200d1e11717.html

[3] Nhãn hiệu 3 chiều được coi là một trong những dạng nhãn hiệu phi truyền thống (non-traditional marks). Tham khảo thêm “Nhãn hiệu 3 chiều trong pháp luật quốc tế và đề xuất cho Việt Nam” ở link: https://vjst.vn/vn/tin-tuc/5882/nhan-hieu-3-chieu-trong-phap-luat-quoc-te-va-de-xuat-cho-viet-nam.aspx

 

[4] Để hiểu thêm về thực tiễn xác định khi nào nhãn hiệu xin đăng ký gây hiểu sai lệch hoặc lừa dối người tiêu dùng, tham khảo thêm “Cảnh giác nguy cơ bị từ chối bảo hộ vì nhãn hiệu xin đăng ký gây hiểu sai lệch hoặc lừa dối người tiêu dùng khi đăng ký ở Việt Nam, EU, Trung Quốc và Mỹ” ở link: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=efbb4a42-1ae3-42c5-b210-567fb00030a5

 

 

Bookmark and Share
Relatednews
Xâm phạm nhãn hiệu trên vũ trụ ảo nhìn từ vụ Hermes vs. Mason Rothschild ở tòa án Hoa Kỳ
Thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền tác giả ở Việt Nam, UK, Mỹ, EU và Trung Quốc
Cấp quyền nhân vật (merchandising rights) và các khía cạnh pháp lý cần lưu ý cho bên cấp quyền và bên nhận quyền
So sánh Đăng bạ chính (Principal Register) và Đăng bạ phụ (Supplemental Register) khi đăng ký nhãn hiệu ở USPTO
10 Key Changes in Enforcing Patent, Design, Trademark Rights via Administravive Measure under Revised Decree 99/2013/NĐ-CP
Qatar tham gia Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
Thương hiệu giả mạo “Phở Thìn 13 Lò Đúc” bị hủy bỏ hiệu lực ở Hàn Quốc
10 thay đổi lớn về thực thi quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP sửa đổi
Khi nào không thể hoặc không nên đăng ký thương hiệu ra nước ngoài theo Hệ thống Madrid?
ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU THEO HỆ THỐNG MADRID
Cấm người khác dùng tên người nổi tiếng đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc được không?

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.