Thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở Hoa Kỳ
bằng tuyên bố không bảo hộ riêng (disclaimer statement)
Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners
Email: vinh@bross.vn
Không bảo hộ riêng (trademark disclaimer) ở Mỹ
Không bảo hộ riêng[1] (disclaimer) là một tuyên bố tự làm bởi người nộp đơn hoặc là một tuyên bố được kết luận bởi USPTO có mục đích khẳng định rằng người nộp đơn/người đăng ký/chủ nhãn hiệu không đòi quyền độc quyền đối với phần chữ/phần hình không có khả năng đăng ký thuộc nhãn hiệu xin đăng ký. Disclaimer không làm ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu người nộp đơn đang sử dụng vì USPTO không buộc loại bỏ phần không có khả năng đăng ký ra khỏi nhãn hiệu xin đăng ký. Ví dụ dưới đây là một minh họa về disclaimer bởi USPTO:
Nhãn hiệu đã đăng ký
|
Disclaimer bởi USPTO
|
ĐKQT số 1383719
US Reg. No. 5,603,804
|
Không được đòi quyền độc quyền sử dụng “Bookcase, the Life, Changing Platform” ngoài mẫu nhãn hiệu đã nêu.
[No claim is made to the exclusive right to use Bookcase, the Life, Changing Platform apart from the mark as shown]
|
Disclaimer có thể được thực hiện tự nguyện bởi người nộp đơn, hoặc cũng có thể do USPTO yêu cầu người nộp đơn phải đồng ý disclaimer thì nhãn hiệu mới được cấp. Disclaimer có thể xuất hiện ở ngay tại thời điểm nộp đơn đăng ký ban đầu hoặc ở thời điểm trả lời thông báo từ chối tạm thời (Office Action) của USPTO. Tuy vậy, USPTO quy định disclaimer một yếu tố (thành phần) không có khả năng đăng ký trong nhãn hiệu sẽ không mặc nhiên làm cho nhãn hiệu đó có khả năng đăng ký vì disclaimer chỉ có nghĩa khẳng định rằng người nộp đơn/chủ nhãn hiệu không đòi quyền độc quyền sử dụng yếu tố/thành phần bị disclaimer chứ nó không làm thay đổi hoặc tác động đến câu hỏi là liệu nhãn hiệu chứa yếu tố/thành phần disclaimer đó có lừa dối công chúng hay không hoặc có khả năng gây nhầm lẫn hay không.[2]
Thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu bằng “disclaimer” ở Hoa Kỳ
Dưới đây là một số ví dụ thực tiễn mà USPTO đã kết luận về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu truyền thống hoặc nhãn hiệu phi truyền thống[3] được đăng ký ở Mỹ
Nhãn hiệu đăng ký
bị USPTO “disclaimer”
|
Disclaimer Statement
|
Bình luận
|
ĐKQT 1252434
Reg. No 4868928
|
No claim is made to the exclusive right to use “Marine Tilapia” apart from the mark as shown
|
USPTO không disclaimer đối với phần hình con cá vì cho rằng yếu tố hình dù mô tả hàng hóa/dịch vụ nhưng nếu được thể hiện cách điệu cao thì không cần thiết phải disclaimer vì bản thân yếu tố hình đó đã đủ tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt
|
Đăng ký Mỹ số 5519759
Nhóm 30: Cà phê
|
No claim is made to the exclusive right to use "CAFÉ PHIN UONG LIEN" and the representation of phin filer apart from the mark as shown
|
Dù toàn bộ yếu tố chữ và yếu tố hình đều bị disclaimer song cách thể hiện yếu tố chữ và hình được xem là cách điệu đủ tạo sự khác biệt và ấn tượng về thị giác nên vẫn có chức năng nhãn hiệu
|
Đăng ký Mỹ số 5488360 (Supplemental Register)
Nhóm 30: café
|
|
Mặc dù nhãn hiệu xin đăng ký là chữ Phinn có cách phát âm tương đương như chữ Phin – một dụng cụ phổ biến để pha cà phê nhưng thực chất nó được viết ở trạng thái sai chính tả của từ mô tả Phin một cách có chủ ý. USPTO cho rằng các tình huống viết sai chính tả một từ mô tả thì vẫn phải bị xem là mô tả vì công chúng người tiêu dùng sẽ tiếp nhận cách viết chính tả sai như thể tương đương với từ mô tả viết đúng chính tả. Vì lẽ đó PHINN không đủ chức năng nhãn hiệu và không đủ tư cách được cấp đăng ký trên principal register (đăng bạ chính) mà chỉ có thể được chấp nhận đăng ký ở đăng bạ bổ sung (supplemental register)
|
Đăng ký Mỹ số 3034084
Nhóm 16 & 41 (ấn phẩm liên quan đến ngựa, đua ngựa,…)
|
No claim is made to the exclusive right to use "Pony” apart from the mark as shown
|
Yếu tố hình có chức năng nhãn hiệu mà yếu tố này thay thế một từ hoặc một phần của nhãn hiệu xin đăng ký vẫn làm cho nhãn hiệu về tổng thể có chức năng nhãn hiệu nhưng cần phải disclaimer yếu tố thuần túy mô tả (trong trường hợp này là chữ Pony)
|
Đăng ký Mỹ số 3919504
Nhóm 14
Chủ nhãn: CWEB, Inc. (US)
|
No claim is made to the exclusive right to use "Paris Jewelry” apart from the mark as shown
|
Nhãn hiệu này ban đầu bị từ chối vì chỉ gồm dấu hiệu mô tả sai lệch, lừa dối về địa lý.[4] Nhưng sau khi chủ nhãn trả lời từ chối khẳng định rằng đồ trang sức được thiết kế và xuất xứ ở Paris, France (không có bằng chứng đi kèm), USPTO chấp nhận bảo hộ
|
Đăng ký Mỹ số 3173367
Nhóm 30: Nước mắm
Chủ nhãn hiệu: Viet Huong Fishsauce Company, Inc. (US)
|
No claim is made to the exclusive right to use "the designs depicting Vietnam and Phú Quốc, or the words "PHU QUOC" apart from the mark as shown
|
Có thể vì chủ đơn đã nêu trong đơn nó là chủ sở hữu các nhãn hiệu khác có chứa hoặc không chứa yếu tố Phú Quốc nên USPTO không yêu cầu phải cam kết hàng hóa có xuất xứ trung thực như tình huống nhãn hiệu Paris Jewelry
|
ĐKQT số 1319733
US Serial 79196526
Nhóm 21: chai đựng đồ uống
|
|
USPTO từ chối vì đây là hình dạng không có khả năng phân biệt trừ khi có bằng chứng sử dụng liên tục và rộng rãi đến mức nó đạt được chức năng nhãn hiệu (secondary meaning). Các yếu tố phải xem xét khi quyết định khả năng tự phân biệt: (a) liệu nhãn hiệu có phải là hình dáng hoặc kiểu dáng cơ bản thông thường, (b) liệu nó có độc đáo hoặc khác thường trong lĩnh vực kinh doanh dụng cụ đựng đồ uống, (c) liệu nó có phải chỉ là sự thay đổi nhỏ dựa trên các hình thức trang trí được sử dụng thông thường hoặc phổ biến cho một loại hàng hóa cụ thể mà được đánh giá bởi người tiêu dùng với tư cách chỉ là dạng trang trí, và (d) liệu nó không có khả năng tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt với các từ đi kèm không
|
ĐKQT số 885019
US Reg. No. 3261277
Nhóm 33: rượu vang, đồ uống có cồn,…
|
|
USPTO lúc đầu từ chối vì chai này không có tính phân biệt tự thân và yêu cầu chủ đơn nộp bằng chứng secondary meaning. Sau khi chủ đơn khiếu nại lập luận rằng cần phải áp dụng 4 yếu tố như trong vụ Seabrook Food Inc vs. Bar-Well Foods, Ltd. mà được nêu ở vụ ĐKQT số 1319733 kể trên thì USPTO đã rút từ chối và cấp bảo hộ.
|
ĐKQT số 1151159
Nhóm 5, 32
|
US Reg. No. 4496634
Nhóm 5, 32
NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE "WATER" AND "25" AND "PURIFIED DRINKING WATER WITH LOW CONTENT OF DEUTERIUM" AND "ITS UNIQUE FORMULA HAS A DEUTERIUM CONCENTRATION 5 TIMES SMALLER THAN REGULAR WATER" AND "E500ML" APART FROM THE MARK AS SHOWN
|
USPTO từ chối từng phần nhãn hiệu này vì không có chức năng nhãn hiệu liên quan đến sản phẩm không phải là nước (chế phẩm để làm đồ uống), và USPTO cũng từ chối hình vẽ 3 chiều ngay cả khi chủ đơn khẳng định đây không phải là nhãn hiệu 3 chiều nhưng USPTO cho rằng đây là hình ảnh 3 chiều nên nó chỉ có thể được chấp nhận bảo hộ nếu hình vẽ được thể hiện thành các nét đứt để chỉ rõ vị trí của nhãn hiệu trên bao bì sản phẩm. Như vậy, hình ảnh 3 chiều của sản phẩm hình khối khi được yêu cầu thể hiện ở dạng nét đứt làm cho nhãn hiệu hình khối 3 chiều trở thành 2 chiều và mang tính chất như nhãn sản phẩm 2 chiều thông thường từ đó giúp xác định rõ hơn về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu mà không cần thiết phải disclaimer hình cái chai
|
Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) 3 năm liên tiếp 2021-2023 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.
Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.