vinh@bross.vn; contact@bross.vn

Là một thành viên của WTO và Hiệp định về các khía cạnh có liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (gọi tắt là “Hiệp định TRIPs” hoặc tên đầy đủ là “The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”) giống như Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ không có đạo luật hay cơ chế riêng về bảo hộ Chỉ dẫn địa lý (“Geographical Indication” hay còn được gọi tắt là “GI”). Thay vì thế, Hoa Kỳ cho rằng họ vẫn tuân thủ các quy định của Hiệp định TRIPs về nghĩa vụ bảo hộ Chỉ dẫn địa lý, cụ thể Hoa Kỳ bảo hộ Chỉ dẫn địa lý dưới dạng một loại nhãn hiệu đặc biệt, đó là nhãn hiệu chứng nhận (“certification mark” hoặc “certification trademark”). Dưới đây là một số nội dung pháp lý cơ bản liên quan đến đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý ở Mỹ được chúng tôi giới thiệu.

 

Định nghĩa

 

Nhãn hiệu chứng nhận là một loại nhãn hiệu được sử dụng để chứng minh với người tiêu dùng rằng một loại hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể đã đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Thanh long Bình Thuận (Việt Nam) và khoai tây Idaho (Mỹ) là 2 nhãn hiệu chứng nhận đang được bảo hộ ở Mỹ.

 

Nhãn hiệu chứng nhận khác với nhãn hiệu thông thường như thế nào?

Như đã nêu trên nhãn hiệu chứng nhận biểu thị rằng hàng hóa/dịch vụ hoặc nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ đó đã đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định trong khi đó nhãn hiệu thông thường là nhãn hiệu có chức năng cung cấp thông tin chỉ dẫn nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ của một loại hàng hóa/dịch vụ nào đó

 

Chúng ta hãy xem 2 ví dụ sau được phân tích bởi USPTO (Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ):

 

Nhãn hiệu chứng nhận		Nhãn hiệu thông thường

 

Hoover là nhãn hiệu đăng ký dùng cho máy hút bụi có chức năng xác định nguồn gốc thương mại của thị trường máy hút bụi. Trong khi đó Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, viết tắt là EPA (the U.S. Environmental Protection Agency) lại đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Energy Star để gắn trên các sản phẩm máy hút bụi thì điều này có nghĩa EPA, tổ chức mà không hề sản xuất hoặc bán máy hút bụi, đã chứng thực rằng máy hút bụi mang thương hiệu HOOVER đã đáp ứng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng do EPA quy định

 

Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

 

Theo pháp luật Hoa Kỳ, một bộ hồ sơ được xem là tuân thủ yêu cầu khi có đầy đủ các thông tin sau:

 

1. Tên và địa chỉ của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận
2. Loại hình doanh nghiệp/pháp nhân của người nộp đơn (công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần,…)
3. Quốc tịch của người nộp đơn và lãnh thổ người nộp đơn có quốc tịch
4. Mô tả vắn tắt các yếu tố cấu thành nhãn hiệu chứng nhận bao gồm cả màu sắc và vị trí được thể hiện màu sắc (nếu có)
5. Bản dịch tiếng Anh hoặc bản phiên âm ngôn ngữ nước ngoài khác với tiếng Anh nếu có trong nhãn hiệu chứng nhận
6. Một mẫu nhãn hiệu chứng nhận (dưới dạng file ảnh png hoặc jpg)
7. Phí Chính phủ nộp đơn đăng ký
8. Chọn căn cứ nộp đơn (filing basis) phù hợp trong số 5 căn cứ gồm: (1) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ dự định sử dụng theo Điều §1(b) – application based on Intent to Use in Commerce, (2) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ đơn đã nộp ở nước ngoài theo điều Điều §44(d) – application based on a foreign application, (3) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ đăng ký đã được cấp bảo hộ ở nước ngoài theo điều Điều §44(e) – application based on a foreign registration, (4) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ nhãn hiệu đang được sử dụng ở Hoa Kỳ theo Điều §1(a) – application based on use in commerce, hoặc (5) Nhãn hiệu chứng nhận dựa trên căn cứ đơn quốc tế của Hệ thống Madrid theo Điều §66(a) – application based on the Madrid Protocol.
9. Danh sách hàng hóa/dịch vụ mà người nộp sẽ hoặc đang chứng nhận
10. Người nộp đơn phải chỉ rõ phân loại theo pháp luật Mỹ là Class A cho hàng hóa hoặc Class B cho dịch vụ

 

Hiểu thêm về căn cứ nộp đơn (filing basis)

 

Sự khác biệt và đặc trưng của 5 căn cứ nộp đơn nêu tại điểm (h) kể trên được làm rõ như sau:

 

1. Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(a) (Use in Commerce Basis), nghĩa là nhãn hiệu được xác định là đã sử dụng trong thương mại tại lãnh thổ Hoa Kỳ vào đúng ngày hoặc trước ngày nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu chọn căn cứ nộp đơn này thì Quý Công ty phải cung cấp ngày tháng năm sử dụng lần đầu tiên nhãn hiệu đó gắn liền với sản phẩm đăng ký tại lãnh thổ Hoa Kỳ; hoặc

 

2. Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis), nghĩa là USPTO cho phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi nó chưa được sử dụng tại Hoa Kỳ. Nếu sử dụng căn cứ nộp đơn này thì USPTO sẽ chỉ cấp giấy chứng đăng ký nhãn hiệu sau khi USPTO ban hành thông báo chấp thuận (Notice of Allowance) và sau khi Chủ đơn nộp Tuyên bố bắt đầu sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ; hoặc

 

3. Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(d), nghĩa là Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho phép người nộp đơn dựa vào đơn xin đăng ký chính nhãn hiệu này nộp ở nước ngoài (chưa được bảo hộ) để nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu lựa chọn căn cứ nộp đơn này, USPTO sẽ đình chỉ việc xét nghiệm đơn ở Hoa Kỳ và chỉ cấp văn bằng bảo hộ sau khi người nộp đơn cung cấp bản sao và bản dịch có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.

 

4. Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(e) của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ được hiểu là đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ dựa trên cơ sở nhãn hiệu này đã được cấp đăng ký ở Việt Nam. Điểm đặc biệt của căn cứ nộp đơn này là USPTO chỉ cấp đăng ký cho nhãn hiệu này (mà không yêu cầu nộp bằng chứng sử dụng) khi và chỉ khi Quý Công ty cung cấp bản dịch và bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này ở Việt Nam.

 

5. Trong trường hợp nhãn hiệu dự định được nộp dưới dạng đăng ký quốc tế thì đơn đăng ký nhãn hiệu này đều phải sử dụng chung một căn cứ nộp đơn duy nhất là theo Điều §66(a), hay còn gọi là dựa theo đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid (Madrid Protocol). Căn cứ nộp đơn theo điều §66(a) được đánh giá là có lợi nhất đối với chủ nhãn hiệu ở chỗ nhãn hiệu nộp ở Hoa Kỳ sẽ được cấp đăng ký (giả định không tìm thấy căn cứ từ chối do xung đột với quyền của nhãn hiệu có trước) mà USPTO không yêu cầu Quý Công ty phải cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu hoặc bản sao và bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam

 

Quy trình xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

 

USPTO tiến hành xét nghiệm nhãn hiệu chứng nhận tương tự như đối với nhãn hiệu thông thường, nghĩa là đánh giá nó có đáp ứng đồng thời cả 2 tiêu chuẩn là từ chối tuyệt đối (absolute refusal grounds) và từ chối tương đối (relative refusal grounds) và hay không. Thông thường nếu không có trở ngại nào phát sinh trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, chỉ mất từ 10-12 tháng là nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận do USPTO cấp.

 

Giả sử đơn nhãn hiệu chứng nhận được nộp dựa trên Điều §44(d) hoặc Điều §44(e), theo Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, đơn này sẽ được xét nghiệm như sau:

 

1. Trong vòng 3-4 tháng kể từ ngày nộp đơn, USPTO sẽ đánh giá cả 2 tiêu chuẩn từ chối tuyệt đối (absolute refusal grounds) và từ chối tương đối (relative refusal grounds) đối với đơn nhãn hiệu chứng nhận trước khi USPTO kết luận liệu nhãn hiệu này có tuân thủ quy định về hình thức (phân loại hàng hóa/dịch vụ, tư cách người nộp đơn, Cơ sở nộp đơn,…) và về nội dung (có khả năng tự phân biệt không, có gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác không);

 

2. Nếu không có từ chối nào được đưa ra bởi USPTO, đơn nhãn hiệu chứng nhận sẽ được chấp thuận cho Công bố trên Công báo trong vòng 3 tuần kể từ khi USPTO gửi thông báo Công bố đơn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Công bố, bất kỳ người thứ 3 nào cũng có quyền nộp đơn phản đối đối với Nhãn hiệu chứng nhận đã công bố;

 

3. Nếu không có đơn phản đối nào được nộp trong thời hạn quy định, trong vòng 3 tháng tính từ khi hết thời hạn phản đối và với điều kiện có bằng chứng chứng tỏ người nộp đơn đã cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục SHTT Việt Nam (lúc này căn cứ nộp đơn theo Điều §44(d) được chuyển hóa theo Điều §44(e), USPTO sẽ cấp đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn. Nếu Việt Nam từ chối cấp đăng ký nhãn hiệu thì người nộp đơn buộc phải xin chuyển căn cứ nộp đơn theo Điều §1(a) hoặc Điều §1(b)

 

Nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ sẽ bị mất hiệu lực nếu bạn không chú ý vấn đề sau

 

Để đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu sau khi đăng ký, pháp luật Hoa Kỳ quy định rất chặt chẽ về nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký, bạn cần đặc biệt lưu ý các quy định sau:

 

1. Ngoại trừ trường hợp nhãn hiệu chứng nhận được nộp theo Điều §1(a), trong vòng 1 năm tính từ ngày đầu tiên của năm thứ 5 kể từ ngày được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận bởi USPTO, chủ nhãn hiệu phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 5 theo điều §8 hoặc điều §71 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ;

 

2. Đối với các trường hợp nhãn hiệu chứng nhận được nộp theo Điều §1(a), §1(b), §44(d) hoặc §44(e), trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp Bằng chứng sử dụng năm thứ 9 và nộp yêu cầu gia hạn hiệu lực (hay còn gọi là Tuyên bố kép theo điều §8 và điều §9 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ).

 

3. Đối với trường hợp nhãn hiệu chứng nhận được nộp đơn theo Điều §66(a) và đã nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 5 như đề cập tại điểm (1) trên đây, trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 9 trong khi đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực đối với đăng ký Mỹ phải được thực hiện bằng cách nộp đơn gia hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế (trong đó phải bao gồm cả phí trả cho phần mở rộng vào lãnh thổ Hoa Kỳ) cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) có trụ sở ở Thụy Sĩ.

 

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận do USPTO cấp cho Thanh Long Bình Thuận

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners rất giàu kinh nghiệm về tư vấn và hỗ trợ hàng chục khách hàng thuộc top đầu của VNR500 đăng ký thành công thương hiệu ở hàng chục quốc gia nước ngoài trong đó có sử dụng Hệ thống Madrid. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.