Việc TAND thành phố Hồ Chí Minh

công nhận Interbrand là nhãn hiệu nổi tiếng có thực sự đúng?[1]

Tóm tắt vụ việc

Khác với các thiết chế pháp lý quốc tế liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng như Công ước Paris, Hiệp định TRIPs, Khuyến nghị của WIPO năm 1999 cũng như luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản khi mà tất cả đều im lặng tuyên bố nhãn hiệu nổi tiếng là gì thì Việt Nam khá mạnh dạn khi định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng tại điều 4(20) Luật SHTT năm 2005 nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Năm 2010, Interbrand Group, một tập đoàn của Anh thành lập năm 1974 nổi tiếng về dịch vụ tư vấn và quản trị thương hiệu, đặc biệt nhất là với ấn phẩm bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới (Best Global Brands Rankings), khởi kiện Công ty cổ phần thương hiệu Quốc tế (Interbrand JSC), một công ty của Việt Nam, sử dụng trái phép dấu hiệu “INTERBRAND” trong kinh doanh, quảng cáo trên Internet, sử dụng trái phép tên viết tắt “INTERBRAND JSC” cấu thành tên doanh nghiệp và chiếm đoạt, sử dụng tên miền interbrand.com.vn và interbrandvn.com.vn, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “INTERBRAND”, ra Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trong văn bản số 5467/SHTT-TTKN của Cục Sở hữu trí tuệ trả lời yêu cầu của Tòa án rằng INTERBRAND có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không, Cục SHTT đã xác nhận INTERBRAND được coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam từ năm 2006 mà uy tín của nó đã được biết tới rộng rãi ở Việt Nam thông qua các cơ quan thông tấn báo chí. Hơn nữa, cũng cần lưu ý rằng nhiều cơ quan, tổ chức, công ty bao gồm cả các tổ chức có liên quan đến sở hữu trí tuệ của Việt Nam cũng thường xuyên sử dụng thông tin do “INTERBRAND” công bố.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 21/03/2006 bị đơn nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu “Interbrand Corporation, sánh bước thành công”/số đơn 4-2006-03960 cho dịch vụ quảng cáo, tư vấn hoạt động kinh doanh, điều tra thị trường thuộc nhóm 35 và đơn đăng ký này được nộp trước khi Interbrand Group lần đầu tiên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu INTERBRAND/số đơn 4-2006-21871 cho các dịch vụ tương tự ở nhóm 35 và các nhóm khác vào ngày 14/12/2006. Bất luận nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, trên cơ sở nhận được đơn phản đối từ Interbrand Group cần lưu ý rằng Cục SHTT đã từ chối bảo hộ nhãn hiệu của bị đơn vì lý do nhãn hiệu INTERBRAND là nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo điều 74(2)(g) Luật SHTT năm 2005 chứ không phải dựa trên căn cứ nhãn hiệu nổi tiếng theo điều 74(2)(i)[2].

Cuối năm 2012, Hội đồng xét xử của TAND Tp. Hồ Chí Minh nhận định nguyên đơn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu INTERBAND[3] (sau khi phản đối thành công đơn nộp sớm hơn của bị đơn, đơn nộp sau của nguyên đơn được cấp bảo hộ), đây là nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực định giá và tư vấn xây dựng thương hiệu trong khi bị đơn cũng hoạt động trong lĩnh vực quảng bá, định giá và xây dựng thương hiệu. Ngoài ra việc bị đơn sử dụng tên viết tắt là Interbrand JSC sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký của Interbrand Group. Vì các lẽ đó, Tòa buộc bị đơn chấm dứt sử dụng nhãn hiệu INTERBRAND, tên viết tắt có chứa nhãn hiệu INTERBAND trong tên doanh nghiệp và bị buộc trả lại tên miền xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng[4].

Bình luận

Điều đáng quan tâm từ vụ án này là Tòa án có vẻ như chỉ thuần túy dựa vào ý kiến chuyên môn của Cục SHTT để ra phán quyết mà không xem xét hướng dẫn thực thi điều 6(3)(a) Luật SHTT về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký được hướng dẫn thêm tại Điều 6(6) Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được sửa đổi theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP[5] dẫn chiếu đến Điều 75 Luật SHTT[6] quy định trách nhiệm của Tòa án là phải xem xét liệu chứng cứ, tài liệu thể hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu tranh chấp có tuân thủ 8 tiêu chí công nhận nhãn hiệu nổi tiếng của Điều 75 này hay không. Nếu giả thiết này là đúng thì Điều 75 chưa bao giờ được sử dụng cho vụ việc này và mặt khác bị đơn cũng chưa bao giờ được trao cơ hội hợp lý để xem xét và phản bác bằng chứng chứng minh sự nổi tiếng của nguyên đơn. Và lý do mà vụ án này có kết thúc khá đơn giản khi mà hầu hết mọi lý lẽ đều đứng về nguyên đơn có thể là do bị đơn đã không chủ động tìm kiếm luật sư có đủ hiểu biết về vấn đề này để đưa ra 2 vấn đề pháp lý rất quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình:

(a) Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được yêu cầu công nhận trong trường hợp này phải là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng chưa đăng ký (nếu nhãn hiệu của nguyên đơn đạt được tình trạng nổi tiếng trước ngày 21/03/2006 – ngày mà nhãn hiệu của bị đơn được nộp, và ngày này cũng tạm được giả định là ngày bị đơn bắt đầu thực hiện hành vi bị nghi ngờ làm xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng) chứ không phải là quyền được xác lập dựa trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của nguyên đơn số 146017 cấp ngày 6/5/2010; và

(b) Việc Tòa án coi ý kiến chuyên môn của Cục SHTT làm căn cứ để ra phán quyết theo quan điểm của chúng tôi là không đúng vì “ý kiến chuyên môn” (văn bản số 5467/SHTT-TTKN) không phải là một trong các nguồn chứng cứ[7].

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả Mỹ, Canada, Trung Quốc, Thailand. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.