Khi một cá nhân hoặc một tổ chức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) thì theo Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ có nghĩa cá nhân, tổ chức đó (sau đây gọi chung là chủ thể quyền) đã được Nhà nước thừa nhận họ có quyền độc quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu/thương hiệu mà họ đã được cấp nêu trong GCNĐKNH đó. Dưới đây là tóm lược những nguyên tắc pháp lý cơ bản giúp chủ thể quyền tham khảo cho các tình huống cụ thể có thể xuất hiện trên thực tế.

Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Ngoại trừ hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng (cái này cá biệt và ít khi xảy ra nên chúng tôi tạm thời không đề cập ở đây), theo Điều 129, chủ thể quyền thường phải chứng minh được hành vi sử dụng thương hiệu trái phép của bên bị nghi ngờ xâm phạm rơi vào 1 trong 3 tình huống sau:

(a)        Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; hoặc

(b)       Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ; hoặc

(c)        Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

Như vậy, hành vi của bên bị nghi ngờ xâm phạm nhãn hiệu phải luôn gắn liền với “hành vi sử dụng” thì mới rơi vào điều 129 kể trên. Theo điều 124 Luật SHTT thì “hành vi sử dụng” nhãn hiệu/thương hiệu trái phép của bên bị nghi ngờ xâm phạm chỉ có thể bị coi là “hành vi sử dụng” khi và chỉ khi việc “sử dụng” đó rơi vào 1 trong 3 dạng hành vi:

(a)        Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; hoặc

(b)       Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ; hoặc

(c)        Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Nguyên tắc xác định hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu

Luật SHTT không có quy tắc cụ thể xác định hành vi xâm phạm cũng như yếu tố xâm phạm vì thế Nghị định 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP (Nghị định 105 sửa đổi) đóng vai trò làm văn bản quy phạm quan trọng nhất về xác định hành vi xâm phạm, cụ thể theo điều 5 Nghị định 105 sửa đổi chủ thể quyền cần lưu ý rằng hành vi sử dụng nêu ở đoạn trên cần phải thỏa mãn đồng thời 4 yếu tố:

1. Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi đối tượng được bảo hộ
2. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét
3. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi xâm phạm không phải là chủ thể quyền SHTT đó hoặc không phải là người được chủ thể quyền cho phép sử dụng đối tượng đó, trừ trường hợp đối tượng thuộc phạm vi áp dụng tại khoản 2 Điều 125 Luật SHTT
4. Hành vi bị xem xét xảy ra ở Việt Nam

Trong 4 yếu tố trên thì yếu tố thứ 2 – có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét – là yếu tố then chốt đóng vai trò quan trọng bậc nhất khi xử lý hành vi xâm phạm hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền nhãn hiệu/thương hiệu dù bằng con đường xử lý vi phạm hành chính, khởi kiện dân sự hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo điều 11 Nghị định 105 sửa đổi, chủ thể quyền cần lưu ý rằng trong khi “hành vi sử dụng” là yếu tố chủ quan thì dấu hiệu bị nghi ngờ xâm phạm gắn liền với “hành vi sử dụng” lại mang tính khách quan do vậy đầu vào của việc đánh giá yếu tố xâm phạm phải là dấu hiệu gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác và thỏa mãn điều kiện dấu hiệu đó phải trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ.

Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, nguyên tắc so sánh giữa dấu hiệu bị nghi ngờ xâm phạm với nhãn hiệu được bảo hộ và đồng thời phải so sánh sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Theo đó, một dấu hiệu bị khẳng định là chứa yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả 2 điều kiện:

1. Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

2. Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả Mỹ, EU, Canada, Trung Quốc, Thailand. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.