Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
COI CHỪNG MẤT THƯƠNG HIỆU Ở MỸ
(Ngày đăng: 2018-05-14)

Nhiều nhãn hiệu/thương hiệu đã đăng ký với Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ  (USPTO) dưới tên của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua đã bị hủy bỏ hiệu lực một cách hết sức đáng tiếc vì lý do không chú ý đến quy  tắc đặc biệt về  việc nộp Bằng Chứng Sử Dụng cho USPTO.

 

Khác với luật pháp của Việt Nam cũng như hầu hết các nước trên thế giới, nộp Bằng Chứng Sử Dụng (trong tiếng Anh gọi là Declaration of Use hoặc Affidavit of Use) nhãn hiệu theo luật nhãn hiệu Hoa Kỳ trước khi hết năm thứ 6 và trước khi hết năm thứ 10 tính từ ngày nhãn hiệu đó được cấp bảo hộ bởi Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (“USPTO”) là một nghĩa vụ bắt buộc nếu không sẽ dẫn đến đăng ký nhãn hiệu đó bị USPTO hủy bỏ hiệu lực.

 

Nhận biết các dạng nộp Bằng Chứng Sử Dụng

 

Có 2 cách có thể giành quyền độc quyền nhãn hiệu ở Hoa Kỳ là nộp đơn đăng ký trực tiếp với USPTO (hay còn gọi là “Đăng ký quốc gia”) hoặc nộp đơn đăng ký quốc tế chỉ định Hoa Kỳ (hay còn gọi là đăng ký quốc tế theo Madrid Protocol) do vậy về cơ bản quy tắc nộp Bằng Chứng Sử Dụng ở Hoa Kỳ sẽ được áp dụng cho các dạng sau:

 

  • Nộp Bằng Chứng Sử Dụng theo Điều 8 Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ (còn gọi là Section 8 Declaration) áp dụng cho trường hợp đăng ký nhãn hiệu được cấp dưới dạng Đăng ký quốc gia và có Căn Cứ Nộp Đơn dựa trên một trong các điều 1(a), 1(b), 44(d) hoặc 44(e); hoặc

 

  • Nộp Bằng Chứng Sử Dụng theo Điều 71 Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ (còn gọi là Section 71 Declaration) áp dụng cho trường hợp đăng ký nhãn hiệu được cấp dưới dạng Đăng ký quốc tế và có Căn Cứ Nộp Đơn dựa trên 66(a)

 

Phân biệt các Căn Cứ Nộp Đơn

 

Có tổng cộng 5 Căn Cứ Nộp Đơn mà chủ nhãn hiệu bị bắt buộc phải lựa chọn một trong số chúng khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ, cụ thể gồm:

 

  1. Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(a) (Use in Commerce Basis), nghĩa là nhãn hiệu được xác định là đã sử dụng trong thương mại tại lãnh thổ Hoa Kỳ vào đúng ngày hoặc trước ngày nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu chọn căn cứ nộp đơn này thì Quý Công ty phải cung cấp ngày tháng năm sử dụng lần đầu tiên nhãn hiệu đó gắn liền với sản phẩm đăng ký tại lãnh thổ Hoa Kỳ;

 

  1. Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis), nghĩa là USPTO cho phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi nó chưa được sử dụng tại Hoa Kỳ. Nếu sử dụng căn cứ nộp đơn này thì USPTO sẽ chỉ cấp giấy chứng đăng ký nhãn hiệu sau khi USPTO ban hành thông báo chấp thuận (Notice of Allowance) và sau khi Chủ đơn nộp Tuyên bố bắt đầu sử dụn nhãn hiệu tại Hoa Kỳ; hoặc

 

  1. Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(d), nghĩa là Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho phép người nộp đơn dựa vào đơn xin đăng ký chính nhãn hiệu này nộp ở nước ngoài (chưa được bảo hộ) để nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu lựa chọn căn cứ nộp đơn này, USPTO sẽ đình chỉ việc xét nghiệm đơn ở Hoa Kỳ và chỉ cấp văn bằng bảo hộ sau khi người nộp đơn cung cấp bản sao và bản dịch có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.

 

  1. Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(e) của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ được hiểu là đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ dựa trên cơ sở nhãn hiệu này đã được cấp đăng ký ở Việt Nam. Điểm đặc biệt của căn cứ nộp đơn này là USPTO chỉ cấp đăng ký cho nhãn hiệu này (mà không yêu cầu nộp bằng chứng sử dụng) khi và chỉ khi Quý Công ty cung cấp bản dịch và bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này ở Việt Nam.

 

  1. Trong trường hợp nhãn hiệu dự định được nộp dưới dạng đăng ký quốc tế thì đơn đăng ký nhãn hiệu này đều phải sử dụng chung một căn cứ nộp đơn duy nhất là theo Điều §66(a), hay còn gọi là dựa theo đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid. Căn cứ nộp đơn theo điều §66(a) được đánh giá là có lợi nhất đối với chủ nhãn hiệu ở chỗ nhãn hiệu nộp ở Hoa Kỳ sẽ được cấp đăng ký (giả định không tìm thấy căn cứ từ chối do xung đột với quyền của nhãn hiệu có trước) mà USPTO không yêu cầu Quý Công ty phải cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu hoặc bản sao và bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam

 

Bảng tóm lược Căn Cứ Nộp Đơn và nộp Bằng Chứng Sử Dụng tương ứng

Xác định thời điểm phải nộp Bằng Chứng Sử Dụng và Gia hạn hiệu lực qua ví dụ minh họa

Thông tin khác cần lưu ý

 

  • Các bằng chứng sử dụng sau khi được nộp sẽ được một bộ phận nghiệp vụ riêng của USPTO (Post-registration division) thẩm định và đánh giá trước khi USPTO ra thông báo liệu có chấp thuận Tuyên Bố Sử Dụng hay không

 

  • Vì nhãn hiệu “Minh Phu & hình” nêu trên là nhãn hiệu dựa trên Đăng ký quốc tế số 928683 chỉ định Mỹ, vì vậy, việc nộp Tuyên Bố Sử Dụng năm thứ 9 đối với nhãn hiệu này cần phải tuân thủ thêm cả 2 điều kiện sau:
  1. Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực đối với Đăng ký quốc tế số 928683 (ít nhất là đối với Mỹ) đã được nộp cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) trước ngày 12/02/2017; và
  2. Tuyên Bố Sử Dụng năm thứ 9 phải được nộp cho USPTO trong vòng 01 năm vào giữa năm thứ 9 và năm thứ 10 hoặc trong thời gian từ ngày 03/06/2017 đến trước ngày 03/06/2018.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers và Asian Legal Business (ALB). Trong suốt 10 năm qua, Bross & Partners đã tư vấn và đại diện đăng ký thành công hàng trăm nhãn hiệu cho khách hàng Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cả việc sử dụng hiệu quả Hệ thống bảo hộ thương hiệu toàn cầu (Hệ thống Madrid). Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

 

 

 

Bookmark and Share
Relatednews
Vietnam to Muddle with the Zombie Trademark and Its Residual Goodwill
(PART 1) ALL-INCLUSIVE UNDERSTANDING OF THE IP LAWS AND PRACTICES OF VIETNAM INCLUDING THREE TYPES OF PATENTS, COPYRIGHT, AND PLANT VARIETIES CONTRIBUTED BY BROSS & PARTNERS ARE LIVE IN THE FORM OF THE COMPARATIVE GUIDE BY THE LEGAL 500
(PART 2) ALL-INCLUSIVE UNDERSTANDING OF THE IP LAWS AND PRACTICES OF VIETNAM INCLUDING THREE TYPES OF PATENTS, COPYRIGHT, AND PLANT VARIETIES CONTRIBUTED BY BROSS & PARTNERS ARE LIVE IN THE FORM OF THE COMPARATIVE GUIDE BY THE LEGAL 500
ĐIỀU 74(2)(h) LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẦN PHẢI ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?
Cambodia: Hero AG defeated by Vinamilk in a trademark cancellation
SƠ LƯỢC QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ARGENTINA
GIỚI THIỆU CHUNG THỦ TỤC BẢO HỘ NHÃN HIỆU THEO MADRID
A BRIEF INTRODUCTION TO THE MADRID-BASED INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS
Announcement of the List of the 2018 Awards and Accolades in Recognition of the Intellectual Property Practice of Bross & Partners
Hiểu biết căn bản về Chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam (Geographical Indication in VietNam)
The Legal 500 Asia Pacific recently announced its 2018 rankings in favor of foreign and local intellectual property firms of Vietnam including the inclusion and upgrading of Bross & Partners.

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go