Hợp Đồng Li-Xăng Theo Pháp Luật Việt Nam – Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết

Chuyển giao li-xăng nhãn hiệu/thương hiệu là gì?

Li-xăng vốn được phiên âm từ chữ tiếng Anh “License” nghĩa là giấy phép, sự cho phép là thuật ngữ hay được sử dụng trong thương mại để mô tả quan hệ hợp tác giữa một bên là chủ thương hiệu/nhãn hiệu và bên kia là bên nhận quyền sử dụng, khai thác thương hiệu đó trong thương mại thông qua một hợp đồng. Theo ngôn ngữ pháp lý, li-xăng theo các hợp đồng nói trên còn được gọi là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu/thương hiệu

Trên thực tiễn, tùy thuộc vào mong muốn thiết lập mối quan hệ giữa chủ nhãn hiệu/thương hiệu (hay còn gọi là “bên giao li-xăng” hoặc “bên chuyển quyền”) và một hoặc nhiều hơn một bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu/thương hiệu (còn được gọi là “bên nhận li-xăng” hoặc “bên nhận quyền”) cũng như thỏa thuận về phí li-xăng (royalty fee) giữa các bên, có 3 dạng hợp đồng li-xăng sau:

(1)        Li-xăng độc quyền (Exclusive License Agreement). Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.

(2)        Li-xăng không độc quyền (Non-exclusive License Agreement). Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác.

(3)        Li-xăng thứ cấp (sub-license Agreement). Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

Nội dung chính của Hợp đồng Li-xăng và các điều khoản bị cấm đưa vào

Các điều khoản chủ yếu của Hợp đồng li-xăng phải bao gồm hoặc đề cập đến các nội dụng sau:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng (nhãn hiệu được bảo hộ là đối tượng của hợp đồng li-xăng)

c) Dạng hợp đồng: li-xăng độc quyền, không độc quyền hay thứ cấp

d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

đ) Thời hạn hợp đồng;

e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;

g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Các bên cần đặc biệt lưu ý pháp luật nhìn chung cấm các bên, đặc biệt là bên giao li-xăng đưa vào hợp đồng các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền, chẳng hạn như:

a) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;

b) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó;

c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

d) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền

Hợp đồng li-xăng phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền mới có hiệu lực?

Theo khoản 2 điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng li-xăng có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Điều này có nghĩa Hợp đồng li-xăng, tương tự như các hợp đồng dân sự/thương mại khác, phát sinh hiệu lực ngay sau khi các bên ký kết bất kể bạn có đăng ký hay không đăng ký với Cục SHTT

Tuy nhiên, nhìn chung các bên đều được khuyến nghị nên đăng ký hợp đồng li-xăng với Cục SHTT vì một số lý do sau: (a) để đảm bảo hợp đồng này có hiệu lực đối với cả bên thứ 3 (ví dụ cơ quan nhà nước, ngân hàng, tổ chức khác,…cũng hay giải thích mình là bên thứ 3 để từ chối chứng cứ hợp đồng li-xăng hoặc từ chối bên giao li-xăng chuyển tiền cho bên nhận li-xăng), và (b) việc sử dụng nhãn hiệu là đối tượng của hợp đồng li-xăng bởi bên nhận li-xăng cũng được xem như thể là việc sử dụng nhãn hiệu bởi chính bên giao li-xăng (quy định này rất quan trọng nhằm giúp bên giao li-xăng – chủ thương hiệu – có thể bác bỏ thành công yêu cầu chấm dứt hiệu lực do 5 năm liên tục không sử dụng nhãn hiệu li-xăng)[1]

Thủ tục đăng ký Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu ở Việt Nam

Tài liệu cần thiết:

• 02 bản gốc Hợp đồng li-xăng ký kết giữa các bên;
• 01 Giấy ủy quyền được ký và đóng dấu bởi đại diện theo pháp luật của bên. (Mẫu do Bross & Partners soạn thảo)
• Bản sao đăng ký kinh doanh của bên nhận li-xăng

Tiến trình đăng ký

• Sau khi nhận đủ tài liệu, trong vòng 3 ngày làm việc, Bross & Partners sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Hợp đồng li xăng tại Cục SHTT;

• Trong vòng 3-6 tháng, Cục SHTT sẽ xem xét hồ sơ và ban hành quyết định ghi nhận đăng ký hợp đồng li-xăng;

Lưu ý: Thời hạn Hợp đồng li-xăng được ghi nhận đăng ký trên quyết định ghi nhận không thể vượt quá thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu li-xăng được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu li-xăng hoặc đăng ký quốc tế của nhãn hiệu li-xăng.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền thương mại và hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.