Nhãn hiệu 3 chiều là gì?

Luật nhãn hiệu các nước nhìn chung không có định nghĩa riêng về nhãn hiệu 3 chiều (Three-dimensional (3D) trademarks) mà chỉ coi nó là một dạng nhãn hiệu có thể được bảo hộ miễn là có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại. Tương tự như thế, Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng không có định nghĩa riêng về nhãn hiệu 3 chiều mà chỉ coi nhãn hiệu 3 chiều là một trong những dấu hiệu nhìn thấy được có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu[1]. Dưới đây là 3 ví dụ về nhãn hiệu 3 chiều đang được bảo hộ:

Bibendum hay

còn gọi là “the Michelin Man”

dùng cho lốp ô tô của Michelin Corporation

Đăng ký Việt Nam: 273531

Kẹo dẻo, kẹo gấu hay còn gọi là kẹp chip chip của Haribo

Đăng ký EU: EUTM 00146704

cho sản phẩm pin của Duracell

Thực tiễn từ chối hoặc bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở Mỹ và EU trong một số vụ việc cụ thể

Hoa Kỳ

Nhãn hiệu 3 chiều: Hình chiếc chai (chỉ có 1 hình chiếu phối cảnh và không có yếu tố chữ đi kèm)

Chủ nhãn hiệu: : FERNANDO BANUS RICOMA - ESTEBAN BANUS RICOMA (Spain)

Nhóm 33: Rượu vang, đồ uống có cồn

Lãnh thổ được bảo hộ: Mỹ

Số đăng ký quốc tế: 885019

Đăng ký Mỹ số: 3,261,277

Nhãn hiệu 3 chiều: Hình chiếc chai (chỉ có 1 hình chiếu phối cảnh và có chữ đi kèm)

Chủ nhãn hiệu: SC MECRO SYSTEM SRL LIMITED LIABILITY COMPANY (Romania)

Nhóm 5, 33:

Lãnh thổ được bảo hộ: Mỹ

Số đăng ký quốc tế: 1151159

Đăng ký Mỹ số: 4,496,634

Nhãn hiệu 3 chiều

nộp ban đầu

Nhãn hiệu 3 chiều bị buộc sửa thành nét đứt theo yêu cầu của USPTO

Ngày 9/7/2006, USPTO từ chối nhãn hiệu 3 chiều vì nhãn hiệu 3 chiều chỉ gồm cái chai với các vết lõm dọc theo đáy chai do đó không thể nhận biết được là dấu hiệu có chức năng nhãn hiệu. Theo án lệ của Tòa án tối cao Mỹ trong vụ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065 (2000), nhãn hiệu 3 chiều trên chỉ có thể được đăng ký nếu nó giành được chức năng nhãn hiệu nhờ quá trình sử dụng (secondary meaning). Để quyết định liệu nhãn hiệu 3 chiều trên có được coi là có chức năng nhãn hiệu hay không, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng sử dụng có liên quan tới 3 yếu tố: (a) người nộp đơn đã sử dụng dấu hiệu 3 chiều trên bao lâu tại Mỹ, (b) dạng quảng cáo và số tiền đã bỏ ra quảng cáo tại Mỹ, (c) nỗ lực của người nộp đơn tại Mỹ để liên tưởng sản phẩm mang nhãn hiệu xin đăng ký.

Người nộp đơn khiếu nại từ chối nêu trên lập luận rằng USPTO đã sử dụng nhầm quy tắc xác định đặc tính phân biệt tự thân của nhãn hiệu 3 chiều vì nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký là bài trí thương mại (trade dress) chứ không phải là hình dạng của sản phẩm (product design) vì người nộp đơn không đi bán chai mà đi bán đồ uống có cồn do vậy quy tắc hoặc phép thử (test) phù hợp cho hồ sơ này phải là 4 yếu tố dựa theo án lệ Seabrook[2] gồm: (a) liệu nhãn hiệu có phải là hình dáng hoặc kiểu dáng cơ bản thông thường, (b) liệu nó có độc đáo hoặc khác thường trong lĩnh vực kinh doanh dụng cụ đựng đồ uống, (c) liệu nó có phải chỉ là sự thay đổi nhỏ dựa trên các hình thức trang trí được sử dụng thông thường hoặc phổ biến cho một loại hàng hóa cụ thể mà được đánh giá bởi người tiêu dùng với tư cách chỉ là dạng trang trí, và (d) liệu nó không có khả năng tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt với các từ đi kèm không.

Viện dẫn áp dụng 4 yếu tố án lệ Seabrook, người nộp đơn biện luận rằng nhãn hiệu 3 chiều (chai) có bản chất đặc biệt. Cái chai không phải là một hình dạng hoặc thiết kế phổ biến. Đặc điểm trung tâm của chai là hình dạng cột với các rãnh dọc sâu ở nửa dưới của chai. Rãnh sâu trong một chai nước giải khát không phải là đặc điểm chung. Không có bằng chứng nào trong số các bằng chứng được xem xét của USPTO cho thấy một chai nước giải khát có rãnh sâu nổi bật. Ngược lại, chai đựng đồ uống thường sử dụng các rãnh nông với độ phồng rộng. USPTO chấp nhận lập luận khiếu nại trên và cấp bảo hộ cho nhãn hiệu 3 chiều trên.

Tuy nhiên, nhãn hiệu 3 chiều dưới đây bị USPTO từ chối bảo hộ

Hình chiếc chai (chỉ có 1 hình chiếu phối cảnh và không có yếu tố chữ đi kèm)

Chủ nhãn hiệu: Heineken Brouwerijen B.V.

Nhóm 32: Bia

Số đăng ký quốc tế: 882707

USPTO từ chối bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều trên vì nó chỉ gồm một hình dạng không đặc trưng của bao bì hàng hóa và sẽ không được coi là nhãn hiệu, trừ khi có bằng chứng về khả năng phân biệt có được nhờ sử dụng trong thương mại. Viện dẫn đến án lệ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 Hoa Kỳ 205, 215, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000), USPTO lập luận tiếp rằng Tòa án tối cao phân biệt hai loại bài trí thương mại (trade dress): hình dạng sản phẩm (product design) và bao bì sản phẩm (product packaging). Nếu bài trí thương mại rơi vào loại bao bì sản phẩm thì nó không bao giờ có tính tự phân biệt. Khác với hình dạng sản phẩm, bao bì sản phẩm có thể có khả năng tự phân biệt và có thể được chấp nhận đăng ký trên Sổ đăng bạ chinh mà không cần chứng minh chức năng phân biệt có được nhờ quá trinh sử dụng (secondary meaning) bằng cách áp dụng 4 yếu tố thuộc án lệ Seabrook nêu trên.

Tuy nhiên, trong trường hợp này nhãn hiệu 3 chiều gồm cái chai có hình dạng cơ bản thông thường có lẽ được sử dụng làm bao bì cho sản phẩm ở nhóm 32 của người nộp đơn. Người tiêu dùng sẽ không xem hình dạng của cái chai này là độc đáo hoặc đặc biệt trong lĩnh vực đồ uống. Các màu xanh lá cây và bạc không đủ làm cho nhãn hiệu 3 chiều có tính tự phân biệt hoặc ấn tượng thương mại khác biệt. Do đó, nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối vì không có đủ chức năng nhãn hiệu.

Liên minh Châu Âu

Trong lúc điều 7(1) Quy chế nhãn hiệu Liên minh Châu Âu (EUTMR)[3] không phân biệt các loại nhãn hiệu khác nhau khi quyết định liệu một nhãn hiệu có khả năng phân biệt hang hóa, dịch vụ của một cơ sở kinh doanh này với một cơ sở kinh doanh khác hay không, EU chọn cách tiếp cận dựa theo điều kiện của thị trường và lĩnh hội của người tiêu dùng khi xem xét đánh giá nhãn hiệu hình dáng sản phẩm trong đó bao gồm cả nhãn hiệu 3 chiều. Theo đó, EU chia nhãn hiệu 3 chiều thành 3 nhóm: (a) hình dạng không liên quan đến bản thân hàng hóa, dịch vụ; (b) hình dạng bao gồm hình dạng của chính hàng hóa hoặc một phần của hàng hóa; và (c) hình dạng của bao bì hoặc hộp đựng.

Nhãn hiệu 3 chiều được EUIPO chấp nhận bảo hộ

Hình chiếc chai có chữ Heineken (chỉ có 1 hình chiếu phối cảnh)

Chủ nhãn hiệu: Heineken Brouwerijen B.V. (Hà Lan)

Nhóm 32: Bia

Lãnh thổ được bảo hộ: EU

Số đăng ký quốc tế: 914601

Đăng ký cơ sở ở nước xuất xứ (BX): 814012

EUTM No 15 240 534

Nhóm 28: Đồ chơi

EUTM No 10 350 593

Nhóm 30: Kem

Nhãn hiệu 3 chiều bị từ chối bởi EUIPO

Hội đồng giải quyết khiếu nại EUIPO cho rằng yếu tố hình 'KANGOO JUMPS' (ở cả hai lớp lò xo trên và dưới) và chữ 'KJ' và 'XR' (ở cuối của dây đai nhựa đàn hồi trung gian) rất khó nhìn thấy. Các yếu tố như thế này, chỉ có thể được chú ý khi phải nhìn kỹ cận cảnh nên nhìn chung không được tiếp nhận là một chỉ dẫn về nguồn gốc. Đế lượt Tòa án có thẩm quyền chung (Gereral Court) phê chuẩn quyết định của BoA, cũng tuyên bố rằng 'yếu tố hình và chữ có trong nhãn hiệu là cực kỳ nhỏ và do đó không đem đến đặc điểm riêng biệt nào cho nhãn hiệu về tổng thể

Đăng ký quốc tế: 1412905

EUIPO từ chối vì đây chỉ là hình ảnh của cái chai trên đó thể hiện hình lá và cánh hoa cách điệu trong đó để trống ở giữa khoảng trắng để đặt thông tin sản phẩm nên sẽ chỉ được nhìn nhận bởi người tiêu dùng trung bình (average consumer) là hình dạng thông thường của sản phẩm, không khác với các hình cơ bản vốn được sử dụng phổ biến trong thương mại

Theo phán quyết 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592 (đèn pin), hình 3 chiều của chiếc đèn pin này chỉ là biến thể của hình thông thường của một loại đèn pin (flashlight) do đó nó không có đủ chức năng phân biệt theo điều 7(1) EUTMR

Tại sao khó đăng ký thành công nhãn hiệu 3 chiều?

Khung luật pháp quốc tế cho thấy không có cụm từ “nhân hiệu 3 chiều” (three-dimensional trademark) trong định nghĩa về nhân hiệu của Hiệp định về các khía cạnh có liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs), song khái niệm nhân hiệu (trademark) trong Hiệp định TRIPs rõ ràng được hiểu có thể bao gồm cả nhân hiệu 3 chiều vì Hiệp định TRIPs quy định rằng “bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu, có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể dùng làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, chữ cái, chữ số, yếu tố hình hoạ và tổ hợp các mầu sắc hoặc tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải được xem là có chức năng nhãn hiệu”[4]. Mặt khác, vì Công ước Paris quy định điều kiện nộp đơn và cấp bảo hộ nhãn hiệu sẽ được quyết định ở mỗi nước thành viên thuộc liên hiệp theo pháp luật quốc gia của nước đó[5] nên rõ ràng thực tiễn về cấp hoặc từ chối bảo hộ đối với nhãn hiệu 3 chiều khác nhau ở mỗi nước không có gì là khó lý giải.

Theo Hiệp hội quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (“AIPPI”) được tổng hợp thành nghị quyết ở hội thảo Berlin năm 1963, Amsterdam năm 1989 có liên quan đến một nghiên cứu về thống nhất quyền của nhân hiệu[6], việc khó chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều là câu chuyện pháp lý có thật ở nhiều quốc gia trên thế giới vì một lẽ đơn giản là nhãn hiệu 3 chiều có liên quan đến 2 thuộc tính pháp lý: tính phân biệt (distinctivess) và tính chức năng (functionality). Chiếu theo tiêu chuẩn đánh giá chung về tính phân biệt của nhãn hiệu thông thường thì đối với nhãn hiệu 3 chiều sẽ thấy khó chứng minh được hình dạng (shape) của sản phẩm hoặc bao bì (packaging) của nó có chức năng nhãn hiệu (chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại). Hơn nữa, nếu một sản phẩm có đặc trưng về tính năng nhất định thì các thương nhân khác cũng có thể muốn (và có thể là cần thiết) sử dụng hình dáng đó cho sản phẩm tương tự.

Và, chính Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA) trong nghị quyết ngày 7/5/1997 về bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều cũng thừa nhận rằng không có sự đồng thuận ở cấp độ quốc tế về việc liệu hình dáng 3 chiều có được bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu hay không[7].

Quan điểm của Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều có thể được tìm thấy trong vụ Wal-Mart Stores Inc v Samara Bros Inc 529 US 205 (2000) trong đó thẩm phán tòa tối cao Hoa Kỳ Scalia được trích lời bởi Hiệp hội chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (IPO) trong một nghiên cứu có tên “Nhãn hiệu hình dạng – quan điểm quốc tế”[8] từng phát biểu rằng “trường hợp hình dạng sản phẩm, như trong trường hợp có màu sắc chẳng hạn, chúng tôi nghĩ rằng khuynh hướng đánh đồng tính năng với nguồn gốc bởi người tiêu dùng là không tồn tại. Người tiêu dùng nhận thức được thực tế là gần như bất biến, thậm chí ngay cả đối với hình dạng sản phẩm ở dạng bất thường nhất, chẳng hạn như cái bình lắc cocktail có hình giống chim cánh cụt, hình dạng 3 chiều đó dự định không phải là để xác định nguồn gốc mà để làm cho chính sản phẩm đó trở nên hữu ích hơn hoặc hấp dẫn hơn”.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu gồm cả nhãn hiệu 3 chiều và tên miền internet.

[1] Điều 72 Luật SHTT Việt Nam quy định:

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.

2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

[2] Theo án lệ tại link: https://www.ravellaw.com/opinions/b0b7c6657563d60c8b2bc7a1ac93dcb9, 4 yếu tố phải xem xét đánh giá khả năng tự phân biệt của bài trí thương mại (inherently distinctive trade dress) gồm:

(1) a common shape or design;

(2) unique or unusual in the field in which it is used;

(3) a mere refinement of a commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods; and

(4) capable of creating a commercial impression distinct from the accompanying words

[3] Article 7 EUTMR

Absolute grounds for refusal

The following shall not be registered:
- (a) signs which do not conform to the requirements of Article 4;
- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
- (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;
- (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;
- (e) signs which consist exclusively of: (i) the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves; (ii) the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result; (iii) the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods;
- (f) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality;
- (g) trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;
- (h) trade marks which have not been authorised by the competent authorities and are to be refused pursuant to Article 6 ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property ('Paris Convention');
- (i) trade marks which include badges, emblems or escutcheons other than those covered by Article 6 ter of the Paris Convention and which are of particular public interest, unless the consent of the competent authority to their registration has been given;
- (j) trade marks which are excluded from registration, pursuant to Union legislation or national law or to international agreements to which the Union or the Member State concerned is party, providing for protection of designations of origin and geographical indications;
- (k) trade marks which are excluded from registration pursuant to Union legislation or international agreements to which the Union is party, providing for protection of traditional terms for wine;
- (l) trade marks which are excluded from registration pursuant to Union legislation or international agreements to which the Union is party, providing for protection of traditional specialities guaranteed;
- (m) trade marks which consist of, or reproduce in their essential elements, an earlier plant variety denomination registered in accordance with Union legislation or national law, or international agreements to which the Union or the Member State concerned is a party, providing for protection of plant variety rights, and which are in respect of plant varieties of the same or closely related species.
Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Union.
Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested as a consequence of the use which has been made of it.

[4] Xem Điều 15 Hiệp định TRIPs

[5] Xem Điều 6(1) Công ước Paris

[6] Xem thêm: https://aippi.org/wp-content/uploads/2018/01/Registrability-of-3D-trademarks-Study-Guidelines-22Dec2017.pdf

[7] Xem INTA, Board Resolutions Protectability of Three-Dimensional Marks tại link: https://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofThree-DimensionalMarks.aspx

[8] Xem trang 3, “Shape Trade Marks – An International Perspective” by the Intellectual Property Owners Association xuất bản ngày 3/6/2015, nguyên văn tiếng Anh: “In the case of product design, as in the case of color, we think consumer predisposition to equate the feature with the source does not exist. Consumers are aware of the reality that, almost invariably, even the most unusual of product designs

– such as a cocktail shaker shaped like a penguin – is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing”.