Mua “từ khóa” quảng cáo chứa nhãn hiệu

của người khác có bị xem là xâm phạm nhãn hiệu?

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Quảng cáo Google adwords có lẽ vẫn là phương thức được sử dụng nhiều hơn cả so với phương thức quảng cáo online trên Facebook, Youtube,…Chạy quảng cáo Google adwords có nghĩa là mua “từ khóa” để làm sao hiển thị website của người bán sản phẩm xuất hiện sớm trên kết quả tìm kiếm ở Google. Vấn đề đặt ra là liệu “từ khóa” quảng cáo mang nhãn hiệu của người khác có cấu thành hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu hay không? Dưới đây Bross & Partners xin giới thiệu quan điểm của một Tòa án Hoa Kỳ xác định từ khóa quảng cáo sử dụng nhãn hiệu của người khác có xâm phạm quyền nhãn hiệu không

Thế nào gọi là xâm phạm nhãn hiệu?

Theo USPTO, xâm phạm nhãn hiệu là việc sử dụng trái phép nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ theo cách mà có thể gây nhầm lẫn, lừa dối hoặc hiểu lầm về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ. Để thắng trong một vụ kiện nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu (nguyên đơn) phải chứng minh mình đang sở hữu quyền nhãn hiệu đang có hiệu lực và nhãn hiệu của bên xâm phạm (bị đơn) có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hoặc quan hệ tài trợ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mang các nhãn hiệu đó.[1]

Các tòa án ở Mỹ thường xem xét các yếu tố sau trước khi quyết định liệu có tồn tại khả năng nhầm lẫn cho công chúng hay không: (1) độ mạnh của nhãn hiệu; (2) tính liên quan của sản phẩm; (3) tính tương tự giữa các nhãn hiệu; (4) bằng chứng nhầm lẫn thực tế; (5) tính tương tự của kênh tiếp thị được dùng; (6) mức độ chú ý của người mua; (7) ý định chủ quan của bị đơn.[2]

Như vậy, hành vi sử dụng nhãn hiệu của người khác phải được hiểu như Điều 45 Lanham Act nói rằng “sử dụng trong thương mại” là sử dụng nhãn hiệu một cách thực sự trong hoạt động thương mại bình thường. Sử dụng nhãn hiệu hàng hóa có nghĩa là gắn nhãn hiệu trên hàng hóa hoặc bao bì và hàng hóa được bán hoặc vận chuyển trong thương mại. Sử dụng nhãn hiệu dịch vụ khi nhãn hiệu đó được dùng hoặc hiển thị khi bán hoặc quảng cáo dịch vụ và dịch vụ đó được cung ứng trong thương mại ở Hoa Kỳ.[3]

Mua “từ khóa” quảng cáo là sử dụng nhãn hiệu trong thương mại?

Theo hồ sơ vụ án 1-800 CONTACTS, INC. v. Lens. com, Inc.[4], Nguyên đơn, chủ sở hữu nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký “1800 Contacts & hình”, bán kính áp tròng thông qua nhiều kênh gồm cả internet. Nguyên đơn đã chi hơn 220 triệu đô la cho quảng cáo thông qua truyền hình, đài phát thanh, báo chí, Internet, e-mail và thư trực tiếp. Riêng trong thời kỳ từ năm 2003 đến 2008, Nguyên đơn đã chi 11 triệu đô la cho riêng Google. Năm 2008, Nguyên đơn được xếp vị trí đầu tiên theo kết quả khảo sát mức độ biết đến thương hiệu "1800CONTACTS" bởi khách hàng dùng kính áp tròng bởi tổ chức khảo sát có tên là Synovate.

Bị đơn cũng bán kính áp tròng và sở hữu nhãn hiệu dịch vụ "1-800-GET-LENS" theo đăng ký Mỹ số 2571563. Bị đơn cũng quyền nhãn hiệu theo thông luật (common trademark right) và sau đó cũng giành được đăng ký liên quan cho nhãn hiệu dịch vụ "1-800 Lens.com". Bị đơn cũng quảng cáo nhưng chỉ trên Internet. Từ năm 2003 đến 2008, Bị đơn đã chi từ 3 triệu đến 4,7 triệu đô la cho quảng cáo trên Internet.

Cả nguyên đơn và bị đơn đã mua hàng ngàn “từ khóa” (keywords) khác nhau trong các trang web tương ứng của mình để thu hút người mua đến web của mình. Bị đơn mua 8.016 từ khóa liên quan đến kính áp tròng, trong đó gồm 9 từ khóa: 1 800 contact lenses, 1800 contact lenses, 800 contact lenses, 800comtacts.com, 800contacta.com, 800contavts.com, 800contaxts.com, 800contzcts.com, and 800conyacts.com. Chín từ khóa này tạo ra khoảng 1.626 lần hiển thị, 25 lần nhấp và $20,51 lợi nhuận. Mặc dù các từ khóa nêu trên đều là các biến thể hoặc dạng viết sai chính tả nhãn hiệu dịch vụ của Nguyên đơn nhưng không có từ khóa nào chính xác giống nhãn hiệu dịch vụ của Nguyên đơn. Để so sánh, từ khoảng năm 2002 đến 2008, Nguyên đơn đã mua các từ khóa sau từ Google: 1 800 lens, 1 800 lense, 1 800 lenses, 1 800 the lens, 1 800 Lens, 1-800 lens, 1800 lenses, 1800lens, 1800lenses, 1-800-lenses, 800 lens, 800 lenses, 800lens. Những từ khóa này đã tạo ra 91.768 lần hiển thị, 8,477 lần nhấp và khoảng $219,314 lợi nhuận cho Nguyên đơn. Dựa trên sự giống nhau của các từ khóa này với các dịch vụ của Bị đơn đánh dấu "1-800 Lens.Com" và "1-800-GET LENS", Bị đơn khẳng định rằng Nguyên đơn không thể yêu cầu vi phạm khi có hành vi tương tự như Bị đơn. Dựa vào tính tương tự của từ khóa với nhãn hiệu của mình, Bị đơn cho rằng mình không xâm phạm quyền nhãn hiệu của Nguyên đơn.

Nguyên đơn khẳng định Bị đơn vi phạm Điều 32 và 43(a) Đạo luật Lanham trong đó Điều 32 cấm "sử dụng trái phép bất kỳ bản sao, giả mạo, hoặc nhái nhãn hiệu đã đăng ký theo cách mà có thể gây nhầm lẫn trên thị trường liên quan đến nguồn gốc các sản phẩm khác nhau" trong khi Điều 43(a) đề cập vấn đề cạnh tranh không lành mạnh và quyền đối với nhãn hiệu không đăng ký. Để được áp dụng 2 điều luật trên, Nguyên đơn phải chứng minh: (1) nhãn hiệu của mình đang có hiệu lực và có thể thực thi được, (2) nguyên đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu, (3) bị đơn đã sử dụng nhãn hiệu để nhận diện hàng hóa hoặc dịch vụ, và (4) việc sử dụng đó "có thể gây ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc của dịch vụ.

Sử dụng nhãn hiệu dưới dạng từ khóa (keywords) để quảng cáo có phải là sử dụng nhãn hiệu hay không được tòa United States District Court, D. Utah, Central Division lý giải rằng bởi vì từ khóa là "vô hình với khách hàng hoặc người tiêu dùng và chỉ hoạt động như một "chức năng liên kết máy tính thuần túy" (pure machine-linking function) nên một số tòa án kết luận rằng đó không phải là sử dụng nhãn hiệu trong thương mại. Ngược lại, một số tòa án khác lại cho rằng sử dụng nhãn hiệu của người khác "để kích hoạt quảng cáo trên internet cho chính mình" (to trigger internet advertisements for itself) là hành vi sử dụng trong thương mại. Đạo luật Lanham không yêu cầu sử dụng và hiển thị nhãn hiệu của người khác để được coi là cấu thành "sử dụng trong thương mại". Thay vào đó, "sử dụng trong thương mại" xảy ra khi nó được "sử dụng hoặc hiển thị trong việc bán các dịch vụ và dịch vụ được cung cấp trong thương mại", cụ thể ở đây, nhãn hiệu của Nguyên đơn được sử dụng để kích hoạt một link được tài trợ nhằm mục đích quảng cáo và bán dịch vụ của Bị đơn và cung cấp cho khách hàng một đường link tới website nơi họ có thể mua hàng từ Bị đơn. Do vậy, hành vi của Bị đơn đã cấu thành "hành vi sử dụng trong thương mại" theo Đạo luật Lanham.

Đạo luật Lanham có mục đích bảo vệ khả năng người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của các chủ thể cạnh tranh chứ không phải là ngăn chặn tất cả việc sử dụng trái phép. Do đó, ngay cả khi sử dụng là trái phép đi chăng nữa thì nó không cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu trừ khi việc sử dụng trái phép này “có khả năng gây nhầm lẫn” (likely to cause confusion). Nhầm lẫn xảy ra khi người tiêu dùng liên tưởng không đúng các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau". Nhầm lẫn cũng có thể tồn tại khi lừa dối người mua hoặc người dùng (user) về nguồn gốc, sự chứng thực, mối quan hệ liên kết hoặc tài trợ của một nhà cung cấp dịch vụ. Như vậy, “khả năng gây nhầm lẫn” có thể tồn tại dưới 3 dạng:

a.      "Nhầm lẫn trực tiếp" (direct confusion) ở đó người tiêu dùng tin rằng Nguyên đơn chính là nguồn gốc của các sản phẩm hoặc dịch vụ của Bị đơn;

b.     “Nhầm lẫn ngược" (reverse confusion) ở đó người tiêu dùng tin rằng "Bị đơn chính là nguồn gốc của các sản phẩm hoặc dịch vụ của Nguyên đơn;

c.      "Nhầm lẫn lợi ích ban đầu" (initial interest confusion) ở đó người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm của một chủ sở hữu nhãn hiệu cụ thể nhưng thay vào đó lại bị cám dỗ (quyến rũ) bởi đối thủ cạnh tranh của chủ nhãn hiệu

Tòa thấy rằng có đến 95% số lần hiển thị cho Nguyên đơn được kích hoạt bởi các từ khóa không có chức năng nhãn hiệu như contacts, contacts lenses. Khi một công ty đưa vào từ khóa rộng, chẳng hạn như “contacts” hoặc “contact lenses”, link được nó tài trợ sẽ xuất hiện ngay cả khi từ khóa được tra cứu là “1800Contacts”. Như vậy, nói cách khác, bởi vì từ khóa tra cứu là "1800contacts" thì không có nghĩa từ khóa tạo ta link được tài trợ cũng là “1800Contacts” hoặc các biến thể tương tự như thế.

Tòa nhận định rằng đối với quảng cáo trên website Lens.com mà không sử dụng nhãn hiệu của Nguyên đơn, có (1) sự khác biệt lớn giữa nhãn hiệu của Nguyên đơn và các quảng cáo; (2) một ý định trung lập; (3) không có bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế; (4) tính tương tự về sản phẩm và tương tự về cách tiếp thị; (5) mức độ quan tâm, cẩn trọng của khách hàng khi mua kính ở mức thấp; và (6) ít có khả năng nhầm lẫn do mối quan hệ nghịch đảo giữa độ mạnh của nhãn hiệu của Nguyên đơn và sự vi phạm (lấn sân) của các quảng cáo của Bị đơn. Yếu tố 4 và 5 nghiêng về Nguyên đơn trong khi yếu tố 1 lại đóng vai trò là "trung tâm" của vụ án về khả năng gây nhầm lẫn mà yếu tố này lại ủng hộ cho Bị đơn. Hơn nữa, thiếu khả năng nhầm lẫn và lấn sân của các quảng cáo của Bị cáo cũng đang đứng về Bị đơn. Tổng hợp lại, bồi thẩm đoàn thấy rằng không đủ bằng chứng để khẳng định Bị đơn xâm phạm quyền nhãn hiệu của Nguyên đơn.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.