Tại sao cần phải đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) ở nước ngoài?

Câu trả lời rất đơn giản là vì quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu/thương hiệu về căn bản chỉ dành cho cho bạn tại chính lãnh thổ bạn đã đăng ký. Nói cách khác, đặc thù của quyền sở hữu công nghiệp trong đó có quyền đối với nhãn hiệu (thương hiệu) là bị giới hạn ở lãnh thổ mà nó được đăng ký. Do vậy, trong trường hợp một cá nhân/tổ chức/công ty mong muốn độc quyền sử dụng thương hiệu ở nước ngoài thì bắt buộc phải nộp đơn yêu cầu bảo hộ theo pháp luật nước ngoài. Hiện nay có 2 phương thức đăng ký bảo hộ ở nước ngoài: (a) "đăng ký quốc tế" nghĩa là nộp 1 đơn để được bảo hộ ở nhiều nước cùng một lúc, hoặc “đăng ký quốc gia" nghĩa là mỗi quốc gia phải nộp 1 đơn độc lập.

Sơ lược về Hệ thống Madrid

Hệ thống đăng ký nhãn hiệu/thương hiệu toàn cầu (Hệ thống Madrid) thực chất là xuất phát từ 2 điều ước quốc tế đa phương mà Việt Nam đều là thành viên gồm Thỏa ước Madrid (Madrid Agreement[1]) và Nghị định thư Madrid (Madrid Protocol[2]).

Khác với phương thức bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài theo cách truyền thống là ứng với mỗi nước bạn phải nộp một hồ sơ đăng ký dẫn đến tốn kém và mất thời gian, Hệ thống Madrid cho phép bạn có cơ hội nhận được sự bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu/thương hiệu của bạn chỉ bằng việc nộp 01 đơn duy nhất, 01 ngôn ngữ duy nhất, 01 lần thanh toán phí duy nhất, 01 gia hạn duy nhất và 01 thủ tục duy nhất. Tính đến ngày 15/10/2018, có tổng cộng 102 thành viên hoặc 118 quốc gia/vùng lãnh thổ là thành viên của Hệ thống Madrid[3].

Như vậy, nói Hệ thống Madrid là hệ thống đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/thương hiệu toàn cầu thực ra không thực sự chính xác, mà thực chất nó chỉ là cách nói tương đối vì bạn không thể sử dụng Hệ thống Madrid ở các quốc gia chưa phải là thành viên của hệ thống này tính đến thời điểm bạn nộp đơn đăng ký.

Những điểm lợi hại của Hệ thống Madrid có thể bạn chưa biết

Ngoài đặc trưng nộp 01 đơn, 01 thủ tục và 01 lần nộp phí duy nhất như đã nêu trên, Hệ thống Madrid có có nhiều đặc trưng khác mà có thể bạn chưa biết. Dưới đây là những giới thiệu tóm lược các nét chính của Hệ thống Madrid để bạn có thêm thông tin.

Điều kiện tiên quyết để nộp đơn đăng ký quốc tế 

Để có thể đăng ký thương hiệu theo Hệ thống Madrid, bạn cần phải thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện sau:

(1) Nhãn hiệu thuộc đối tượng nộp đơn đăng ký quốc tế phải đã được đăng ký hoặc đã được nộp đơn tại nước xuất xứ (Việt Nam); và

(2)   Nhãn hiệu thuộc đối tượng của đơn đăng ký quốc tế phải giống y hệt (giống về mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm yêu cầu bảo hộ) nhãn hiệu đã đăng ký hoặc đã nộp đơn ở nước xuất xứ (Việt Nam); và

(3) Các nước yêu cầu bảo hộ phải là thành viên của Hệ thống Madrid. (Đến ngày 15/10/2018 có 102 hoặc 118 quốc gia/vùng lãnh thổ là thành viên. Xem danh sách thành viên như nêu ở Footnote 3) 

Lợi ích căn bản của đăng ký quốc tế  

Càng chọn nhiều quốc gia xin bảo hộ trong đơn quốc tế thì chi phí càng rẻ hơn so với phương thức đăng ký quốc gia. Nhìn chung nếu bạn chọn hoặc chỉ định nhiều nước trong đơn đăng ký quốc tế, chi phí đăng ký có thể giảm đáng kể, nhiều trường hợp có thể chỉ bằng 50-60% chi phí của đơn đăng ký quốc gia. Nhiều lợi ích khác nữa mà bạn được lợi như thủ tục đơn giản bằng việc chỉ nộp 01 đơn, 01 ngôn ngữ, 01 lần nộp phí duy nhất cũng như không phải thuê luật sư nước địa phương,…bên cạnh tiện lợi về gia hạn, chuyển nhượng, quản trị danh mục thương hiệu trong dài hạn.

Hạn chế của Hệ thống Madrid 

Trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký ở nước xuất xứ. Điều đó có nghĩa nếu nhãn hiệu theo đăng ký quốc gia bị từ chối, mất hiệu lực hoặc bất kỳ lý do gì khác dẫn đến nó không còn hiệu lực thì nhãn hiệu quốc tế sẽ bị mất hiệu lực ở tất cả các nước. Người ta hay gọi quy tắc này là quy tắc tấn công trung tâm (central attack).

Hết 5 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, nhãn hiệu quốc tế hoàn toàn độc lập với nhãn hiệu quốc gia. Tuy nhiên, nhờ có sự ra đời của Madrid Protocol, rủi ro pháp lý là bị hủy hiệu lực các nhãn hiệu ở các lãnh thổ khác với nước xuất xứ do tác động bất lợi của quy tắc Central Attack có thể phần nào được khắc phục bằng việc Hệ thống Madrid cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế, trong vòng 3 tháng tính từ ngày đăng ký quốc tế bị hủy bỏ và với điều kiện phải nộp thêm phí chuyển đổi theo luật của mỗi quốc gia được chuyển đổi, được chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia (transformation of an international registration into a national (regional) application)[4], trong đó ngày nộp đơn đăng ký quốc gia (chuyển đổi) vẫn được coi ngày đăng ký quốc tế.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng đăng ký quốc tế cũng thường bị xem là một hạn chế nữa vì nó chỉ cho phép chuyển nhượng nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế cho bên nhận chuyển nhượng là tổ chức, cá nhân mà những người này cũng phải có đủ tư cách như bên chuyển nhượng đã nộp đơn quốc tế ban đầu. 

Thời điểm phát sinh quyền độc quyền đáng lưu ý  

Theo quy định của Hệ thống Madrid, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ mặc nhiên được bảo hộ (như thể nó được Đăng ký quốc gia) tại các lãnh thổ yêu cầu bảo hộ nếu một trong các sự kiện sau xảy ra: 

1. Hết hạn 12 tháng (đối với các nước không thuộc danh sách lịêt kê tại điểm (b) & (c) dưới đây) kể từ ngày Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc tế (WIPO) gửi đơn quốc tế cho từng nước mà chủ nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ mà không có văn bản từ chối bảo hộ nào được gửi cho WIPO; hoặc 

2. Hết hạn 18 tháng đối với 38 nước (Armenia, Australia, Bahrain, Belarus, Bulgaria, China, Cyprus, Denmark, Estonia, European Union, Finland, Georgia, Ghana, Greece, Iceland, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Lithuania, Madagascar, Norway, Oman, Poland, Republic of Korea, San Marino, Singapore, Slovakia, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Uzbekistan) từ ngày Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc tế (WIPO) gửi đơn quốc tế cho từng nước đó mà mà không có văn bản từ chối bảo hộ nào được gửi cho WIPO; 

(3)          Khả năng từ chối bảo hộ ngoài thời hạn 18 tháng nếu có phản đối của người thứ 3 áp dụng đối với 23 nước (Australia, China, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, Ghana, Greece, Iran, Ireland, Israel, Italy, Kenya, Lithuania, Norway, Republic of Korea, Singapore, Sweden, Syrian Arab Republic, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America). Trên thực tế thì tình huống theo điểm này rất hiếm khi xảy ra.  

Một số thành viên của Hệ thống Madrid là tổ chức liên chính phủ  

1. Liên minh Châu Âu tham gia Madrid với tư cách là một thành viên. Liên minh này gồm 28 nước thành viên: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom (Brexit chưa có hiệu lực) và Croatia

2. Tổ chức sở hữu trí tuệ Châu Phi (the African Intellectual Property Organization, viết tắt là OAPI) đã chính thức nộp văn kiện cho Tổng giám đốc WIPO tuyên bố tham gia Nghị định thư Madrid liên quan đến đăng ký quốc tế nhãn hiệu (Madrid Protocol). Bắt đầu từ ngày 5/3/2015, Nghị định thư Madrid sẽ có hiệu lực đối với OAPI. OAPI là một tổ chức liên Chính phủ gồm 16 nước  thành viên nói tiếng Pháp: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros Islands, Congo (Congo-Brazzaville), Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, and Togo.  

Cập nhật một số quốc gia mới gia nhập Hệ thống Madrid

Các quốc gia khác mới gia nhập hệ thống Madrid tính từ năm 2015: Algeria (31/10/2015), Cambodia (5/6/2015), Gambia (18/12/2015), Zimbabwe (11/03/2015); Laos (7/3/2016), Brunei (6/1/2017), Thailand (7/11/2017), Indonesia (2/1/2018) và Afghanistan (26/06/2018). 

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners rất giàu kinh nghiệm về tư vấn và hỗ trợ hàng chục khách hàng thuộc top đầu của VNR500 đăng ký thành công thương hiệu ở hàng chục quốc gia nước ngoài trong đó có sử dụng Hệ thống Madrid. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.