KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT

NHÃN HIỆU BAO GỒM CẢ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG CỦA NHẬT BẢN[1]

[Phần 2/2]

Thời kỳ sau năm 1996

Đến năm 1996 nhu cầu sửa đổi luật nhãn hiệu lại một lần nữa đặt ra do bối cảnh quốc tế lúc đó có những thay đổi lớn, cụ thể là quá trình nghiên cứu và sự ra đời của Hiệp ước luật nhãn hiệu (Trademark Law Treaty) được tiến hành bởi Ủy ban các chuyên gia nhãn hiệu do WIPO khởi xướng với mục đích chính là tiêu chuẩn hóa và tối ưu hóa thủ tục đăng ký nhãn hiệu khu vực và nhãn hiệu quốc gia bằng cách đơn giản hóa quy trình thủ tục và hài hòa hóa thủ tục hành chính và quản lý hệ thống đăng ký nhãn hiệu ở nhiều lãnh thổ sao cho bớt phức tạp và mang tính dự đoán được tốt hơn[2]. Vì lý do đó, ngày 4/6/1996 Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 đã được Nhật Bản công bố bằng đạo luật số 68 ngày 12/6/1996. Và ngày 1/1/1997 Nhật Bản chính thức gia nhập Hiệp ước luật Nhãn hiệu có hiệu lực đối với Nhật Bản từ 1/4/1997[3] - đúng vào ngày Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 có hiệu lực.

Vì mục đích tuân thủ các quy định của Hiệp ước luật Nhãn hiệu, các thay đổi chính của Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 được tóm lược dưới đây[4]:

1. Thông qua hệ thống đơn đăng ký chứa nhiều nhóm sản phẩm và cho phép tách một đăng ký nhãn hiệu chứa nhiều sản phẩm trong cùng một nhóm thành hai hoặc nhiều đăng ký riêng lẻ.

2. Hủy bỏ yêu cầu bằng chứng sử dụng tại thời điểm yêu cầu gia hạn hiệu lực, theo đó đối tượng áp dụng quy định mới này là các đăng ký mà hết hạn hiệu lực vào hoặc sau ngày 1/4/1996. Yêu cầu chứng minh quyền và lợi ích có liên quan[5] (legal interest) đối với bên thứ 3 tiến hành thủ tục hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký trên cơ sở không sử dụng bị bãi bỏ, theo đó bất kỳ bên thứ 3 nào cũng có tư cách hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu vì lý do không sử dụng. Quy định trước đây yêu cầu các yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu do không sử dụng phải công bố trên đăng bạ nhãn hiệu (Trademark Register) dẫn đến việc chủ nhãn hiệu có trước dễ dàng “thoát nạn” vì họ sẽ ngay lập tức bắt đầu sử dụng nhãn hiệu trước khi bên yêu cầu hủy bỏ hoàn thành các thủ tục liên quan. Để ngăn chặn thực trạng lẩn tránh việc sử dụng thực sự nhãn hiệu cũng như tình trạng cố ý làm thất bại yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của bên thứ 3, luật mới quy định việc sử dụng nhãn hiệu bởi chủ nhãn hiệu hoặc bên nhận li-xăng của nó được thực hiện trong vòng 3 tháng trước ngày mà yêu cầu hủy bỏ hiệu lực được đăng ký trên đăng bạ nhãn hiệu sẽ không còn được xem là sử dụng hợp lệ nữa với điều kiện nguyên đơn chứng minh được rằng chủ nhãn hiệu đã bắt đầu sử dụng nhãn hiệu sau khi anh ta nhận thức được rằng có thể yêu cầu hủy bỏ sẽ được nộp. Nếu yêu cầu hủy bỏ thành công thì đăng ký nhãn hiệu sẽ mất hiệu lực chỉ vào ngày mà quyết định hủy bỏ nó có giá trị thi hành.

3. Áp dụng hệ thống thanh toán phí linh hoạt. Việc trả phí nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu gồm cả gia hạn như trước được yêu cầu thực hiện một lần có hiệu lực trong vòng 10 năm nay đã được thay đổi, cụ thể là phí gia hạn và đăng ký được chấp nhận thanh toán làm 2 lần, chẳng hạn như phí đăng ký và gia hạn có hiệu lực cho 5 năm đầu tiên phải được nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định đăng ký hoặc trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực và phí đăng ký cho 5 năm lần thứ hai phải được trả trong vòng 5 năm hiệu lực đầu tiên đó.

4. Hủy bỏ hệ thống nhãn hiệu liên kết (associated mark). Loại bỏ hệ thống đăng ký nhãn hiệu liên kết dẫn đến các hệ quả pháp lý sau:

1. Các nhãn hiệu mà vẫn đang ở tình trạng đơn đăng ký hoặc đã được cấp đăng ký tính đến ngày Luật nhãn hiệu sửa đổi 1996 có hiệu lực được phép chuyển nhượng riêng lẻ cho các chủ thể khác nhau;
2. Đối với tình huống yêu cầu hủy bỏ đăng ký, việc chỉ sử dụng một nhãn hiệu liên kết được xem như là sử dụng toàn bộ các nhãn hiệu liên kết, theo đó nếu chỉ một nhãn hiệu liên kết được sử dụng trong 3 năm liên tục trước đó thì toàn bộ các nhãn hiệu liên kết còn lại có cơ hội “thoát nạn” khỏi việc bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng. Việc hủy bỏ hệ thống này có ý nghĩa ở chỗ Nhật Bản kỳ vọng sẽ giảm được số lượng nhãn hiệu không sử dụng vốn được đăng ký chỉ với mục đích giữ chỗ vì cơ chế theo luật mới đem lại hệ quả là mọi nhãn hiệu đã đăng ký đều phải được đưa vào sử dụng trong thương mại.

5. Cho phép chuyển nhượng từng phần. Việc chuyển nhượng từng phần đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận ngay cả khi kết quả chuyển nhượng dẫn tới hàng hóa/dịch vụ thuộc phạm vi sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vẫn tương tự với phần không chuyển nhượng mà vẫn thuộc sở hữu của bên chuyển nhượng. Khác với yêu cầu về tư cách quyền và lợi ích có liên quan đối với bên thứ 3 có nhu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu nêu ở điểm (2) kể trên, Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 bổ sung một ngoại lệ tại điều 51(1) quy định rằng trường hợp mà bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng cố ý sử dụng nhãn hiệu đăng ký theo cách gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của bên thứ 3 thì bất kỳ bên thứ 3 nào cũng có quyền yêu cầu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu đó. Cần đặc biệt lưu ý rằng dù chấp nhận chuyển nhượng từng phần như vậy nhưng thư chấp thuận (consent letter) vẫn không được đưa vào Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996.

6. Cơ chế phản đối trước khi cấp đăng ký theo luật cũ được thay thế bằng phản đối sau khi đăng ký[6] là một thay đổi cơ bản nữa đáng chú của pháp luật nhãn hiệu Nhật Bản. Sự thay đổi này được cho là một giải pháp nhằm xử lý lượng đơn tồn đọng chưa được xét nghiệm ngày càng lớn tại JPO và mặt khác giúp cho quá trình xét nghiệm và cấp đăng ký nhãn hiệu trở nên nhanh hơn so với trước. Theo Điều 43ter và 43sexies Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996, việc giải quyết phản đối được tiến hành bởi cơ quan có thẩm quyền gồm ba hoặc năm xét nghiệm viên. Trường hợp phản đối được chấp thuận bằng một quyết định có hiệu lực thi hành thì đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy và nó coi như chưa bao giờ tồn tại. Trong trường hợp phản đối được kết luận là không có căn cứ thì xét nghiệm viên sẽ ra quyết định bác bỏ phản đối và giữ nguyên hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu và khi đó bên phản đối không được quyền tiếp tục khiếu nại quyết định bác bỏ phản đối đó.

7. Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều. Theo Điều 2(1) thì hình ba chiều có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu, tuy nhiên việc xác lập quyền thành công đối với nhãn hiệu ba chiều đôi khi có thể khó khăn nếu nó rơi vào quy định loại trừ bảo hộ tại Điều 4(1)(xviii) quy định rằng nhãn hiệu mà chỉ bao gồm hình ảnh 3 chiều của hàng hóa hoặc bao bì của nó mà có hình dáng không thể thiếu được nhằm đảm bảo chức năng của hàng hóa hoặc bao bì của nó thì không được đăng ký. Mặt khác, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ 3, điều 26(1)(v) còn quy định rằng hiệu lực của quyền nhãn hiệu không được mở rộng tới các nhãn hiệu mà chỉ chứa hình 3 chiều của hàng hóa hoặc bao bì của nó mà hình dáng đó không thể thiếu được nhằm đảm bảo chức năng hàng hóa hoặc bao bì của nó.

8. Nhãn hiệu tập thể (collective mark). Chế định đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể là một điểm mới đáng lưu ý nữa của Luật nhãn hiệu sửa đổi 1996. Theo quy định thì nhãn hiệu tập thể chỉ có thể đăng ký bởi các tổ chức phi lợi nhuận[7], theo đó các thành viên của một tập thể sở hữu nhãn hiệu tập thể có quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Cơ chế của luật mới còn cho phép chuyển đổi đơn linh hoạt, cụ thể tính đến trước thời điểm có quyết định hoặc quyết định xét xử có hiệu lực thi hành của xét nghiệm viên, đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường có thể được phép chuyển đổi thành đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, hoặc ngược lại[8].

9. Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ rộng hơn. nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ rất mạnh theo luật mới, cụ thể việc đăng ký xác lập quyền bởi bên thứ ba đối với nhãn hiệu không chỉ có thể bị từ chối bảo hộ vì bị xem là xung đột với nhãn hiệu của người khác được xem là nổi tiếng mà còn có thể bị từ chối vì lý do trùng với nhãn hiệu bảo vệ (defensive mark) đã đăng ký của người khác[9]. Bình luận trong bản tin chính thức của Hiệp hội nhãn hiệu Nhật Bản (JTA) số 2, tháng 7/1996, JTA cho rằng mục đích của việc tăng cường bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng thông qua luật sửa đổi thể hiện mong muốn của Nhật Bản là muốn ngăn chặn việc một người, khác với chủ sở hữu nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu mà được xem là nổi tiếng tại Nhật Bản hoặc ở nước ngoài làm thương hiệu của mình với “mục đích bất chính” (unjust purpose) như kiếm lợi bất chính, gây thiệt hại cho người khác. Sự thay đổi cơ bản theo luật sửa đổi cần lưu ý là một nhãn hiệu nổi tiếng có thể được bảo hộ bất luận có tồn tại hay không tồn tại khả năng gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu nổi tiếng với nhãn hiệu xin đăng ký của người nộp đơn trái phép và phạm vi bảo hộ của nó được mở rộng sang cả nhãn hiệu nổi tiếng nổi tiếng ở nước ngoài ngay cả khi nó không nổi tiếng ở Nhật Bản. Tuy vậy, quy định này có khả thi hay không còn tùy thuộc vào giải thích về thuật ngữ “mục đích bất chính” của JPO và các tòa án[10].

Đến năm 1998 luật nhãn hiệu Nhật Bản tiếp tục được sửa đổi. Tuy nhiên, chỉ có một vài thay đổi không đáng kể có trong Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 1998 chẳng hạn như thay đổi quy tắc về cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, theo đó cho phép cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bảo vệ[11]. Để chuẩn bị cho quá trình Nhật Bản trở thành thành viên của Nghị định thư Madrid[12], năm 1999 luật nhãn hiệu lại được sửa đổi bằng đạo luật số 41 ngày 14/05/1999 với mục đích chính là rút ngắn thời gian xét nghiệm và mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu. Ngoài ra, các sửa đổi và điều chỉnh khác được làm chủ yếu liên quan đến các quy định về hình thức thủ tục liên quan đến xử lý đơn đăng ký quốc tế chỉ định hoặc mở rộng lãnh thổ vào Nhật Bản.

Đến năm 2002 và 2003, pháp luật nhãn hiệu Nhật Bản được sửa đổi theo đạo luật số 24/2002 và 47/2003. Đáng kể nhất trong lần sửa đổi này là Nhật Bản cố gắng làm rõ khái niệm “sử dụng” nhãn hiệu trong môi trường internet trong bối cảnh trao đổi thông tin qua internet ngày càng tăng.

Năm 2005 đạo luật số 56 được thông qua cho phép sửa đổi Luật nhãn hiệu Nhật Bản với đặc trưng là xác lập hệ thống xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể khu vực. Đến năm 2006, Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 2006 lại tiếp tục được thông qua bằng đạo luật số 55/2006 trong đó tập trung vào 3 thay đổi căn bản, đó là (i) bổ sung dịch vụ bán buôn bán lẻ vào hệ thống phân loại hàng hóa dịch vụ, (ii) bổ sung khái niệm “xuất khẩu” vào nhóm các hành vi thuộc nội hàm của khái niệm “sử dụng” nhãn hiệu, và (iii) đẩy mạnh xử phạt hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Thời kỳ sau năm 2008

Đến năm 2008 Nhật Bản tiếp tục sửa Luật nhãn hiệu bằng đạo luật số 16/2008 chủ yếu gồm 4 nhóm vấn đề là (i) giảm phí nhãn hiệu và sáng chế, (ii) sửa đổi quy định về thời hạn nộp yêu cầu xét xử khiếu nại chống lại từ chối hoặc quyết định của xét nghiệm viên, (iii) cập nhật hệ thống điện tử của JPO để làm tăng số lượng các văn phòng sở hữu trí tuệ tham gia vào chuyển giao tài liệu ưu tiên, và (iv) sửa đổi hệ thống đăng ký li-xăng không độc quyền đối với mẫu hữu ích.

Năm 2014, Chính phủ Nhật Bản ban hành Chiến lược đem lại sức sống mới Nhật Bản và Sách lược cơ bản liên quan đến chiến lược sở hữu trí tuệ tái tuyên bố khẩu hiệu “hiện thực hóa quốc gia dựa trên sở hữu trí tuệ” vốn đã đề cập trong Chính sách khung về sở hữu trí tuệ ban hành năm 2002. Theo đó hàng loạt các luật như sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệu đã được sửa đổi. Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 2014 ra đời có xuất phát từ hệ quả của việc Nhật Bản tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)[13] gồm 12 thành viên trong đó có Hoa Kỳ, theo đó có vài điểm thay đổi đáng lưu ý sau[14]:

1. Mở rộng đối tượng bảo hộ nhãn hiệu, cụ thể nhãn hiệu màu (color mark) và âm thanh (sound mark) trở thành đối tượng có thể được bảo hộ ở Nhật Bản.
2. Mở rộng phạm vi chủ thể có tư cách đăng ký nhãn hiệu tập thể khu vực, bao gồm cả phòng thương mại và công nghiệp, các hiệp hội hoặc hội về thương mại và công nghiệp.
3. Chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu mà trùng hoặc tương tự với tên viết tắt của các tổ chức quốc tế nếu sản phẩm mang nhãn hiệu đó được công nhận rộng rãi bởi người tiêu dùng.

Ngày 10/7/2015 đạo luật số 55/2015 được thông qua việc sửa đổi từng phần luật sáng chế và các luật khác trong đó có luật nhãn hiệu. Các thay đổi liên quan đến nhãn hiệu gồm thay đổi biểu phí đối với các thủ tục liên quan đến nhãn hiệu, thiết lập các quy định liên quan đến Hiệp ước Singapore về luật nhãn hiệu để thi hành các thủ tục mới được đưa vào luật sửa đổi cùng với việc Nhật Bản tham gia Hiệp ước này mà sẽ có hiệu lực từ 11/6/2016[15].

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả Mỹ, EU, Canada, Trung Quốc, Thailand. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.