Email: vinh@bross.vn

10. Hậu quả pháp lý nếu không nộp lệ phí gia hạn hoặc duy trì hiệu lực các văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ?

Không nộp lệ phí duy trì hoặc gia hạn hiệu lực trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hoặc trong vòng 6 tháng thuộc giai đoạn ân hạn 6 tháng sau khi hết hạn sẽ mặc nhiên dẫn đến quyền độc quyền gắn liền với bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bằng bảo hộ giống cây trồng, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị đình chỉ. Hiện nay pháp luật không có quy định cho phép phục hồi quyền độc quyền bị đình chỉ vì lý do chủ văn bằng không nộp phí gia hạn/duy trì hiệu lực

11. Các yêu cầu đối với chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ kể trên?

Đối với bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận thiết kế bố trí mạch tích hợp, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nhãn hiệu thông thường):

• Bản gốc/bản sao công chứng hợp đồng chuyển nhượng kèm theo bản dịch tiếng Việt (nếu hợp đồng được làm khác tiếng Việt)
• Bản gốc các bằng độc quyền và các giấy chứng nhận nêu trên
• Văn bản ký bởi các đồng chủ sở hữu nếu đối tượng chuyển nhượng thuộc sở hữu chung

Ngoài yêu cầu trên, đối với nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, tài liệu yêu cầu thêm gồm:

1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận được soạn thảo và ký bởi bên nhận chuyển nhượng
2. Tài liệu, chứng cứ chứng minh tư cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận của bên nhận chuyển nhượng như thể bên chuyển nhượng là người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận ban đầu

Chỉ dẫn địa lý không thể chuyển nhượng trong mọi trường hợp trong khi tên thương mại chỉ được chuyển nhượng nếu đi kèm với toàn bộ cơ sở kinh doanh gắn liền với tên thương mại đó

Việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là không bị bắt buộc. Nhưng cần chú ý chuẩn bị tốt hợp đồng chuẩn nhượng theo hướng đầy đủ, rõ ràng và chi tiết để tránh tranh chấp về sau. Tuy nhiên trong mọi trường hợp cần lưu ý quyền nhân thân như quyền làm cha đẻ của tác phẩm, quyền ngăn cản việc sửa chữa, cắt xén gây phương hại đến uy tín, danh dự của tác giả không thể chuyển nhượng

12. Có bắt buộc phải đăng ký hợp đồng chuyển nhượng không? Nếu không đăng ký thì hậu quả pháp lý là gì?

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan không phải đăng ký và việc không đăng ký sẽ không gây ra bất kỳ hậu quả nào.

Đối với các quyền sở hữu trí tuệ được xác lập trên cơ sở phải đăng ký như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu, giống cây trồng), hợp đồng chuyển nhượng sẽ bị xem là vô hiệu chừng nào nó chưa được đăng ký với Cục SHTT hoặc PVPO

13. Việc cấp li-xăng cho bên thứ 3 sử dụng quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật yêu cầu cụ thể như thế nào?

Việc cấp li-xăng quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng, quyền tác giả hoặc quyền liên quan thực chất là việc chủ sở hữu các quyền này cho người khác thuê các quyền này để khai thác, sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định kèm theo điều kiện phải trả phí bản quyền (royalty).

Luật yêu cầu bên giao và bên nhận li-xăng phải có thỏa thuận bằng văn bản, trong đó thỏa thuận này phải có nội dụng chủ yếu:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

c) Dạng hợp đồng (li-xăng độc quyền, li-xăng không độc quyền, li-xăng thứ cấp)

d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

đ) Thời hạn hợp đồng;

e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;

g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền

14. Pháp luật có bắt buộc hợp đồng li-xăng phải được đăng ký không? Nếu không đăng ký thì dẫn đến hậu quả pháp lý gì?

Không. Các hợp đồng li-xăng quyền sở hữu trí có hiệu lực dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, không cần phải đăng ký với Cục SHTT, Cục bản quyền tác giả hoặc với PVPO.

Vì Điều 148(2) Luật SHTT quy định hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp do vậy có thể thấy rằng hệ quả pháp lý của việc không đăng ký hợp đồng li-xăng có lẽ chỉ đặc biệt liên quan đến nhãn hiệu vì trong trường hợp hợp đồng li-xăng không đăng ký thì việc sử dụng nhãn hiệu li-xăng bởi bên nhận li-xăng không được công nhận là đang được sử dụng bởi bên giao li-xăng nên có thể dẫn tới hệ quả tai hại là nhãn hiệu li-xăng có thể bị đình chỉ hiệu lực vì lý do 5 năm liên tục không sử dụng theo yêu cầu của bên thứ ba.

Tuy vậy, kể từ ngày 14/01/2019, ngày mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hoặc TPP-11) đã có hiệu lực đối với Việt Nam, điều 148(2) Luật SHTT về nghĩa vụ phải đăng ký hợp đồng li-xăng mới làm phát sinh hiệu lực đối với bên thứ 3 chính thức bị đình chỉ dẫn đến lo ngại của bên giao li-xăng về vấn đề nêu trên không còn nữa. Chi tiết thông tin này có thể xem tại link[1]: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/MOT-SO-THAY-DOI-PHAP-LY-QUAN-TRONG-LIEN-QUAN-DEN-LINH-VUC-SO-HUU-TRI-TUE-SAU-KHI-HIEP-DINH-DOI-TAC-TOAN-DIEN-XUYEN-THAI-BINH-DUONG-CPTPP-CO-HIEU-LUC-DOI-VOI-VIET-NAM-TU-NGAY-14012019

15. Hợp đồng li-xăng độc quyền và không độc quyền có hạn chế tư cách khởi kiện hoặc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bên nhận li-xăng hay không?

Không. Luật SHTT không có bất kỳ điều khoản nào ngăn cấm bên nhận li-xăng, dù độc quyền hay không độc quyền, thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với đối tượng li-xăng. Nhưng cần lưu ý rằng khi thực thi bảo vệ quyền SHTT, bên nhận li-xăng phải cung cấp bằng chứng chứng minh mình có tư cách khởi kiện hoặc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đó nếu hợp đồng li-xăng đã ký kết quy định như vậy.

16. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Nếu có, ngưỡng xâm phạm nào dẫn đến trách nhiệm hình sự và hình phạt bị áp dụng như thế nào?

Có. Theo Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, chỉ một số hành vi xâm phạm được thực hiện liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở quy mô thương mại mới có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 225 và 226.

Về dấu hiệu định tội của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo điều 225, cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự có thể bị xử lý hình sự với hình phạt chính là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hành vi xâm phạm của cá nhân đó đồng thời thỏa mãn 3 dấu hiệu sau:

1. Thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, cụ thể là (a) làm bản sao tác phẩm, bản ghi âm hoặc bản ghi hình, hoặc (b) phân phối bản sao tác phẩm, bản ghi âm hoặc bản ghi hình cho công chúng mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền;
2. Xâm phạm với quy mô thương mại, hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu  đồng đến dưới 500 triệu đồng;
3. Hành vi xâm phạm được thực hiện với lỗi cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp)

Cá nhân thực hiện hành vi nêu trên có thể bị áp dụng trách nhiệm hình sự tăng nặng, cụ thể là bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu cơ quan điều tra hình sự tìm thấy thêm một trong các tình tiết định khung tăng nặng: (i) phạm tội có tổ chức, (ii) phạm tội 2 lần trở lên, (iii) thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên, (iv) gây thiệt hại cho chủ thể quyền 500 triệu đồng trở lên, hoặc (v) hàng hóa vi phạm trị giá 500 triệu đồng trở lên

Ngoài ra, các hình phạt bổ sung (ngoài hình phạt chính) có thể áp dụng gồm: phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Liên quan đến dấu hiệu định tội của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo điều 226, cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự có thể bị xử lý hình sự với hình phạt chính là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm nếu hành vi xâm phạm của cá nhân đó đồng thời thỏa mãn 3 dấu hiệu sau:

1. Thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (counterfeit mark goods) hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo (fake geographical indication) mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền;
2. Xâm phạm với quy mô thương mại, hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu  đồng đến dưới 500 triệu đồng;
3. Hành vi xâm phạm được thực hiện với lỗi cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp)

Cá nhân thực hiện hành vi nêu trên có thể bị áp dụng trách nhiệm hình sự tăng nặng, cụ thể là bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu cơ quan điều tra hình sự tìm thấy thêm một trong các tình tiết định khung tăng nặng: (i) phạm tội có tổ chức, (ii) phạm tội 2 lần trở lên, (iii) thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên, (iv) gây thiệt hại cho chủ thể quyền 500 triệu đồng trở lên, hoặc (v) hàng hóa vi phạm trị giá 500 triệu đồng trở lên

Ngoài ra, các hình phạt bổ sung (ngoài hình phạt chính) có thể áp dụng gồm: phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trường hợp cá nhân nêu trên bị xử lý hình sự không loại trừ khả năng chính pháp nhân mà đã chỉ đạo cá nhân đó phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Nói cách khác, lần đầu tiên pháp luật hình sự Việt Nam đưa vào chế tài hình sự áp dụng đối với pháp nhân (nhưng chỉ áp dụng đối với pháp nhân thương mại[2]). Theo đó, ngoài việc thỏa mãn các dấu hiệu khách quan tương tự như khoản 1 điều 225 nêu trên mà dẫn đến pháp nhân thương mại đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự (bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 6 tháng đến 2 năm) nếu cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh được pháp nhân thương mại đó cùng lúc thõa mãn 4 điều kiện sau:

(a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;

(b) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;

(c) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;

(d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 5 năm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật này.

Còn nữa….

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.