Sự vận hành của Đạo luật chống lu mờ nhãn hiệu TDRA[1] của Hoa Kỳ về bảo hộ

nhãn hiệu nổi tiếng nhìn từ vụ Coach Services, Inc. v. Triumph Learning LLC[2]

Trong vụ Coach Services, Inc. v. Triumph Learning LLC[3], Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ đã xác nhận quyết định không tương tự gây nhầm lẫn của Cơ quan giải quyết khiếu nại và xét xử tranh chấp nhãn hiệu (TTAB) trực thuộc USPTO giữa nhãn hiệu COACH của bên phản đối Coach Services, Inc. dùng cho sản phẩm túi xách, quần áo thuộc nhóm 18 & 25 và nhãn hiệu COACH của người nộp đơn Triumph Learning LLC xin đăng ký cho sách và phần mềm dùng hỗ trợ giáo viên và học sinh chuẩn bị làm bài thi tiêu chuẩn thuộc nhóm 9 & 16. Trong đơn phản đối nộp cho TTAB ngày 17/3/2006, bên phản đối các đơn đăng ký của người nộp đơn trên dựa trên các căn cứ: (i) tương tự gây nhầm lẫn theo điều 15 U.S.C. § 1052(d) và hành vi làm lu mờ nhãn hiệu của người khác theo điều 15 U.S.C. § 1125(c), và (ii) COACH chỉ mang tính mô tả cho sản phẩm xin đăng ký theo điều 15 U.S.C. § 1052(e). Bên phản đối cho rằng nhãn hiệu COACH của mình là nổi tiếng vì nó đã quảng cáo và bán nhiều sản phẩm túi xách, quần áo, đồng hồ cao cấp và nó đã sử dụng nhãn hiệu này từ 1961. Các sản phẩm này được bán ở 400 cửa hàng riêng của nó, tại các trung tâm mua sắm và cả trên internet. Bên phản đối cũng đã quảng bá nhãn hiệu bằng quảng cáo trên báo và tạp chí như Elle, Vogue, Mademoiselle, and Vanity Fair, trên biển hiệu lớn, xe bus và kiosk điện thoại. Doanh số mà bên phản đối tuyên bố trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2008 là 10 tỷ USD và chi phí bỏ ra quảng cáo hàng năm khoảng từ 30 đến 60 triệu USD. Bên phản đối còn cung cấp bằng chứng điều tra thị trường cho thấy 96% số người trong độ tuổi từ 18-24 nhận biết được nhãn hiệu COACH. Như vậy rõ ràng là bên phản đối không hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, người nộp đơn không phải là đối thủ cạnh tranh của bên phản đối và bên phản đối không cung cấp bằng chứng nào chứng tỏ có nhầm lẫn thực tế (actual confusion) xuất phát từ việc sử dụng nhãn hiệu của người nộp đơn.

Ngày 17/10/2010, TTAB ra phán quyết bác bỏ phản đối của bên phản đối vì (a) không có khả năng gây nhầm lẫn nào tồn tại giữa nhãn hiệu của các bên , và (b) việc sử dụng nhãn hiệu COACH của người nộp đơn không có khả năng làm lu mờ nhãn hiệu COACH của bên phản đối. Trong khi TTAB thừa nhận nhãn hiệu COACH của bên phản đối là nổi tiếng nhằm mục đích đánh giá khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion) thì nó lại kết luận rằng bên phản đối không cung cấp đủ bằng chứng chứng minh danh tiếng của mình làm điều kiện thực thi khiếu nại dựa trên hành vi làm lu mờ nhãn hiệu quy định tại Luật Sửa đổi về làm lu mờ nhãn hiệu năm 2006 (TDRA). Bên phản đối kháng cáo quyết định của TTAB, trong đó chủ yếu khiếu nại về việc TTAB bác bỏ không đúng nhiều chứng cứ của bên phản đối trong đó đặc biệt là thông tin liên quan đến doanh thu và chi phí quảng cáo.

Tòa phúc thẩm nhận định TTAB đã chính xác khi cho rằng 2 trong số 13 yếu tố DuPont[4] nghiêng về bên phản đối gồm COACH của bên phản đối nổi tiếng cho mục đích đánh giá tương tự gây nhầm lẫn và nhóm đối tượng khách hàng có thể chồng lấn. Nhưng ngược lại TTAB cũng thấy các yếu tố nghiêng về người nộp đơn như hàng hóa mang các nhãn hiệu không liên quan hoặc không tương tự, hàng hóa di chuyển ở các kênh khác nhau, nhãn hiệu được dùng bởi các bên có nghĩa khác nhau và cũng chuyển tải ấn tượng thương mại khác nhau, và thị trường mục tiêu của người nộp đơn hướng tới khách hàng có hiểu biết.

Về hành vi làm lu mờ nhãn hiệu (dilution), Luật sửa đổi chống lu mờ nhãn hiệu (TDRA) năm 2006 và điều 43(c) sửa đổi của Luật Lanham, 15 U.S.C. § 1125(c) quy định “chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng mà có tính phân biệt dù tự thân hoặc đạt được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng, có quyền được cấp lệnh ngăn chặn người khác, vào bất kỳ thời điểm nào sau khi nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đã trở nên nổi tiếng, bắt đầu sử dụng nhãn hiệu hoặc tên thương mại mà có khả năng làm lu mờ theo cách làm giảm đặc tính phân biệt (dilution by blurring) hoặc làm lu mờ theo cách làm bẩn (dilution by tarnishment) đối với nhãn hiệu nổi tiếng, bất kể có hay không có khả năng nhầm lẫn hoặc thực tế nhầm lẫn, cạnh tranh, hoặc tổn hại kinh tế thực tế”. Để được bảo hộ theo điều luật này, nguyên đơn phải thỏa mãn cả 4 yếu tố: (a) nguyên đơn sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có tính phân biệt, (b) bị đơn đang sử dụng nhãn hiệu trong thương mại mà bị cáo buộc làm lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng, (c) việc sử dụng nhãn hiệu của bị đơn bắt đầu sau khi nhãn hiệu của nguyên đơn trở nên nổi tiếng, và (d) việc sử dụng nhãn hiệu bởi bị đơn có khả năng làm lu mờ theo cách làm giảm đặc tính phân biệt  hoặc làm lu mờ theo cách làm bẩn nhãn hiệu nổi tiếng.

Câu hỏi pháp lý mang tính phân định ranh giới áp dụng TDRA rõ ràng là nhãn hiệu bị xâm phạm phải thỏa mãn dấu hiệu “nổi tiếng” (famous). Điều 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A) TDRA quy định “một nhãn hiệu nổi tiếng nếu nó được công nhận rộng rãi bởi công chúng người tiêu dùng nói chung của Hoa Kỳ (general consuming public) với tư cách là chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ của chủ nhãn hiệu”. Chính việc sử dụng cụm từ “được công nhận rộng rãi bởi công chúng người tiêu dùng nói chung” khẳng định rằng TDRA loại bỏ các dạng nổi tiếng ở cấp độ thấp hơn (niche fame)[5]. Cũng theo TDRA thì 4 yếu tố sau phải được tòa án xem xét trước khi quyết định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không:

(i)        Thời hạn, phạm vi và khu vực địa lý của quảng cáo, quảng bá mà được thực hiện bởi chủ nhãn hiệu hoặc bên thứ ba;

(ii)       Doanh số, số lượng và phạm vi địa lý của việc bán sản phẩm mang nhãn hiệu;

(iii)      Phạm vi thực tế công nhận nhãn hiệu; và

(iv)      Nhãn hiệu đã đăng ký theo đạo luật ngày 3/3/1881 hay đạo luật ngày 20/2/1905 hay đăng ký trên đăng bạ chính (principal register).

Theo Tòa phúc thẩm như vậy thì danh tiếng nhằm mục đích xác định khả năng gây nhầm lẫn và danh tiếng để áp dụng biện pháp chống làm lu mờ nhãn hiệu là hai quan niệm pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cũng cần thấy rằng để có thể áp dụng TDRA thì yêu cầu về chứng cứ, chất lượng của chứng cứ là rất khắc nghiệt. Tòa phúc thẩm cho rằng COACH đã giành được mức độ công nhận bởi công chúng ở mức cao thông qua truyền thông nhưng hầu hết bằng chứng trong số đó lại diễn ra sau ngày nhãn hiệu COACH của người nộp đơn được nộp, do vậy TTAB đúng khi quyết định bác bỏ đơn phản đối dựa trên cả khiếu nại về tương tự gây nhầm lẫn và khả năng làm lu mờ nhãn hiệu của bên phản đối. Vụ việc COACH là một minh chứng rõ rệt về việc TDRA được tòa án giải thích và áp dụng theo hướng quá hẹp, nghĩa là việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng chống lại hành vi làm lu mờ chỉ áp dụng cho nhãn hiệu rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ mà người ta thường hay gọi là “household name”[6] – tạm dịch là từ ngữ cửa miệng (tức là đã trở nên quá quen thuộc đối với mọi người).

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả Mỹ, Canada, Trung Quốc, Thailand. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.