Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ra phán quyết trở thành án lệ: Coach dùng cho học liệu giáo dục không làm giảm tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng COACH dùng cho đồ thời trang

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Sau khi TTAB bác đơn phản đối của CSI ngăn chặn Triumph sử dụng nhãn hiệu Coach cho phần mềm và ấn phẩm giáo dục vì xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng[1] COACH dùng cho túi da thời trang,[2] Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ (CAFC) [3] ra phán quyết giải quyết đơn khởi kiện chống TTAB. Bross & Partners giới thiệu một số phân tích pháp lý khá thú vị ở cấp tòa phúc thẩm để giúp hiểu rõ hơn về vai trò đối trọng của hệ thống tư pháp so với hệ thống hành chính trong giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ở Hoa Kỳ.

Nhãn hiệu có trước

Nhãn hiệu có sau

Text, logo, company nameDescription automatically generated

A picture containing text, clipartDescription automatically generated

TTAB bác phản đối vì COACH không đủ nổi tiếng ở ngưỡng “Household Name”

Để có thể ngăn chặn Triumph sử dụng nhãn hiệu Coach cho sản phẩm phần mềm, học liệu giáo dục vốn được xem là không tương tự với sản phẩm đồ da, túi xách mang nhãn hiệu COACH, CSI chỉ có một cách là phải nỗ lực chứng minh nhãn hiệu COACH là nhãn hiệu nổi tiếng do nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ rộng hơn so với nhãn hiệu thông thường.

CSI cung cấp nhiều bằng chứng về doanh thu, quảng cáo và quảng bá thương hiệu COACH, chẳng hạn CSI đã quảng cáo và bán nhiều sản phẩm túi xách, quần áo, đồng hồ cao cấp mang nhãn hiệu COACH từ năm 1961 ở 400 cửa hàng, tại các trung tâm mua sắm và cả trên internet; quảng bá nhãn hiệu dưới hình thức quảng cáo trên báo và tạp chí như Elle, Vogue, Mademoiselle, and Vanity Fair, trên biển hiệu lớn, xe bus và kiosk điện thoại; doanh số trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2008 là 10 tỷ USD, trong đó riêng năm 2008 là 3,6 tỷ USD và chi phí bỏ ra quảng cáo hàng năm khoảng từ 30 đến 60 triệu USD; kết quả điều tra thị trường năm 2008 cho thấy mức độ biết đến thương hiệu COACH bởi công chúng Mỹ ở mức cao.

Mặc dù công nhận thương hiệu COACH dùng cho túi xách thời trang là nhãn hiệu nổi tiếng nhằm mục đích đánh giá khả năng liệu nhãn hiệu Coach dùng cho phần mềm và học liệu giáo dục có khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion fame) với nhãn hiệu nổi tiếng COACH hay không, TTAB lại không công nhận COACH nổi tiếng theo Đạo luật chống làm lu mờ nhãn hiệu (TDRA).[4] Sở dĩ như vậy là vì CSI không chứng minh được COACH nổi tiếng trước đại bộ phận công chúng (public at large), nghĩa là danh tiếng của COACH chưa đạt ngưỡng gọi là “household name” [một cái tên nổi tiếng được hầu hết mọi người biết tới]. Cuối cùng, TTAB bác toàn bộ đơn phản đối của CSI, kết luận rằng: (1) không có khả năng tương tự gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu của các bên; (2) không tồn tại khả năng làm lu mờ (làm giảm tính phân biệt) đối với nhãn hiệu COACH của CSI dùng cho đồ thời trang với nhãn hiệu Coach của Triumph dùng cho học liệu giáo dục.

CSI khởi kiện ra CAFC chống quyết định bác phản đối của TTAB cho rằng: (a) TTAB cân bằng 13 yếu tố DuPont để xác định khả năng gây nhầm lẫn là không đúng; (a) TTAB lờ đi các chứng cứ quan trọng CSI chứng minh COACH là nhãn hiệu nổi tiếng nhằm mục đích chống lu mờ/pha loãng/giảm tính phân biệt; và (c) nhãn hiệu Coach của Triumph là mô tả (không có chức năng nhãn hiệu)

CAFC quyết định COACH chỉ đạt ngưỡng Niche Fame không đạt ngưỡng Dilution Fame

Về tố tụng, CAFC ủng hộ quan điểm của TTAB không công nhận báo cáo tài chính 2000-2008 (corporate annual report) của CSI là bằng chứng vì quy định về tố tụng dân sự quy định báo cáo tài chính hàng năm của công ty không được coi là ấn phẩm in có thể tiếp cận được bởi công chúng và do vậy không được chấp nhận làm chứng cứ dựa trên thông báo dựa vào chứng cứ [notice of reliance] do báo cáo này không được xác thực.

Về nội dung, đánh giá khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu COACH được công nhận là nổi tiếng, CAFC đồng ý với quan điểm của TTAB rằng danh tiếng của COACH khi được công nhận là nổi tiếng [nhãn hiệu nổi tiếng đem lại phạm vi bảo hộ rộng hơn] là chưa đủ để ngăn cấm Triumph sử dụng Coach vì vẫn cần phải tuân thủ pháp luật về đánh giá khả năng gây nhầm lẫn theo các yếu tố khác của án lệ 13 yếu tố DuPont. CAFC đồng ý với nhận định quan trọng của TTAB nói rằng các nhãn hiệu có ý nghĩa khác nhau và tạo nên ấn tượng thương mại khác nhau vì”coach” là từ tiếng Anh thông thường có nhiều nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Đánh giá về tính tương tự của hàng hóa mang các nhãn hiệu, CAFC cho rằng TTAB không mắc sai lầm khi kết luận rằng hàng hóa mang các nhãn hiệu là không tương tự hoặc không liên quan trong khi kênh thương mại là khác nhau. Tựu chung lại, CAFC kết luận TTAB đã chính xác khi kết luận COACH dùng cho đồ thời trang như túi xách, quần áo không tương tự gây nhầm lẫn với Coach dùng cho phần mềm và học liệu giáo dục phục vụ làm bài thi.

Vì nhãn hiệu nổi tiếng nhằm mục đích ngăn chặn khả năng người khác sử dụng nó theo cách có khả năng làm lu mờ/làm giảm tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng (Fame for Dilution) khác với nhãn hiệu nổi tiếng nhằm mục đích đánh giá khả năng gây nhầm lẫn (Fame for Likelihood of Confusion), CAFC nhận định rằng Đạo luật TDRA đỏi hỏi mức độ nổi tiếng nhằm mục đích chống lu mờ phải là danh tiếng được công nhận bởi công chúng nói chung [general consuming public] ở Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa danh tiếng chỉ có được với bộ phận nhỏ công chúng hay còn gọi là danh tiếng kiểu “Niche Fame” sẽ không đạt ngưỡng Đạo luật TDRA quy định.

CAFC đồng ý với quan điểm của TTAB kết luận rằng bằng chứng do CSI cung cấp không đủ để chứng minh rằng COACH đã được biết bởi đại bộ phận công chúng, nghĩa là các bằng chứng do CSI cung cấp chưa đủ thuyết phục để TTAB tin rằng danh tiếng của COACH được công nhận bởi công chúng đại chúng ở Mỹ. Vì các lẽ đó, CAFC kết luận giữ nguyên quyết định của TTAB về việc bác đơn phản đối 91170112 dựa trên căn cứ khả năng nhầm lẫn và khả năng làm giảm tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng COACH.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

[1] Để hiểu về nhãn hiệu nổi tiếng, tham khảo thêm “Bàn về nghĩa vụ bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng của Việt Nam trên cơ sở tham chiếu pháp luật quốc tế và Khuyến Nghị Chung của WIPO năm 1999” ở đường dẫn:

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d4d171e4-f4a9-445b-8931-b1c6705e657f

[2] Xem thêm chi tiết vụ phản đối ở TTAB ở bài viết “Công nhận và xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng trong thủ tục phản đối nhãn hiệu ở Hoa Kỳ” có ở đường dẫn:

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a50ce5f6-b8f7-4a74-8ca2-1471c5bea7db

[3] Xem đầy đủ bản án trong vụ Coach Services, Inc. v. Triumphhh Learning LLC được xét xử bởi The United States Court of Appeals for the Federal Circuit (the "CAFC") ở đường dẫn: https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/11-1129.pdf

[4] Đạo luật chống lu mờ nhãn hiệu có tên tiếng Anh là Trademark Dilution Revision Act of 2006, 15 U.S.C. § 1125(c). Thuật ngữ “Dilution” trong tiếng Việt đôi khi được dịch là làm “lu mờ”, “pha loãng”, “giảm tính phân biệt” của nhãn hiệu nổi tiếng vì Điều 43(c) Lanham Act quy định chủ nhãn hiệu nổi tiếng có quyền ngăn cấm người khác, vào bất kỳ thời điểm nào sau khi nhãn hiệu trở nên nổi tiếng, sử dụng nhãn hiệu hoặc tên thương mại mà có khả năng làm giảm tính phân biệt /làm lu mờ (dilution by blurring) hoặc làm hoen ố danh tiếng (dilution by tarnishment) nhãn hiệu nổi tiếng, bất luận có hay không có khả năng gây nhầm lẫn, nhầm lẫn thực tế, cạnh tranh trực tiếp, hoặc có hay không có thiệt hại kinh tế.