“Khả năng gây nhầm lẫn” chỉ tồn tại dựa trên kết quả

của đánh giá tổng thể nhãn hiệu xin đăng ký so với nhãn hiệu có trước

Email to: vinh@bross.vn

Trong vụ Burger King vs. King Ice Cream như được nêu dưới đây, Bross & Partners đã giúp khách hàng tự vệ thành công bằng cách thuyết phục Cục SHTT bác bỏ đơn phản đối.

Tóm tắt sự việc

Theo thông báo của Cục SHTT tại Công văn số 5132/SHTT-NH ngày 19/08/2011, F&N Creameries (S) Pte. Burger King Corporation, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh chuyên về hamburger toàn cầu của Hoa Kỳ có trụ sở tại Florida, chủ sở hữu của nhiều nhãn hiệu Burger King được bảo hộ tại Việt Nam cho sản phẩm bánh kẹp, kem lạnh (ăn được) và các sản phẩm khác thuộc các nhóm 29, 30, 32 và 43, nộp đơn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu "King Ice Cream & hình" theo đơn số 4-2010-19216 gắn liền với kem lạnh, bánh và kẹo thuộc nhóm 30 như bảng mô tả dưới đây

Tranh luận của các bên

1. Bên phản đối cho rằng dấu hiệu “King’s” của bên bị phản đối không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ ở điều 74(2)(e) Luật sở hữu trí tuệ[1] vì (a) dấu hiệu King’s thuộc nhãn hiệu xin đăng ký King’s & hình tương tự với phần chữ “King” thuộc các nhãn hiệu có trước về cấu trúc và cách phát âm làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng nhãn hiệu xin đăng ký là biến thể của nhãn hiệu có trước hoặc các đối tượng này có cùng nguồn gốc; (b) sản phẩm “kem lạnh, kem ốc quế, bánh quy, bánh ngọt và kẹo” ở nhóm 30 của nhãn hiệu có trước bị coi là trùng lặp với sản phẩm mang nhãn hiệu có trước Burger King như “bánh kẹp thịt, bánh bao nhân thịt, bánh nhân hoa quả, kem lạnh”

2. Bác bỏ lập luận của bên phản đối, bên bị phản đối cho rằng bất luận nhãn hiệu có trước và nhãn hiệu xin đăng ký cùng chứa dấu hiệu/yếu tố “King” thì đánh giá tổng thể hai nhãn hiệu cho thấy chúng vẫn đủ khả năng phân biệt được với nhau vì: (a) Burger King có thể được nhận biết bởi khách hàng là “Vua bánh hăm-bơ-gơ” trong khi nhãn hiệu xin đăng ký được hiểu là “Kem của Vua”; (b) dấu hiệu “KING” là dấu hiệu được sử dụng nhiều bởi các chủ thể khác nhau cho cùng một loại hàng hóa hoặc hàng hóa có mối liên hệ mật thiết với nhau ví dụ Candy King (của CK Holding AB), King Crab (của Orion Corporation), Canjun King (của Bruce Foods Corporation); và (c) nhãn hiệu xin đăng ký có hình thức thể tạo ấn tượng khác biệt về thị giác so với nhãn hiệu có trước, cụ thể nhãn hiệu xin đăng ký gồm hình một dải lụa uốn cong hai đầu, ở giữa là hai hình bầu dục lồng vào nhau, bên dưới hai hình bầu dục là chữ “King’s” viết thường màu đen, bên dưới chữ King’s là 3 đường cong thẳng hàng từ trên xuống, có kích thước nhỏ dần; bao quanh các đường cong là dòng chữ “ice cream” khác hẳn với hình thức trình bày của nhãn hiệu có trước gồm hình tròn khuyết viền đen, bên trong là một hình tròn nhỏ hơn màu đen, ở giữa có chữ “BURGER KING” viết hoa màu đen.

Kết luận giải quyết phản đối

Cục sở hữu trí tuệ cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký “King’s ice cream” và nhãn hiệu có trước “Burger King” có ấn tượng thị giác và cách trình bày khác nhau trong khi phần chữ “King” đã được nhiều chủ sở hữu khác nhau đăng ký cho cùng sản phẩm do vậy các nhãn hiệu có yếu tố “King” sẽ tạo được khả năng phân biệt nếu có sự khác nhau của các yếu tố đi kèm. Vì lý do đó, Cục sở hữu trí tuệ không chấp nhận phản đối.

Bình luận

Nhìn ra thế giới, đánh giá tổng thể là một nguyên tắc quan trọng được ghi nhận trong quy chế xét nghiệm nhãn hiệu ở nhiều nước, chẳng hạn như ở Liên minh Châu âu và Hoa Kỳ. Ở Liên minh Châu Âu, đánh giá tổng thể (global assessment) được xây dựng thành một hướng dẫn riêng cho thẩm định viên của EUIPO, theo đó EU nhận định rằng vì mức độ tương tự giữa các nhãn hiệu có thể dẫn tới khả năng nhầm lẫn không tồn tại cố định nên mọi yếu tố có liên quan đến các tình huống của vụ việc đều phải được thận trọng xem xét. Thực tiễn án lệ ở EU ghi nhận các tòa án ở EU luôn tuyên bố khả năng gây nhầm lẫn phải được đánh giá tổng thể, có tính đến mọi yếu tố có liên quan đến vụ việc, cách đánh giá tùy thuộc vào nhiều tình tiết khác nhau bao gồm cả mức độ nhãn hiệu (thương hiệu) được thị trường công nhận, mức độ công chúng có thể liên tưởng giữa các nhãn hiệu, mức độ tương tự giữa các nhãn hiệu và tính tương tự của sản phẩm mang các nhãn hiệu[2].

Ở Mỹ, quy chế xét nghiệm nhãn hiệu của USPTO hướng dẫn xét nghiệm phải đánh giá tổng thể (overall commercial impression) các nhãn hiệu trước khi kết luận khả năng gây nhầm lẫn. Nguyên tắc này thực tế được sử dụng bởi Tòa phúc thẩm lưu động liên bang (Court of Appeals for the Federal Circuit): “Nguyên tắc cơ bản trong việc xác định khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu là các nhãn hiệu phải được so sánh bởi tổng thể của chúng và phải xem xét hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể mà chúng được sử dụng. Theo nguyên tắc đó, khả năng gây nhầm lẫn không thể được xác định bằng cách mổ xẻ nhãn hiệu, nghĩa là, chỉ trên một phần của nhãn hiệu…”.[3]

Ở Việt Nam, đánh giá tổng thể (global assessment) là một trong sáu yếu tố[4] mà các thẩm định viên và Cục Sở hữu trí tuệ phải luôn luôn thực hiện trước khi kết luận liệu nhãn hiệu xin đăng ký có tương tự tới mức gây nhầm lẫn (khả năng gây nhầm lẫn) với nhãn hiệu có trước hay không. Mặc dù Việt Nam không có quy định thực sự đủ rõ và cụ thể về nguyên tắc đánh giá tổng thể song chúng tôi đánh giá cao việc Cục Sở hữu trí tuệ vận dụng tốt nguyên tắc đánh giá tổng thể để bác bỏ đơn phản đối.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (thương hiệu) và tên miền internet.