8 THỰC TIỄN BẢO HỘ SÁNG CHẾ HOẶC PA-TĂNG Ở VIỆT NAM

(sửa đổi và cập nhật mới đến ngày 17/04/2020)

Email: vinh@bross.vn

Bross & Partners tổng kết 8 thực tiễn đáng chú ý liên quan đến bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích (hay còn gọi là pa-tăng) bao gồm cả vào pha quốc gia của đơn đăng ký sáng chế quốc tế (đơn PCT) ở Việt Nam tính đến sau ngày 14/02/2019 – ngày Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam.

1. Yêu cầu bảo hộ dưới dạng sử dụng (“use claim”) không phải là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Sáng chế có yêu cầu bảo hộ dưới dạng “sử dụng” (“use claim” format) hiện tại không được chấp nhận bảo hộ ở Việt Nam mặc dù chính các yêu cầu bảo hộ dưới dạng sử dụng chất, phương pháp, thiết bị đã biết để đạt được chức năng mới đã từng được Việt Nam bảo hộ trong một thời gian dài trước khi có Luật SHTT năm 2005. Về mặt bản chất, yêu cầu bảo hộ dưới dạng “sử dụng” một chất, phương pháp, thiết bị đã biết theo chứng năng mới [vốn được xem như tương đương với các quan niệm pháp lý của thế giới, chẳng hạn như yêu cầu bảo hộ kiểu Thụy Sĩ (“Swiss-type” claim), hoặc yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng dược chất lần thứ hai hoặc lần tiếp theo (“second or further medical use” claim)], hiện tại không được Cục SHTT chấp nhận ngay ở giai đoạn thẩm định hình thức bởi vì Cục SHTT luôn lập luận rằng yêu cầu bảo hộ dạng này không phải là đối tượng được cấp pa-tăng theo khoản 12 điều 4 Luật SHTT quy định rằng “sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên” trong khi đối tượng được nêu trong yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng chẳng hạn như “sử dụng sản phẩm X để….” hoặc “sử dụng sản phẩm X làm….” không phải là sản phẩm cũng như không phải là quy trình.

Trường hợp người nộp vẫn mong muốn đơn sáng chế có chứa một hoặc nhiều điểm bảo hộ (điểm độc lập hoặc điểm phụ thuộc) của mình được chấp nhận về hình thức thì có thể chủ động sửa đổi hoặc chờ Cục SHTT ra thông báo từ chối hình thức để sửa đổi yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng đó đối với đơn sáng chế đã nộp hoặc đối với đơn sáng chế đã vào pha quốc gia của đơn PCT, cụ thể có thể sửa thành “hợp chất X, hoặc sản phẩm X được sử dụng làm.., hoặc được sử dụng trong ….”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sau này ở giai đoạn thẩm định nội dung, Cục SHTT chắc chắn sẽ ban hành từ chối chính thức bởi vì theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi lần thứ 4[1], yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng thường sẽ bị từ chối bảo hộ vì pháp luật quy định “chức năng, công dụng của đối tượng yêu cầu bảo hộ không phải là dấu hiệu kỹ thuật cơ bản, mà có thể là mục đích, kết quả đạt được của đối tượng đó”. Vì lý do trên, người nộp đơn lưu ý cân nhắc việc giữ lại hoặc loại bỏ yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng chất, phương tiện hoặc thiết bị ra khỏi phần yêu cầu bảo hộ để tiết kiệm chi phí nộp đơn cũng như thời gian theo đuổi đơn sáng chế.

2. Chương trình máy tính là đối tượng loại trừ bảo hộ sáng chế trừ khi chứng minh được hiệu quả kỹ thuật ngoài hiệu ứng vật lý thông thường. Chương trình máy tính bao gồm cả phần mềm là một trong số bảy nhóm đối tượng loại trừ bảo hộ dưới danh nghĩa bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích theo điều 59 Luật SHTT. Tuy vậy, theo quy chế thẩm định sáng chế của Cục SHTT thì nếu chương trình máy tính thuộc sáng chế liên quan đến chương trình máy tính (một dạng sáng chế được thực hiện bởi máy tính) chạy trên máy tính tạo ra hiệu quả kỹ thuật khác ngoài hiệu ứng vật lý thông thường[2] thì chương trình máy tính đó có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

3. Ân hạn mất tính mới đến 12 tháng. Trước khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)[3] có hiệu lực ở Việt Nam, tính mới (novelty) của sáng chế xin đăng ký nếu đã bị bộc lộ trước ngày nộp đơn là một thảm họa đối với người nộp đơn vì Việt Nam chỉ chấp nhận rất hạn chế việc mất tính mới của sáng chế xin đăng ký trước ngày nộp đơn[4]. Tuy nhiên, do CPTPP đã có hiệu lực nên điều 18.38[5] đã làm thay đổi căn bản quy tắc xác định mất tính mới nêu trên, theo đó quy tắc mới được áp dụng kể từ ngày 14/01/2019 sẽ là:

1. Sáng chế được bộc lộ công khai bởi người có quyền đăng ký sáng chế hoặc người có được thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ người có quyền đăng ký sáng chế (bất kể cách có được thông tin này là có sự đồng ý hay không có sự đồng ý của người có quyền đăng ký sáng chế); và
2. Việc bộc lộ công khai trong trường hợp nêu trên xảy ra trong thời hạn không quá 12 tháng trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục SHTT (không tính ngày ưu tiên)

Hệ quả của quy tắc mới là thông tin bộc lộ công khai trong trường hợp nêu trên không được lấy làm tài liệu đối chứng (tức không thuộc “tình trạng kỹ thuật” hoặc còn gọi là “prior art”) để xác định tính mới hoặc tính sáng tạo của sáng chế liên quan. Lấy một ví dụ đơn giản để minh họa: sáng chế/giải pháp hữu ích A được tạo ra và nộp đơn đăng ký bởi B ngày 14/01/2019 nhưng thực tế cho thấy B đã bộc lộ thông tin công khai sáng chế này trên website, hoặc đã khai thác sử dụng sáng chế này trước ngày 14/01/2019 thì trong trường hợp này quy tắc ân hạn mất tính mới trong vòng 12 tháng được áp dụng (còn nếu đơn sáng chế này được nộp ngày 13/01/2019 thì nó bị xem là mất tính mới theo điều 60 Luật SHTT).

4. Cho phép chuyển đổi đơn sáng chế thành đơn giải pháp hữu ích nếu giải pháp kỹ thuật xin bảo hộ không đạt trình độ sáng tạo. Ngay cả khi tiêu chuẩn tính sáng tạo (inventive step) được cho là không đáp ứng như thể hiện trong báo cáo tra cứu quốc tế (ISR), báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế về khả năng cấp pa-tăng (IPRP Chapter I), hoặc ý kiến ​​bằng văn bản của Cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế (WO-ISA), và với điều kiện sáng chế thuộc đơn PCT được xác định vẫn đảm bảo được tính mới thì người nộp đơn vẫn có thể vào pha quốc gia Việt Nam như thường lệ, nếu muốn, bởi lẽ: (a) người nộp đơn có thể chọn yêu cầu chuyển đổi đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế dựa theo đơn PCT thành đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích; và (b) Cục SHTT thường không dựa vào ISR, IPRP Chapter I và WO-ISA nêu trên khi cấp hoặc từ chối bảo hộ mà thay vào đó Cục SHTT có khuynh hướng dựa vào văn bằng bảo hộ được cấp cho sáng chế đồng dạng (patent families) bởi các cơ quan pa-tăng hàng đầu thế giới như Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan sáng chế Châu Âu (EPO).

5. 31 tháng (chứ không phải 30 tháng) là thời hạn vào pha quốc gia. Thời hạn vào pha quốc gia của Việt Nam dựa trên đơn PCT là 31 tháng tính từ ngày ưu tiên sớm nhất chứ không phải là 30 tháng như ở hầu hết các nước khác là thành viên của Hiệp ước PCT. Đặc biệt cần lưu ý là thời gian ân hạn 06 tháng sau khi kết thúc thời hạn 31 tháng không còn được Việt Nam chấp nhận nữa.

6. Lệ phí nhà nước chỉ tính theo điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. Lệ phí nhà nước phải nộp cho Cục SHTT khi xác lập quyền đối với sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được tính trên cơ sở số lượng điểm độc lập[6] chứ không tính theo tổng số điểm yêu cầu bảo hộ được thể hiện ở phần yêu cầu bảo hộ của bản mô tả sáng chế.

7. Tình trạng sáng chế đồng dạng (patent family) thường xuyên được hỏi. Yêu cầu cung cấp thông tin sáng chế đồng dạng thường xuyên được hỏi đặc biệt là đối với đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam trước khi Việt Nam ban hành thông báo kết quả thẩm định nội dung bởi Cục SHTT. Thực tiễn này rõ ràng có lợi ở chỗ có thể giúp rút ngắn thời gian thẩm định vì vậy người nộp đơn nên chủ động tận dụng bằng cách có thể chủ động cung cấp thông tin sáng chế đồng dạng của mình đã được cấp bằng độc quyền ở các nước mà được Cục SHTT tin cậy như USPTO, JPO, hoặc EPO. Nói cách khác, việc Cục SHTT sẵn sàng cấp bằng độc quyền sáng chế dựa trên sáng chế đồng dạng đã được cấp ở nước ngoài cũng có ý nghĩa tương tự như Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Patent Prosecution Highway, gọi tắt là “PPH”) mà Việt Nam đang thử nghiệm với một số nước, chẳng hạn như với Nhật Bản[7], hoặc Chương trình hợp tác xét nghiệm sáng chế ở khu vực ASEAN (ASPEC)[8].

8. Nộp phí duy trì hiệu lực (annuity) hàng năm đúng quy tắc trừ năm thứ nhất bất quy tắc. Chủ bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích nếu muốn duy trì hiệu lực của bằng độc quyền buộc phải nộp phí duy trì hiệu lực ngay từ năm thứ 1. Thời hạn để nộp phí duy trì là 6 tháng trước ngày hết hạn. Chủ bằng độc quyền có thể nộp muộn nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày hết hạn. Trên thực tiễn vì lý do thuận tiện, trong thông báo cấp bằng độc quyền của mình, Cục SHTT thường yêu cầu người nộp đơn phải trả phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất cùng với phí cấp bằng độc quyền và Cục SHTT sẽ chỉ phát hành bằng độc quyền sau khi phí duy trì năm thứ nhất và phí cấp bằng được nộp đủ. Cần lưu ý trên bằng độc quyền (bản in giấy) có chỉ dẫn thông tin bằng độc quyền được cấp theo một quyết định của Cục SHTT (quyết định này chỉ lưu hành nội bộ, không gửi cho người nộp đơn) dẫn đến thực tế là thời hạn để nộp lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ 2 và các năm tiếp theo khác với năm thứ nhất, cụ thể ngày đến hạn cố định cho các năm từ thứ 2 trở đi chính là ngày cấp bằng độc quyền

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

 Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Nhờ có sự hỗ trợ tận tâm của các luật sư và nhóm chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư thuộc nhiều chuyên ngành kỹ thuật khác nhau như cơ khí, dược phẩm, hóa dược, vi sinh, điện, điện tử,…Bross & Partners có thể giúp khách hàng chuẩn bị bản dịch tiếng Việt, vào pha quốc gia của đơn PCT, chuẩn bị nộp đơn sáng chế theo Công ước Paris, hỗ trợ viết bản mô tả và nộp đơn đăng ký sáng chế ở Việt Nam và ra nước ngoài.