Bàn về nghĩa vụ bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng của Việt Nam trên cơ sở tham chiếu pháp luật quốc tế và Khuyến Nghị Chung của WIPO năm 1999[1]

Email: vinh@bross.vn

Nghĩa vụ bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong khuôn khổ pháp luật quốc tế

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng (“Nhãn Hiệu Nổi Tiếng“)[2] là nghĩa vụ đối với tất cả các nước thành viên của Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1883 (“Công ước Paris“) và Hiệp định về các khía cạnh có liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (“Hiệp định TRIPs“) gắn liền với sự hình thành của Tổ chức thương mại thế giới WTO trong đó bao gồm cả Việt Nam.

Nghĩa vụ bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng đối với các nước thành viên của Công ước Paris tại Điều  6bis khi được diễn giải theo cách đơn giản có thể hiểu rằng nước thành viên được coi là tuân thủ nghĩa vụ này nếu việc bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng đi kèm với đảm bảo thực hiện 5 nguyên tắc:

1. Nước thành viên phải từ chối, hủy bỏ và cấm sử dụng nhãn hiệu cấu thành bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch (kể cả phần cơ bản của nhãn hiệu đó) mà có thể gây nhầm lẫn với Nhãn Hiệu Nổi Tiếng hoặc phần cơ bản của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng được sử dụng cho hàng hóa trùng hoặc tương tự;
2. Thời hiệu hủy bỏ hiệu lực đối với đăng ký nhãn hiệu là bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng không được ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký ;
3. Không được quy định thời hiệu đối với trường hợp hủy bỏ hoặc cấm sử dụng nhãn hiệu được đăng ký hoặc sử dụng có dụng ý xấu (bad faith)
4. Bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng là bảo hộ chống lại hành vi đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu cấu thành bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch mà có thể gây nhầm lẫn với Nhãn Hiệu Nổi Tiếng hoặc phần cơ bản của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng. Không yêu cầu Nhãn Hiệu Nổi Tiếng phải đã đăng ký.

Hiệp định TRIPs, một thỏa ước quốc tế đa phương mà ở đó WTO đặt ra tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ mà các quốc gia có nghĩa vụ phải tuân thủ để làm điều kiện tiên quyết được WTO chấp nhận tư cách thành viên, đề cập tới bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng tại điều 16 theo hướng vừa bổ sung khiếm khuyết của điều 6bis Công ước Paris vừa mở rộng phạm vi bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng, cụ thể:  

1. Hiệp định TRIPs bổ sung đối tượng nhãn hiệu dịch vụ vốn không có ở điều 6bis Công ước Paris bằng cách bổ sung nghĩa vụ các thành viên là phải bảo hộ đối với cả nhãn hiệu dịch vụ
2. Khi quyết định nhãn hiệu có nổi tiếng hay không, nước thành viên phải tính đến sự biết đến nhãn hiệu đó bởi bộ phận công chúng có liên quan, bao gồm cả sự biết đến nhãn hiệu ở nước thành viên liên quan mà có được nhờ quảng bá nhãn hiệu
3. Bằng cách bổ sung Điều 6bis Công ước Paris phải được áp dụng đối với cả hàng hóa/dịch vụ mà không tương tự với hàng hóa/dịch vụ của nhãn hiệu đã đăng ký với điều kiện (i) việc sử dụng nhãn hiệu đó có thể chỉ ra mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ đó với chủ nhãn hiệu đã đăng ký, và (i) lợi ích của chủ nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị tổn hại bởi việc sử dụng đó.

Nghĩa vụ bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng theo Điều 16 Hiệp định TRIPs có thể được biểu thị theo cách dễ hiểu hơn như sau:

1. Nhãn hiệu trùng + hàng hóa/dịch vụ trùng = giả định là có khả năng gây nhầm lẫn (Hiệp định TRIPs điều 16.1)
2. Nhãn hiệu trùng/tương tự + hàng hóa/dịch vụ trùng/tương tự + đã đăng ký hoặc không đăng ký = bị cấm nếu có khả năng gây nhầm lẫn (gồm cả bản dịch, bản sao, bắt chước) [Điều 6bis Công ước Paris và Hiệp định TRIPs điều 16(1) & (2)]
3. Nhãn hiệu trùng/tương tự + hàng hóa/dịch vụ không trùng/không tương tự + đã đăng ký = bị cấm nếu thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện (i) chỉ dẫn mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ với chủ nhãn hiệu đã đăng ký, và (ii) lợi ích của chủ nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị tổn hại bởi việc sử dụng đó [Điều 6bis Công ước Paris và Hiệp định TRIPs 16(3)]

Như vậy, nghĩa vụ nêu ở Điều 16.1 Hiệp định TRIPs nêu ở điểm (a) trên đây đương nhiên đang tồn tại ở luật nhãn hiệu các nước và chỉ liên quan đến nhãn hiệu thông thường trong khi đó nghĩa vụ (b) và (c) được hiểu là chỉ áp dụng đối với bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng.

Vì thực chất các quy định của điều 6bis Công ước Paris và điều 16 Hiệp định TRIPs vẫn còn khá mơ hồ nên dẫn đến thực tế là bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng ở nhiều nước xuất hiện xu hướng không đảm bảo tính thống nhất của luật quốc gia trong việc thi hành nghĩa vụ bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng. Mặt khác, việc áp dụng trực tiếp quy định về bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng theo Điều 6bis Công ước Paris hoặc Điều 16(2)&(3)TRIPs vẫn còn gây nhiều tranh cãi ở các nước thành viên, hoặc dẫn đến các kết quả xử lý khác nhau do còn nhiều bất đồng, hoặc thậm chí còn bị chỉ trích là bảo hộ quá nhiều cho các công ty lớn, thậm chí một số ý kiến cho rằng bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng đã thoát khỏi quá xa 2 nguyên tắc trung tâm của luật nhãn hiệu: giới hạn quyền theo lãnh thổ và khả năng gây nhầm lẫn.

Khuyến Nghị Chung của WIPO về Nhãn Hiệu Nổi Tiếng

Năm 1999, WIPO đã thành lập một Ủy Ban Chuyên Gia về Nhãn Hiệu Nổi Tiếng (Committee of Experts on Well-known Trademarks) với mục đích đánh giá, xem xét các tiêu chuẩn được đặt ra để xác định Nhãn Hiệu Nổi Tiếng là những giải pháp nhằm thực thi và bảo hộ một cách hiệu quả Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trên toàn thế giới. Tháng 09/1999, Đại Hội đồng của Liên minh Công ước Paris và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đã ban hành một bản khuyến nghị chung (“Khuyến Nghị Chung”)[3] bao gồm 6 điều khoản nhằm mục đích làm rõ và bổ sung những quy định pháp luật hiện hành về bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng theo Công ước Paris và Hiệp định TRIPs.

Khuyến Nghị Chung có một số đặc điểm đáng lưu ý sau:

1. Không định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng
2. 6 điều khoản kèm theo chú giải bởi Văn phòng quốc tế WIPO, trong đó quy định về 6 yếu tố được khuyến nghị trước khi quyết định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không nổi tiếng ở một nước thành viên, làm rõ thuộc tính “bộ phận công chúng có liên quan”, phạm vi bảo hộ, vấn đề không trung thực (bad faith), xác định nhãn hiệu xung đột, giải quyết xung đột với tên thương mại, cách xử lý đối với tên miền internet
3. Khuyến Nghị Chung quy định rằng 3 yếu tố sau không được yêu cầu làm điều kiện công nhận Nhãn Hiệu Nổi Tiếng:

1. nhãn hiệu đã được sử dụng hoặc đã được đăng ký hoặc đơn đăng ký đã được nộp ở nước thành viên có liên quan
2. nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng, hoặc đã được đăng ký hoặc đơn đăng ký đã được nộp ở nước thành viên mà khác với nước thành viên có liên quan
3. nhãn hiệu được biết tới rộng rãi bởi quảng đại công chúng (public at large).

Cần lưu ý rằng Khuyến Nghị Chung không có giá trị ràng buộc nước thành viên phải áp dụng hoặc đưa vào luật quốc gia áp dụng mà chỉ có ý nghĩa khuyến nghị thành viên sử dụng toàn bộ hoặc một phần một linh hoạt và không áp đặt để công nhận và bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng[4].

4. 6 yếu tố cần phải xem xét trước khi quyết định liệu một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không ở một nước thành viên:

1. Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan
2. Thời gian, quy mô và khu vực địa lý sử dụng nhãn hiệu
3. Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá và giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
4. Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký trong chừng mực mà chúng phản ánh việc sử dụng hoặc công nhận nhãn hiệu
5. Hồ sơ thực thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm quyền
6. Giá trị gắn liền với nhãn hiệu

5. Nguyên tắc đánh giá 6 yếu tố

1. Cần phải tính đến mọi tình huống mà căn cứ vào đó có thể suy ra một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không nổi tiếng
2. 6 yếu tố được khuyến nghị chỉ mang tính chất gợi ý, nghĩa là nước thành viên còn có thể quy định các yếu tố khác nhưng theo nguyên tắc chung là phải xem xét thận trọng mọi thông tin/bằng chứng được cung cấp bởi chủ thể quyền Nhãn Hiệu Nổi Tiếng, và không yếu tố nào trong số 6 yếu tố trên mang ý nghĩa là điều kiện kiện tiên quyết dẫn tới quyết định nhãn hiệu là nổi tiếng
3. Tùy từng ngữ cảnh cụ thể cuả vụ việc, có thể sẽ phải xem xét tất cả 6 yếu tố; trường hợp khác thì chỉ cần xem xét một hoặc vài yếu tố trong đó.

6. Bộ phận công chúng có liên quan (relevant sector of the public) có thể tồn tại dưới 3 dạng nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn ở 3 dạng này:

1. Người tiêu dùng thực tế/tiềm năng của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
2. Người có liên quan đến kênh phân phối hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
3. Nhóm chủ thể kinh doanh có liên quan đến hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
4. Nước thành viên có thể quyết định nhãn hiệu là nổi tiếng nếu nó được biết tới rộng rãi bởi  ít nhất một bộ phận công chúng có liên quan
5. Nước thành viên cũng có thể quyết định nhãn hiệu là nổi tiếng ngay cả khi nó được biết tới (không rộng rãi) bởi một bộ phận công chúng có liên quan, hoặc thậm chí ngay cả khi nó không được biết tới rộng rãi hoặc không được biết tới bởi bất kỳ bộ phận công chúng có liên quan nào, và trong trường hợp này nước thành viên đó có thể yêu cầu nhãn hiệu đó phải được công nhận là nổi tiếng ở một hoặc một vài lãnh thổ khác. Đây là tình huống Nhãn Hiệu Nổi Tiếng ở ngoài lãnh thổ nước thành viên nơi có tranh chấp liên quan đến Nhãn Hiệu Nổi Tiếng.

7. Phạm vi bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng

1. Nước thành viên có nghĩa vụ bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng chống lại việc đăng ký hoặc sử dụng (a) nhãn hiệu xung đột, (b) tên thương mại, và (c) tên miền internet ít nhất tính từ thời điểm nhãn hiệu trở thành nổi tiếng ở nước thành viên đó. Quy định này không áp dụng để giải quyết xung đột giữa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng và chỉ dẫn địa lý mặc dù nước thành viên có thể tự do quy định phạm vi bảo hộ rộng hơn
2. Ý đồ xấu hay còn gọi là không trung thực (bad faith) có thể được coi là một trong số các yếu tố đánh giá hành vi xâm phạm Nhãn Hiệu Nổi Tiếng vì các vụ việc Nhãn Hiệu Nổi Tiếng thường hay liên quan đến yếu tố không trung thực (bad faith)

8. Nhãn hiệu xung đột
   1. Một nhãn hiệu bị xem là xung đột với Nhãn Hiệu Nổi Tiếng nếu nó hoặc phần cơ bản của nó là bản sao, bản bắt chước, bản dịch, bản phiên âm, có khả năng gây nhầm lẫn với Nhãn Hiệu Nổi Tiếng, nếu nhãn hiệu đó, hoặc phần cơ bản của nó, được sử dụng hoặc được nộp đơn đăng ký hoặc được đăng ký cho hàng hóa/dịch vụ mà trùng hoặc tương tự với hàng hóa/dịch vụ mang Nhãn Hiệu Nổi Tiếng.

(ii) Với cùng dữ kiện trên bất kể hàng hóa/dịch vụ không trùng/không tương tự nhưng với điều kiện một trong ba điều kiện sau được đáp ứng:

(a)  việc sử dụng nhãn hiệu chỉ ra mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ được sử dụng/nộp đơn/đăng ký và chủ sở hữu Nhãn Hiệu Nổi Tiếng, và có khả năng gây tổn hại lợi ích của chủ sở hữu Nhãn Hiệu Nổi Tiếng; hoặc

(b) việc sử dụng có khả năng gây tổn hại hoặc làm lu mờ (dilution) theo cách không lành mạnh đặc tính phân biệt của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng; hoặc

(c) việc sử dụng đó lợi dụng đặc tính phân biệt của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng

3. Nước thành viên không có nghĩa vụ phải bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong cả 2 trường hợp có khả năng gây nhầm lẫn hoặc khả năng làm tổn hại lợi ích của chủ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng nếu Nhãn Hiệu Nổi Tiếng đó được quyết định là nổi tiếng ở nước thành viên đó sau ngày mà nhãn hiệu xung đột được sử dụng/nộp đơn, trừ khi có căn cứ chứng minh người nộp đơn nhãn hiệu xung đột có ý đồ xấu.

Ngay cả khi Khuyến Nghị Chung có thể được xem như đã được vận dụng ở nhiều nước trên thế giới bằng cách nội luật hóa nó ở các mức độ và phạm vi khác nhau thì trên thực tiễn vẫn tồn tại tình trạng không thống nhất, bất đồng thậm chí có thể nói là chia rẽ quan điểm khá sâu sắc về bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong pháp luật nội dung và cả trên thực tiễn giải quyết tranh chấp bởi tòa án hoặc cơ quan thực thi ở nhiều nước trên thế giới đặc biệt là ở Mỹ, EU, Trung Quốc, Việt Nam.

[Còn nữa....xem tiếp Phần 2 ...]

Bross & Partners có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng chuẩn bị và yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, tự vệ chống cáo buộc xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng ở cả Việt Nam và nước ngoài. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-4-3555 3466; Wechat: Vinhbross2603; Skype: vinh.bross.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, được xếp hạng nhất (Tier 1) về sở hữu trí tuệ năm 2021 bởi Tạp chí nổi tiếng Legal 500 Asia Pacific. Bross & Partners cũng thường xuyên lọt vào bảng xếp xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam được công bố bởi Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Sở hữu năng lực chuyên môn khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.