Bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở Liên minh Châu Âu | Bao ho nhan hieu 3 chieu o Lien minh Chau Au

Bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở Liên minh Châu Âu

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Nhãn hiệu 3 chiều là đối tượng có thể bảo hộ ở Liên minh Châu Âu (EU) vì pháp luật của EU định nghĩa nhãn hiệu gồm dấu hiệu bất kỳ, cụ thể là từ ngữ gồm cả tên riêng, kiểu dáng, chữ cái, chữ số, màu sắc, kiểu dáng của hàng hóa, hình dạng của bao bì hàng hóa, âm thanh, miễn là các dấu hiệu đó (a) có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một cơ sở này với hàng hóa, dịch vụ của cơ sở khác; và (b) được thể hiện trên đăng bạ theo cách cho phép cơ quan có thẩm quyền và công chúng xác định được chính xác và rõ ràng đối tượng bảo hộ được cấp cho chủ sở hữu của chúng.[1]

Ví dụ: Nhãn hiệu 3 chiều được bảo hộ ở EU

Đăng ký số 011686482

Nhóm 12: Xe máy

Nhóm 28: Đồ chơi

Đăng ký số 004957189

Nhóm 3: chế phẩm giặt, xà phòng

Đăng ký số 011947009

Nhóm 21: Chén, cốc, đĩa, ly

Nhóm 30: Cafe, đường, sô cô la, bánh mỳ

Nhóm 33: Rượu mùi cafe

Đăng ký số 003339108

Nhóm 20: Hộp đựng

Nhóm 30: Bánh kẹo

Nhãn hiệu 3 chiều hay còn gọi là nhãn hiệu 3D (3D trademark) hoặc nhãn hiệu hình dạng shape trademark có thể tồn tại dưới dạng kiểu dáng (design), hình dạng (shape of the goods), hoặc bao bì của sản phẩm (packaging of the goods). Tuy nhiên, theo Điều 4 của Directive (EU) 2015/2436, Cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) từ chối cấp bảo hộ cho dấu hiệu hình dạng 3 chiều nếu nó thuộc một trong ba dạng: (a) hình dạng hoặc đặc tính khác, là kết quả từ bản chất của chính hàng hóa; hoặc (b) hình dạng hoặc đặc tính khác của hàng hóa là cần thiết để đạt được kết quả kỹ thuật; hoặc (c) hình dạng, hoặc đặc tính khác, mà giúp mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa.

Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu 3 chiều ở EUIPO

Khác với Việt Nam nơi chỉ cấp bảo hộ cho nhãn hiệu chừng nào nó đồng thời thỏa mãn cả 2 tiêu chuẩn bảo hộ là có khả năng tự phân biệt và không tương tự gây nhầm lẫn với quyền có trước, EUIPO chỉ thẩm định hình thức và nội dung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu (EUTM) nộp tại EUIPO theo căn cứ từ chối tuyệt đối (absolute ground of refusal) chứ không thẩm định nội dung để từ chối EUTM ngay cả khi tìm thấy đối chứng trùng/tương tự thuộc căn cứ từ chối tương đối (relative ground of refusal).[2]

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu 3 chiều, trọng tâm của hồ sơ đăng ký là bộ ảnh chụp/bản vẽ thể hiện đặc điểm hình khối của nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký cho một loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Dưới đây là 13 đặc trưng cơ bản cần lưu ý liên quan đến hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 3 chiều được thẩm định bởi EUIPO dựa trên thông tin tổng hợp bởi Diễn đàn hợp tác 5 cơ quan nhãn hiệu lớn nhất thế giới (gọi tắt là TM5):


1. Có cần phải liệt kê dạng nhãn hiệu đặc biệt trên tờ khai đăng ký hay không? Nếu có, nhãn hiệu 3 chiều có được khai là dạng nhãn hiệu đặc biệt không?
EUIPO	Có. Tờ khai của EUIPO có thông tin để khai thông tin nhãn hiệu 3 chiều. Theo điều 3(3) Quy chế thi hành nhãn hiệu Liên Minh Châu Âu 2818/626 (EUTMIR), nhãn hiệu hình dạng được định nghĩa là nhãn hiệu gồm, hoặc mở rộng tới,[3] hình dạng 3 chiều, bao gồm đồ chứa đựng, bao bì, bản thân sản phẩm
2. Nhãn hiệu 3 chiều đặc trưng bởi yếu tố chữ có khả năng đăng ký không? Nếu có, hãy mô tả cụ thể cách nó được chỉ dẫn trong tờ khai?
EUIPO	Có. Chúng có khả năng đăng ký. Tuy nhiên, nhãn hiệu được bảo hộ như nó xuất hiện trong tờ khai (có yếu tố chữ mà có thể hiển thị trên yếu tố hình dạng)
3. Nhãn hiệu 3 chiều không có đặc trưng bởi yếu tố chữ có khả năng đăng ký không?
EUIPO	Có. Nhãn hiệu hình dạng là nhãn hiệu gồm hoặc mở rộng đến hình dạng ba chiều, do đó chúng không nhất thiết phải chứa bất kỳ yếu tố nào khác để có thể đăng ký được. Tuy nhiên, nhãn hiệu hình dạng sẽ có thể đăng ký miễn là chúng khác biệt và không rơi vào phạm vi của Điều 7 EUTMR. Về vấn đề này, các Tòa án Liên minh Châu Âu đã cho rằng dấu hiệu gồm diện mạo bên ngoài của hàng hóa thường sẽ không được coi là chỉ dẫn nguồn gốc, trừ khi nó ‘khác biệt đáng kể so với tiêu chuẩn của lĩnh vực đó hoặc nó đã giành được chức năng phân biệt nhờ sử dụng (secondary meaning)
4. Có bất kỳ hạn chế theo luật quốc gia về loại nhãn hiệu 3 chiều nào có thể đăng ký? Nếu có, vui lòng chỉ rõ luật áp dụng?
EUIPO	Không. Thực tế là không có “loại” nhãn hiệu hình dạng. Vì như đã giải thích, điều 3(3) EUTMIR định nghĩa nhãn hiệu 3 chiều là nhãn hiệu gồm, hoặc mở rộng tới, hình dạng 3 chiều gồm đồ chứa đựng, bao bì hoặc chính bản thân sản phẩm
5. Có bắt buộc thể hiện nhãn hiệu 3 chiều dưới dạng đồ họa không?
EUIPO	Theo quy tắc chung là không. Điều 4 EUTMR không còn buộc nhãn hiệu xin đăng ký phải thể hiện dưới dạng đồ họa, miễn là nó được thể hiện theo cách cho phép công chúng và người có thẩm quyền cơ quan chức năng xác định đối tượng bảo hộ một cách rõ ràng và chính xác. Tuy nhiên, đối với nhãn hiệu hình dạng, chủ đơn phải nộp bản sao dưới dạng đồ họa kể cả hình ảnh do máy tính tạo ra, hoặc bản sao dưới dạng ảnh chụp.
6. Cần bao nhiêu hình chiếu của nhãn hiệu 3 chiều theo luật quốc gia?
EUIPO	Trường hợp mẫu nhãn hiệu không được cung cấp dưới dạng điện tử, nó có thể chứa tối đa 6 hình chiếu khác nhau.
7(a). Mẫu nhãn hiệu 3 chiều phải làm bằng bút mực hay có thể được hỗ trợ bởi máy tính (CAD)? 7(b) Nếu câu trả lời đối với 7(a) là Không thì ảnh chụp có được chấp nhận? 7(c) Nếu câu trả lời đối với 7(b) là Có thì hãy chỉ rõ yêu cầu đối với ảnh chụp?
EUIPO	7(a). Không. Nhãn hiệu hình dạng có thể thể hiện bằng cách nộp mẫu nhãn hiệu dạng đồ họa gồm cả dạng do máy tính hỗ trợ, hoặc ảnh chụp 7(b). Có 7(c). Mọi format như JPEG, OBJ, STL và X3D đều được chấp nhận
8. Nếu câu trả lời 7(b) là Có thì 8(a) Yếu tố chức năng có phải có trong mẫu nhãn hiệu không? 8(b) Yếu tố chức năng hoặc thông tin phải chỉ rõ như thế nào? 8(c) Yếu tố chức năng hoặc thông tin có phải bị disclaimer hay không?
EUIPO	8(a). Không có nghĩa vụ này 8(b) Nhãn hiệu hình dạng sẽ được xét nghiệm như nó thể hiện kèm theo các yếu tố khác mà nó có chứa/có thể mở rộng tới 8(c) Không có nghĩa vụ này và cũng không thể disclaimer vấn đề này
9. Có bắt buộc phải mô tả nhãn hiệu theo luật không? Nếu Không thì mô tả tự nguyện có thể đưa vào đơn đăng ký không?
EUIPO	Không. Mô tả nhãn hiệu luôn tùy nghi. Điều 3(2) EUTMIR nói rõ là trường hợp chủ đơn muốn mô tả nhãn hiệu thì cái này có thể áp dụng cho nhãn hiệu vị trí (position mark), nhãn hiệu trang trí (pattern mark), nhãn hiệu màu sắc kết hợp (color combination mark) và nhãn hiệu nổi 3 chiều (hologram mark). Như vậy, theo quy định thì không có yêu cầu mô tả đối với nhãn hiệu hình dạng
10. Trường hợp Cơ quan sở hữu trí tuệ yêu cầu hoặc chấp nhận mô tả tự nguyện nhãn hiệu, vui lòng cho biết cách mô tả như thế nào thì được chấp nhận đối với Ví dụ minh họa 1?
EUIPO	Không quy định
11. Có bắt buộc đòi hỏi ảnh chụp chứng minh ví dụ dấu hiệu 3 chiều chứa bản thân sản phẩm không?
EUIPO	Không. Mẫu nhãn hiệu hình dạng yêu cầu nộp hoặc mẫu nhãn dưới dạng đồ họa gồm cả hình ảnh được tạo ra từ máy tính, hoặc ảnh chụp
12. Giới hạn phạm vi bảo dưới dạng tuyên bố không bảo hộ riêng (disclaimer) có được phép không?
EUIPO	Không. Kể từ ngày 23/03/2006, không có cơ chế disclaimer đối với yếu tố chữ. Tuy nhiên, disclaimers yếu tố trực quan rõ ràng nhìn thấy trước là có thể
13. Liệu nhãn hiệu 3 chiều đặc trưng bởi yếu tố chữ có thể: 13(a) Đăng ký được ở trạng thái tổng thể của nó? 13(b) Chỉ đăng ký được với điều kiện disclaimer hình dạng 3 chiều?
EUIPO	13(a): Có. Dấu hiệu hình dạng mở rộng tới các yếu tố khác chẳng hạn như từ/ngữ hoặc nhãn sản phẩm mà có thể có khả năng phân biệt 13(b): Không có cơ chế disclaimer đối với yếu tố chữ. Hình dạng như xin đăng ký sẽ được xét nghiệm tổng thể cùng với các yếu tố khác, nếu có

Thẩm định nội dung nhãn hiệu 3 chiều ở EU

Điều 7(1)(b) EUTMIR không phân biệt các loại nhãn hiệu khác nhau khi xác định liệu nhãn hiệu có khả năng phân biệt hay không. Tính phân biệt phải được xác định theo nhận thức của người tiêu dùng và các điều kiện thị trường. Theo Quy chế xét nghiệm nhãn hiệu của EUIPO,[4] nhãn hiệu 3 chiều được phân thành 3 loại: loại 1 - hình dáng không liên quan đến sản phẩm; (2) loại 2 - hình dáng mà gồm hình dạng của chính sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm; (3) loại 3 - hình dáng của bao bì hoặc đồ chứa đựng. EUIPO cho rằng nhãn hiệu hình dạng thuộc loại 1 không liên quan đến bản thân sản phẩm nên thường được xem là có tính phân biệt trong khi đối với 2 loại còn lại thì EUIPO sử dụng phép phân tích 3 bước:

Bước 1: Phân tích theo Điều 7(1)(e) EMTMIR. Thẩm định viên đầu tiên sẽ thẩm định liệu một trong các căn cứ từ chối theo điều 7(1)(e) EMTMIR có được áp dụng không vì các căn cứ từ chối này không thể vượt qua thông qua bằng chứng giành chức năng nhãn hiệu nhờ quá trình sử dụng

Bước 2: Xác định các yếu tố cấu thành nhãn hiệu 3 chiều. Công việc ở bước này là thẩm định viên sẽ xác định liệu mẫu nhãn hiệu 3 chiều có chứa các yếu tố khác chẳng hạn như từ/ngữ mà có thể làm cho nhãn hiệu 3 chiều có khả năng phân biệt. Các từ, ngữ và hình xuất hiện bên trên nhãn hiệu hình dạng nếu có khả năng nhìn thấy rõ nếu được xem là có khả năng phân biệt thì nhãn hiệu 3 chiều được bảo hộ ngay cả khi hình dạng đó chỉ là hình dạng thông thường.

Bước 3: Tiêu chuẩn đánh giá tính phân biệt của bản thân dấu hiệu hình dạng. Bước này sẽ thẩm định liệu hình dạng có khác biệt rõ ràng với hình dạng cơ bản, thông thường hoặc mong muốn mà cho phép người tiêu dùng nhận biết sản phẩm chỉ bằng hình dáng đó và mua lại sản phẩm đó lần nữa nếu anh ta đã có trải nghiệm tích cực với sản phẩm.

Dưới đây chúng ta cùng xem cách phân tích tính phân biệt của nhãn hiệu hình dạng của EUIPO và các tòa án thông qua 12 ví dụ.

Theo án lệ R 1354/2007-1, tuy hình cái chai này theo Hình 1 là thông thường nhưng vì từ ‘BEN BRACKEN’ ở đáy chai có thể dễ dàng đọc được nên đủ truyền đạt tính phân biệt của nhãn hiệu về tổng thể

Tuy nhiên, trong vụ T-323/11, các yếu tố không phân biệt hoặc các yếu tố mô tả được kết hợp với hình dạng cơ bản sẽ không tạo ra tính phân biệt cho hình dạng đó. Do đó, nhãn hiệu 3 chiều theo Hình 2 bị từ chối bảo hộ

Hình 1

Hình 2

Hình 3 chiều của chiếc đèn pin ở Hình 3 này chỉ là biến thể của hình thông thường của một loại đèn pin (flashlight) do đó nó không có đủ chức năng phân biệt theo điều 7(1) EUTMIR theo phán quyết 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592. Nhưng nhãn hiệu hình cái chai ở Hình 4 thì lại được xem là có chức năng nhãn hiệu bất kể việc sử dụng màu sắc ít tương phản thể hiện hình con khỉ đang đu dây vì tổng thể vẫn có thể nhận biết được rõ ràng khả năng phân biệt

Hình 3

Hình 4

Hội đồng giải quyết khiếu nại EUIPO cho rằng yếu tố hình 'KANGOO JUMPS' (ở cả hai lớp lò xo trên và dưới) và chữ 'KJ' và 'XR' (ở cuối của dây đai nhựa đàn hồi trung gian) thuộc Hình 5 rất khó nhìn thấy. Các yếu tố như thế này, chỉ có thể được chú ý khi phải nhìn kỹ cận cảnh nên nhìn chung không được tiếp nhận là một chỉ dẫn về nguồn gốc. Đến lượt Tòa án có thẩm quyền chung (Gereral Court) phê chuẩn quyết định của BoA, cũng tuyên bố rằng 'yếu tố hình và chữ có trong nhãn hiệu là cực kỳ nhỏ và do đó không đem đến đặc điểm riêng biệt nào cho nhãn hiệu về tổng thể

Đối với nhãn hiệu 3D theo Hình 6, EUIPO từ chối ĐKQT 1412905 vì đây chỉ là hình ảnh của cái chai trên đó thể hiện hình lá và cánh hoa cách điệu trong đó để trống ở giữa khoảng trắng để đặt thông tin sản phẩm nên sẽ chỉ được nhìn nhận bởi người tiêu dùng trung bình (average consumer) là hình dạng thông thường của sản phẩm, không khác với các hình cơ bản vốn được sử dụng phổ biến trong thương mại

Hình 5

Hình 6

Thực tế chai thường chứa đường kẻ và nếp gấp trên bề mặt. Nhãn hiệu theo Hình 7 có thêm các dấu hiệu kiểu như hình các ngọn núi ở phía trên vai trai không đủ nổi bật và chúng chỉ được hiểu là yếu tố trang trí vì thế tổng thể kết hợp các yếu tố này không đủ làm cho người tiêu dung nhận biết hình cái chai này là một nguồn gốc thương mại

Nhãn hiệu theo Hình 8 bị từ chối vì giấy bọc màu vàng chứa sô cô la hình con thỏ là hình ảnh được sử dụng phổ biến trên thị trường. Vì vậy tổng thể nhãn hiệu này không có khả năng phân biệt

Hình 7

Hình 8

Sự sắp xếp màu cụ thể này được áp dụng

đối với tuabin gió ở nhóm 7 theo Hình 9 là điều bất thường trên thị trường nên nó đủ khả năng tạo ấn tượng ghi nhớ tổng thể đối với người tiêu dùng khi gợi nhớ lại như một cách nhận biết.

Tuy nhiên, sự kết hợp màu sắc đối với nhãn hiệu hình dạng theo Hình 10 này lại truyền tải hoàn toàn một thông điệp mang tính trang trí nên không được công nhận là một tham chiếu đến nguồn gốc của nó. Do đó, nhãn hiệu hình chiếc ghế ở nhóm 20 này không làm dấu hiệu hình dạng có màu sắc như vậy có tính phân biệt về tổng thể

Hình 9

Hình 10

Đối với nhãn hiệu hình dạng ở Hình 11 thấy rằng sự sắp xếp ngẫu nhiên các hình hình học đơn giản trên hình dạng của sản phẩm ở nhóm 16 và bao bì thông thường của sản phẩm ở nhóm 25 không đem đến ấn tượng tổng thể có tính phân biệt vì người tiêu dùng sẽ không cảm nhận sự kết hợp cụ thể này là một nguồn gốc thương mại mà chỉ đơn thuần là một trang trí có thể có của bao bì.

Khác với nhãn hiệu 3 chiều theo Hình 11, hình dạng 3 chiều theo Hình 12 dùng cho sản phẩm kẹo sô cô la ở nhóm 30 đã sắp xếp các yếu tố mô tả theo cách đặc biệt, cụ thể đã tạo nên hình mặt trời hoặc bông hoa. Cách kết hợp này có thể nhận biết với tư cách là một nguồn gốc thương mại nên làm cho nhãn hiệu có tính phân biệt về tổng thể

Hình 11

Hình 12

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

[1] Article 3 Directive (EU) 2015/2436 của Nghị viện Chou Âu ngày 16/12/2015

[2] Căn cứ từ chối tuyệt đối (absolute refusal grounds) hay còn gọi là điều kiện hoặc tiêu chuẩn bảo hộ thứ nhất gắn liền với quá trình thẩm định đơn, cụ thể là việc tiến hành đánh giá liệu dấu hiệu xin đăng ký nhãn hiệu có khả năng tự phân biệt (inherent distinctiveness) hay không, nghĩa là nó có mô tả chức năng, công dụng, thành phần, tính chất hoặc các thuộc tính khác của hàng hóa, dịch vụ hay không? Căn cứ từ chối tương đối (relative refusal grounds) hay còn gọi là điều kiện hoặc tiêu chuẩn bảo hộ thứ hai gắn liền với quá trình thẩm định đơn, cụ thể là việc tiến hành đánh giá liệu dấu hiệu xin đăng ký nhãn hiệu có khả năng tương tự gây nhầm lẫn hoặc xung đột với quyền có trước của người khác hay không. Tham khảo thêm “2 tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc và 6 yếu tố xác định khả năng nhầm lẫn hoặc không gây nhầm lẫn khi đăng ký nhãn hiệu hoặc thương hiệu ở Việt Nam có thể bạn chưa biết” tại link: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/2-TIEU-CHUAN-PHAP-LY-BAT-BUOC-VA-6-YEU-TO-XAC-DINH-KHA-NANG-NHAM-LAN-HOAC-KHONG-GAY-NHAM-LAN-KHI-DANG-KY-NHAN-HIEU-HOAC-THUONG-HIEU-O-VIET-NAM-CO-THE-BAN-CHUA-BIET

[3] “Mở rộng tới” được chúng tôi dịch từ thuật ngữ “extending to” nêu ở Điều 3(3)(c) Quy chế thi hành nhãn hiệu Liên minh Châu Âu (EUTMIR). Nguyên văn Điều 3(3)(c) quy định “a shape mark is a trade mark consisting of, or extending to, a three-dimensional shape, including containers, packaging, the product itself or its appearance”. Thuật ngữ “mở rộng tới” có nghĩa là những dấu hiệu này bao gồm không chỉ chính bản thân hình dạng của chúng mà còn cả hình dạng mà chứa từ/ngữ hoặc yếu tố hình, nhãn sản phẩm. Cách thể hiện/mẫu nhãn hiệu thể hiện dấu hiệu hình dạng được yêu cầu nộp dưới 1 trong 2 dạng sau: (a) mẫu nhãn hiệu hình dạng dưới dạng đồ họa gồm cả hình ảnh được tạo ra bởi máy tính; hoặc (b) mẫu nhãn hiệu hình dạng dưới dạng ảnh chụp. Trong đó, mẫu nhãn hiệu dạng ảnh chụp hoặc đồ họa có thể bao gồm nhiều hình chiếu khác nhau và nếu cách thể hiện dấu hiệu hình dạng không được cung cấp dưới dạng điện tử thì nó có thể chứa đến 6 hình chiếu. Xem thêm: https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1785874/trade-mark-guidelines/2-1-shape-marks

[4] Xem GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS, EUIPO, PART B EXAMINATION SECTION 4 ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL