Cần thiết phải tính đến cả việc xem xét độ mạnh hoặc yếu về tính phân biệt của nhãn hiệu

có trước khi quyết định nhãn hiệu nộp sau không “khả năng gây nhầm lẫn” hay không?

Email to: vinh@bross.vn

Nhãn hiệu NESSO xin đăng ký theo đơn 4-2015-19931 ngày 27/7/2015 gắn liền với các sản phẩm trà, cà phê, bia, nước khoáng, đồ uống không cồn ở nhóm 30 & 32 bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối bảo hộ theo thông báo số 6139/SHTT-NH1 ngày 28/02/2017 vì lý do tương tự gây nhầm lẫn với 3 nhãn hiệu có trước vi phạm điều 74(2)(e) Luật Sở hữu trí tuệ[1] như được minh họa dưới đây:

Mấu chốt của từ chối bảo hộ trên là Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng việc cấp bảo hộ cho nhãn hiệu xin đăng ký NESSO, nếu được bảo hộ, sẽ có khả năng làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn sản phẩm mang nhãn hiệu NESSO với các sản phẩm cùng loại mang các nhãn hiệu đã tồn tại trước như NES và NESPRESSO.

Để tránh kết luận chủ quan bởi cơ quan cấp đăng ký nhãn hiệu, pháp luật đặt ra quy tắc gồm 6 yếu tố cần phải xem xét khi đánh giá  “tương tự tới mức gây nhầm lẫn” mà chúng tôi đã nhắc ở bài viết trước[2]. Vì vậy, Bross & Partners, đại diện cho Người nộp đơn, khiếu nại đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ rút lại từ chối, lập luận rằng:

• Về phát âm (ấn tượng thính giác), nhãn hiệu xin đăng ký gồm 2 âm tiết (đọc là: NES-SO) so với 3 nhãn hiệu có trước đọc là: NỜ-E-SPỜ-RES-SO và NES tương ứng dẫn đến cách phát âm (cách đọc) của nhãn hiệu xin đăng ký có đủ khả năng phân biệt với cách đọc của 3 nhãn hiệu có trước.

• Bậc thang phân loại độ mạnh hoặc yếu của tính phân biệt[3] của nhãn hiệu có ảnh hưởng quan trọng tới việc đánh giá khả năng gây nhầm lẫn, theo đó nhãn hiệu tự tạo (tự đặt), không có trong từ điển, không mô tả bất kỳ đặc tính gì của hàng hóa được xếp vào dạng mạnh nhất về năng lực phân biệt trong khi nhãn hiệu có cấu tạo mang tính gợi ý hoặc mô tả gián tiếp đặc tính hàng hóa sẽ có mức độ phân biệt thấp hơn. 2 nhãn hiệu có trước NESSPRESSO đều là nhãn hiệu yếu[4] vì nó được cấu tạo bằng cách ghép chữ N + ESPRESSO trong đó ESPRESSO là tên một loại cà phê thường được uống ở Ý và Tây Ban Nha[5] do đó nhãn hiệu xin đăng ký không đủ khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại với các nhãn hiệu có trước ngay cả khi hàng hóa, dịch vụ gắn liền với chúng trùng hoặc cùng loại với nhau

• Vì pháp luật quy định quy tắc đánh giá tổng thể các nhãn hiệu trước khi quyết định có hay không có khả năng gây nhầm lẫn, do vậy đánh giá tổng thể các nhãn hiệu nêu trên bao gồm cả đánh giá về cách cấu tạo, tính chất gợi ý và hàm ý, ý nghĩa của chúng nên có đủ căn cứ để tinh rằng khả năng gây nhầm lẫn không tồn tại

Với những lập luận xác đáng và đáng tin cậy trên, ngày 27/04/2018 Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận khiếu nại bằng việc ban hành thông báo số 152233/SHTT-NH1 đồng ý cấp bảo hộ cho nhãn hiệu NESSO mà hệ quả sau đó là Người nộp đơn được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 304239.

Bross & Partners có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trả lời hoặc khiếu nại các từ chối bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu) ở Việt Nam và nước ngoài. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bằng năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (thương hiệu) và tên miền internet.