Công nhận và xác định phạm vi bảo hộ của

nhãn hiệu nổi tiếng trong thủ tục phản đối nhãn hiệu ở Hoa Kỳ

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Công nhận và xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng[1] ở Mỹ khá phức tạp và khác biệt so với các nước khác. Bross & Partners giới thiệu nhanh thực tiễn công nhận và xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng trong thủ tục phản đối nhãn hiệu ở TTAB (USPTO)[2] nhìn từ vụ Coach Services, Inc. (“CSI”) đòi công nhận COACH là nhãn hiệu nổi tiếng gắn liền với túi xách thời trang (nhóm 18) và yêu cầu Triumphh Learning LLC (“Triumphh”) không được đăng ký và sử dụng nhãn hiệu COACH liên quan đến phần mềm và học liệu giáo dục (nhóm 09 và 16).

COACH được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng chỉ với một bộ phận công chúng có liên quan

CSI (Bên phản đối) nộp đơn phản đối 3 nhãn hiệu của Triumph (Người nộp đơn) dựa trên 3 căn cứ: (a) nhãn hiệu nộp sau tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước theo điều 15 U.S.C. § 1052(d) hoặc Điều 2d Lanham Act; (b) làm lu mờ hay còn gọi là làm giảm đặc tính phân biệt (dilution) đối với nhãn hiệu nổi tiếng COACH theo điều 15 U.S.C. § 1125(c); và (c) nhãn hiệu nộp sau chỉ thuần túy mang tính mô tả cho sản phẩm xin đăng ký theo điều 15 U.S.C. § 1052(e).

Để chứng minh nhãn hiệu COACH của mình là nổi tiếng, CSI cung cấp nhiều bằng chứng gồm quảng cáo và doanh số bán hàng. Theo hồ sơ, CSI đã quảng cáo và bán nhiều sản phẩm túi xách, quần áo, đồng hồ cao cấp mang nhãn hiệu COACH từ năm 1961 ở 400 cửa hàng, tại các trung tâm mua sắm và cả trên internet. Bên phản đối cũng đã quảng bá nhãn hiệu dưới hình thức quảng cáo trên báo và tạp chí như Elle, Vogue, Mademoiselle, and Vanity Fair, trên biển hiệu lớn, xe bus và kiosk điện thoại. Doanh số mà bên phản đối tuyên bố trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2008 là 10 tỷ USD, trong đó riêng năm 2008 là 3,6 tỷ USD và chi phí bỏ ra quảng cáo hàng năm khoảng từ 30 đến 60 triệu USD. Kết quả điều tra thị trường do CSI thực hiện năm 2008 đối với những phụ nữ được phỏng vấn trong độ tuổi từ 13-24 biết đến thương hiệu COACH ở mức cao.

TTAB công nhận rằng COACH là nhãn hiệu nổi tiếng nhằm mục đích đánh giá khả năng gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, viện dẫn án lệ có liên quan[5] nói rằng “một mình danh tiếng không thể vượt qua các yếu tố khác của án lệ 13 yếu tố du Pont[6]”, TTAB nhận định rằng có sự khác nhau về hàng hóa cũng như ấn tượng thương mại khác nhau là hai yếu tố đối kháng quan trọng làm ít xuất hiện khả năng gây nhầm lẫn. Cụ thể hơn, TTAB cho rằng mặc dù công việc giáo dục có thể gồm phụ nữ thuộc độ tuổi từ 25-65 song học liệu dành cho thi cử và túi xách hàng hiệu và phụ kiện thời trang không được bán trong các trường hợp có thể đưa đến niềm tin sai lầm rằng các sản phẩm có cùng một nguồn gốc thương mại. Vì lý do đó, hàng hóa mang các nhãn hiệu là không liên quan với nhau và kênh thương mại cũng khác biệt bất chấp nhóm người tiêu dùng được cho là gồm học sinh và cha mẹ học sinh có thể giống nhau.

Mặc dù các nhãn hiệu đem so sánh trùng về thị giác và phát âm nhưng chúng lại khác hẳn nhau về ý nghĩa và ấn tượng thương mại nên TTAB nhận định rằng cần phải xem xét bản chất của hàng hóa, dịch vụ trước khi đánh giá ý nghĩa và ấn tượng thương mại. Theo đó, nhãn hiệu COACH của CSI dùng cho đồ thời trang rõ ràng mang tính tự đặt hoặc gợi ý đến phương tiện di chuyển (stagecoach, motor coach) do đó nó mang đến ấn tượng của túi xách du lịch trong khi nhãn hiệu COACH của Triumph lại gợi nhớ đến người hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị bài thi.

Vì các lẽ trên, bất luận COACH được xem là nhãn hiệu nổi tiếng song vì hàng hóa của các bên là không tương tự hoặc không liên quan nên TTAB kết luận rằng việc sử dụng nhãn hiệu COACH bởi Triumph không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng COACH của CSI.

COACH không được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng trước đại bộ phận công chúng

Pháp luật Mỹ quy định chủ nhãn hiệu nổi tiếng có quyền ngăn cấm người khác, vào bất kỳ thời điểm nào sau khi nhãn hiệu trở nên nổi tiếng, sử dụng nhãn hiệu hoặc tên thương mại mà có khả năng làm giảm đặc tính phân biệt/làm lu mờ (dilution by blurring) hoặc làm hoen ố danh tiếng (dilution by tarnishment) nhãn hiệu nổi tiếng, bất luận có hay không có khả năng gây nhầm lẫn, nhầm lẫn thực tế, cạnh tranh trực tiếp, hoặc có hay không có thiệt hại kinh tế.[7]

TTAB xem xét đồng thời cả 3 yếu tố: (1) liệu nhãn hiệu COACH của CSI có nổi tiếng không; (2) liệu nhãn hiệu COACH của CSI có nổi tiếng trước thời điểm Triumph sử dụng nhãn hiệu Coach không? Và (3) liệu nhãn hiệu Coach của Triumph có khả năng làm giảm đặc tính phân biệt (làm lu mờ) hoặc có khả năng làm hoen ố danh tiếng của CSI không? Cần lưu ý rằng danh tiếng nhằm mục đích đánh giá khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion fame) khác với danh tiếng nhằm đánh giá khả năng làm lu mờ nhãn hiệu của người khác (dilution fame). Điều này có nghĩa danh tiếng của COACH thỏa mãn điều kiện được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng nhằm đánh giá khả năng gây nhầm lẫn không đồng nghĩa với danh tiếng có mục đích chống hành vi làm lu mờ.

Dựa trên nhiều án lệ có liên quan,[8] TTAB cho rằng CSI phải chứng minh được rằng khi công chúng gặp nhãn hiệu của CSI trong mọi ngữ cảnh, họ phải liên tưởng từ này với nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu. Nghĩa là CSI phải chứng minh được sự thay đổi trong nhận thức của công chúng liên quan đến từ COACH, cụ thể họ phải liên hệ ngay từ này với chủ nhãn hiệu ngay cả khi hàng hóa, dịch vụ được xem xét không phải là hàng hóa, dịch vụ CSI đang kinh doanh. Trong vụ việc này, TTAB cho rằng giá trị chứng minh từ kết quả điều tra thị trường của CSI là mơ hồ vì nó không giải thích tại sao có điều tra này và tầm quan trọng của điều tra này; cũng như kết quả điều tra chỉ thực hiện đối với nữ giới tuổi từ 13-24 mà không được thực hiện đối với nữ giới nói chung hoặc giới đàn ông. Bằng chứng cung cấp bởi CSI gồm cả bằng chứng quảng bá trên truyền thông là chưa đủ để chứng tỏ COACH đã chuyển hóa thành household name [tạm dịch là “câu cửa miệng”, tức là đã trở nên quá quen thuộc đối với mọi người]. Quan trọng hơn, bằng chứng của CSI cũng không đủ để chứng minh COACH trở nên nổi tiếng trước ngày Triumph bắt đầu sử dụng nhãn hiệu Coach, tức ít nhất trước ngày 20/12/2004. Vì các lẽ đó, TTAB quyết định rằng đơn phản đối của CSI bị bác bỏ.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.