Đăng ký sáng chế ra nước ngoài: Đơn PCT hay Đơn Công Ước?

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Nếu muốn bảo hộ sáng chế có nguồn gốc Việt Nam ra nước ngoài, chủ đơn thường được khuyến nghị chọn nộp Đơn Quốc Tế theo Hệ thống PCT[1] hay còn gọi là Đơn PCT để thay thế hình thức đăng ký quốc gia truyền thống theo Công ước Paris (“Đơn Công Ước”). Dưới đây Bross & Partners giới thiệu tổng quan về Đơn PCT và năm lưu ý cho người nộp đơn.

Khái lược về Hệ thống PCT và Đơn PCT

Hệ thống PCT là một hệ thống quốc tế xử lý đơn đăng ký sáng chế ra nước ngoài được nộp theo Hiệp ước PCT. Hiệp ước PCT với tên gọi đầy đủ là Patent Cooperation Treaty - một Hiệp ước có 157 nước thành viên tính đến tháng 7/2023, trong đó Việt Nam tham gia làm thành viên từ năm 1993. Hệ thống PCT cho phép nộp đơn đăng ký sáng chế ra nhiều nước trên thế giới chỉ bằng 01 đơn duy nhất (đơn quốc tế) thay cho cách thức truyền thống là nộp nhiều đơn vào các quốc gia khác nhau (đơn quốc gia hay còn gọi là Đơn Công Ước). Đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT được gọi là đơn PCT.

Đơn PCT trải qua giai đoạn quốc tế (“Pha Quốc Tế”) và giai đoạn quốc gia (“Pha Quốc Gia”). Tiếp đến, thay vì nộp nhiều đơn đăng ký sáng chế riêng rẽ ra nước ngoài, chủ đơn chỉ cần nộp 01 Đơn PCT duy nhất. Đặc trưng khác biệt nữa so với Đơn Công Ước là chủ đơn PCT có thể dự đoán trước được khả năng cấp pa-tăng trước khi quyết định vào Pha Quốc Gia dựa trên Báo cáo tra cứu quốc tế (ISR) và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu quốc tế (WO-ISA) được cung cấp bởi Cơ quan tra cứu quốc tế (ISA). Việc dự đoán trước khả năng cấp pa-tăng theo đó cũng giúp chủ đơn trì hoãn quá trình chuẩn bị tài chính cho việc đăng ký sáng chế ở nước ngoài.

Sơ đồ của WIPO minh họa Pha Quốc Tế và Pha Quốc Gia

Có 3 loại phí cần phải trả khi vào Pha Quốc Tế của Đơn PCT: (1) phí nộp đơn quốc tế 1.330 CHF (bản mô tả đến 30 trang); (2) phí tra cứu sáng chế từ 113CHF-2,020CHF (tùy ISA được chọn, ví dụ: Australia: 1.302CHF, EPO: 1,713CHF, Japan: 1.153CHF, Russia: 479CHF); và (3) phí xử lý Đơn PCT bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VNIPO): 12 CHF.[2]

Pha quốc tế bắt đầu từ thời điểm chủ đơn nộp Đơn PCT cho VNIPO trong thời hạn không quá 12 tháng tính từ ngày đơn đăng ký sáng chế (gốc) được nộp ở VNIPO. VNIPO chỉ kiểm tra hình thức trước khi chuyển Đơn PCT cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Pha Quốc Tế kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng thứ 30 (ở hầu hết các nước), hoặc ngay liền trước thời điểm vào Pha Quốc Gia – thời điểm chủ đơn nộp yêu cầu bảo hộ Đơn PCT ở từng quốc gia mong muốn.

Pha Quốc Gia bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng thứ 31 (ở hầu hết các nước) bằng việc chủ đơn nộp nhiều đơn vào Pha Quốc Gia để được thẩm định theo pháp luật quốc gia của từng nước được chọn. Điều này có nghĩa hạn chót để Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam vào Pha Quốc Gia là 30 tháng kể từ ngày ưu tiên (không thể gia hạn).

Thực tiễn cho thấy nhiều quốc gia của Hệ thống PCT không tự mình thẩm định tính mới, trình độ sáng tạo, và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế đã vào Pha Quốc Gia mà có thể chấp thuận cấp bằng độc quyền sáng chế dựa trên sáng chế đồng dạng (patent family) được cấp bảo hộ bởi các cơ quan pa-tăng khác, đặc biệt là cơ quan pa-tăng thuộc nhóm 5 cơ quan sở hữu trí tuệ lớn nhất thế giới (IP5) gồm USPTO, EPO, JPO, CNIPA, và KIPO.[3]

Như vậy, Đơn PCT được xem là có khả năng khắc phục 4 hạn chế chủ yếu của Đơn Công Ước, gồm: chủ đơn phải nộp nhiều Đơn Công Ước ra các nước mong muốn trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày đơn đăng ký sáng chế (gốc) nộp ở nước xuất xứ (VNIPO); (2) sức ép về thời gian chuẩn bị hồ sơ (nhiều Đơn Công Ước khác nhau bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau); (3) sức ép về tài chính bởi chi phí lớn do phải nộp nhiều Đơn Công Ước, dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, trả lệ phí Chính phủ ở các mức khác nhau, và trả tiền thuê luật sư địa phương ở từng nước; và (4) chủ đơn không có cơ hội dự đoán trước khả năng cấp bằng độc quyền sáng chế (pa-tăng) ở nước dự định sẽ nộp các Đơn Công Ước.

Năm điểm cần lưu ý

Với nhiều ưu điểm nổi bật hơn hẳn Đơn Công ước, nộp Đơn PCT (thay cho Đơn Công Ước) là lựa chọn tốt hơn cho các tác giả sáng chế Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu bảo hộ một sáng chế ở nhiều lãnh thổ. Tuy nhiên, trước khi nộp đơn PCT cần lưu ý 5 vấn đề sau:

1.   Đơn PCT của chủ đơn Việt Nam phải được kiểm soát an ninh trước khi vào Pha Quốc Tế nếu sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến lĩnh vực quốc phòng an ninh. Không tuân thủ nghĩa vụ kiểm soát an ninh có thể dẫn tới rủi ro đơn đăng ký sáng chế (gốc) bị từ chối theo Điều 117(1a)(d) Luật SHTT hoặc bằng độc quyền sáng chế trong trường hợp sáng chế (gốc) được cấp bảo hộ sẽ bị hủy hiệu lực toàn bộ theo Điều 196(1)(b) Luật SHTT.

2.   Chủ đơn Việt Nam chỉ có thể yêu cầu 1 trong 8 Cơ quan tra cứu quốc tế (ISA) và Cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế (IPEA) tiến hành tra cứu quốc tế và/hoặc xét nghiệm sơ bộ quốc tế mặc dù có tới 23 ISA và IPEA được WIPO công nhận. Tám ISA và IPEA để chủ đơn chọn gồm Áo, Úc, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển và Singapore.

3.   Đơn PCT được bảo mật cho đến khi WIPO công bố vào tháng thứ 18 tính từ ngày ưu tiên. Tài liệu công bố công khai gồm: (a) đơn quốc tế, (b) các sửa đổi (nếu có), (c) báo cáo tra cứu quốc tế (ISR), và (d) tài liệu ưu tiên

4.   Hết tháng thứ 30 tính từ ngày ưu tiên, WIPO công bố công khai: (a) ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu quốc tế (WO-ISA); (b) các trao đổi không chính thức từ chủ đơn, (c) báo cáo sơ bộ quốc tế về khả năng cấp pa-tăng (IPRP) theo Chương I hoặc báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế theo Chương II (IPER).

5.   Được giảm 75% phí tra cứu quốc tế, phí tra cứu quốc tế bổ sung, phí xét nghiệm sơ bộ quốc tế nếu ISA được chọn là Cơ quan sáng chế Liên minh Châu Âu (EPO) với điều kiện chủ đơn Việt Nam là cá nhân (thể nhân). Ví dụ, thay vì phải trả 1,713CHF phí tra cứu quốc tế khi chọn ISA là EPO, chủ đơn cá nhân chỉ phải trả 25% hoặc 428CHF.[4]

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603; linkedin:  (4) Le Quang Vinh | LinkedIn