Hai nhãn hiệu (thương hiệu) trùng nhau sử dụng cho dịch vụ

trùng nhau vẫn được cấp bảo hộ ở Hoa Kỳ nhìn từ vụ Frasca vs. Frasca

Email to: vinh@bross.vn

USPTO không chấp nhận thư đồng ý có nội dung đơn giản (nake consent)

Như chúng tôi đã thông tin ở bài viết trước có nhan đề “Quan điểm của Hoa Kỳ về Thư Chấp Thuận liên quan đến việc cấp hoặc từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp tại USPTO”[1], USPTO thường vẫn hay từ chối cấp bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký dù người nộp đơn chủ động nộp kèm Thư Đồng Ý (hoặc Thư Chấp Thuận, trong tiếng Anh hay còn gọi là Letter of Consent, ở Mỹ hay được gọi là Consent Agreement) nếu Thư Đồng Ý này được thỏa thuận bởi các bên theo cách quá đơn giản (nake consent).

Trong vụ Frasca vs. Frasca như tóm tắt ở bảng trên, nhãn hiệu xin đăng ký nộp ngày 2/5/2016 theo đơn số 87021371 tuyên bố sử dụng lần đầu trong thương mại là 1/8/2004 trong đó đính kèm Hợp đồng đồng tồn tại (Coexistence Agreement). Khi thẩm định nội dung, thẩm định viên của USPTO từ chối cấp đăng ký cho nhãn hiệu Frasca theo điều 2(d) Luật nhãn hiệu Lanham, 15 U.S.C. §1052(d) vì lý do gây nhầm lẫn với nhãn hiệu trùng Frasca được bảo hộ theo đăng ký US số 3,899,836 trong khi cả 2 nhãn hiệu đều sử dụng cho dịch vụ nhà hàng, quán bar ở nhóm 43 bất luận hồ sơ nộp đơn có đính kèm Hợp đồng đồng tồn tại được ký giữa người nộp đơn Frasca Food and Wine, Inc. (FFW) và Dunlay’s Roscoe LLC (Dunlay’s) chủ nhãn hiệu có trước Frasca theo đăng ký số 3,899,836

USPTO lập luận rằng Hợp đồng đồng tồn tại đã nộp chỉ là một thỏa thuận đơn giản (nake agreement) và không đủ khả năng giúp vượt qua từ chối dựa trên căn cứ tương tự gây nhầm lẫn vì thỏa thuận đó (a) không giải thích lý do tại sao các bên tin rằng không có khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion), và (b) cũng không miêu tả thỏa thuận được thực hiện bởi các bên để tránh gây nhầm lẫn cho công chúng. Do không có thêm các yếu tố khác trợ giúp cho kết luận rằng nhầm lẫn là không thể xảy ra thì Hợp đồng đồng tồn tại dạng đơn giản như vậy nhìn chung ít có giá trị xem xét khi kết luận về khả năng nhầm lẫn.

USPTO gợi ý có thể xem xét lại khả năng cấp cho nhãn hiệu xin đăng ký nếu Hợp đồng đồng tồn tại đề cập thêm 5 yếu tố sau:

(1) Liệu sự chấp thuận có chứng minh sự tồn tại một quan hệ hợp đồng giữa các bên hay không? 

(2) Liệu hợp đồng có nói rõ rằng hàng hóa/dịch vụ lưu thông ở các kênh thương mại riêng biệt không?

(3) Liệu các bên có hạn chế lĩnh vực hoặc phạm vi sử dụng của mình không?

(4) Liệu các bên có nỗ lực ngăn chặn khả năng nhầm lẫn và hợp tác với nhau thực hiện các hành động để tránh khả năng gây nhầm lẫn mà có thể phát sinh trong tương lai hay không? 

(5) Liệu các nhãn hiệu (thương hiệu) đã được sử dụng cho một khoảng thời gian chưa mà không có bằng chứng tồn tại thực tế gây nhầm lẫn (actual confusion).

FFW khiếu nại từ chối bảo hộ Frasca đồng thời tự nguyện sửa đổi đơn đăng ký bị từ chối thành dạng đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu đồng sử dụng trong thương mại (concurrent use application)[2]. Trong quá trình thẩm định đơn khiếu nại, TTAB thấy rằng FFW và Dunlay’s đã và đang sử dụng các nhãn hiệu Frasca tương ứng của họ liên quan gắn liền với dịch vụ nhà hàng và quán bar ở các khu vực địa lý tương ứng “hơn mười (10) năm mà không có bất kỳ trường hợp nhầm lẫn hoặc xung đột nào khác, và “rằng họ vận hành các nhà hàng về cơ bản khác nhau, cung cấp các sản phẩm khác nhau ở các mức giá khác nhau và tiếp thị cho người tiêu dùng thông qua các kênh thương mại riêng biệt, cụ thể là các bên đồng ý rằng Dunlay’s sẽ sử dụng nhãn hiệu Frasca liên quan đến nhà hàng chỉ tại khu vực địa lý gồm các bang Illinois, Michigan và Indiana trong khi FFW sẽ sử dụng thương hiệu Frasca cho dịch vụ nhà hàng ở trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ ngoại trừ khu vực địa lý thuộc 3 bang Illinois, Michigan và Indiana

Bằng việc các bên bổ sung thỏa thuận sử dụng đồng thời (concurrent use agreement) thay vì hợp đồng đồng tồn tại như ban đầu (coexistence agreement), TTAB[3] nhận định rằng thỏa thuận sử dụng đồng thời, mà có chứa thông tin về lý do tại sao các bên cho rằng khó có thể xảy ra nhầm lẫn, chứng minh niềm tin theo định hướng kinh doanh của các bên rằng không có khả năng xảy ra nhầm lẫn và cung cấp các điều khoản để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn tiềm ẩn nào, đủ điều kiện được cân nhắc cho nhận định rằng khả năng nhầm lẫn là không thể xảy ra. Vì lý đó, TTAB kết luận rằng nhãn hiệu Frasca được chấp nhận đăng ký[4].

2 nhãn hiệu Frasca trùng nhau cùng dùng cho dịch vụ nhà hàng được cấp bởi USPTO

Bross & Partners có nhiều kinh nghiệm tham gia thủ tục phản đối, xử lý vi phạm nhãn hiệu ở Hoa Kỳ bao gồm cả kinh nghiệm đàm phán ký kết hợp đồng đồng tồn tại thương hiệu (nhãn hiệu) giữa một công ty xuất khẩu gạo của Việt Nam bị kiện bởi một công ty thực phẩm của Mỹ ở USPTO. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ Email: vinh@bross.vn; Mobile: 0903 287 057; WeChat: Vinhbross2603; WhatsApp: +84903287057; Skype: vinh.bross; Zalo: +84903287057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.