Hủy bằng sáng chế ở Việt Nam - cách tự vệ chống bị kiện xâm phạm sáng chế

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email to: vinh@bross.vn

Hủy bỏ hiệu lực sáng chế là thủ tục pháp lý do bên thứ ba tiến hành đối với Bằng độc quyền sáng chế (hay còn gọi là “pa-tăng”) có mục đích chính là ngăn chặn chủ sở hữu sáng chế thực thi quyền độc quyền sản xuất, áp dụng, khai thác công dụng, lưu thông, quảng cáo, chào hàng hoặc nhập khẩu sản phẩm, chất hoặc quy trình mang sáng chế được bảo hộ. Bross & Partners tóm tắt thủ tục hủy bằng độc quyền sáng chế - một biện pháp tự vệ hay được dùng để chống bị kiện xâm phạm sáng chế.

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực Pa-tăng

Hậu quả pháp lý của Bằng độc quyền sáng chế bị chấm dứt hiệu lực khác với Bằng độc quyền sáng chế (“Pa-tăng”) bị hủy bỏ hiệu lực vì pháp luật Việt Nam phân định sự khác nhau giữa chấm dứt hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực. Theo đó, hiệu lực Pa-tăng bị chấm dứt nghĩa là quyền độc quyền Pa-tăng bị đình chỉ kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực[1] không được nộp trong khi đó hiệu lực Pa-tăng bị hủy bỏ có nghĩa là Pa-tăng đó không có hiệu lực ngay từ thời điểm cấp.[2]

Mọi cá nhân, tổ chức đều có thể nộp đơn yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực Pa-tăng nếu họ có đủ chứng cứ chứng minh rằng Pa-tăng được cấp không thỏa mãn điều kiện bảo hộ của sáng chế tại thời điểm cấp Pa-tăng, hoặc người nộp đơn đăng ký không có quyền nộp nộp đơn và cũng không được chuyển giao quyền nộp đơn đăng ký Pa-tăng đó theo điểm a hoặc b khoản 1 Điều 96 Luật SHTT.

Kể từ khi nhận được đề nghị hủy bỏ hiệu lực, trong vòng 1 tháng Cục SHTT sẽ tống đạt văn bản (lần 1) gửi bên bị yêu cầu hủy bỏ hiệu lực (chủ Pa-tăng) thông báo có người thứ ba nộp đề nghị hủy bỏ hiệu lực và ấn định thời hạn trả lời 2 tháng.

Tùy từng vụ việc, Cục Sở hữu trí tuệ có thể lặp lại quy trình trên thêm một lần nữa đối với cả hai bên với thời hạn ấn định tương tự. Chỉ trong các trường hợp phức tạp, Cục SHTT có thể tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa các bên.

Trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời hạn 2 tháng theo văn bản lần 1 mà chủ Pa-tăng không có ý kiến trả lời, hoặc trong thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời hạn 2 tháng theo văn bản lần 1 mà chủ Pa-tăng có ý kiến trả lời không đồng ý yêu cầu hủy bỏ hiệu lực thì Cục SHTT ban hành Quyết định hủy bỏ hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ hiệu lực GCNĐKNH) hoặc Quyết định từ chối đề nghị hủy bỏ hiệu lực. Bất kể chủ Pa-tăng bị yêu cầu hủy có ý kiến trả lời hay không, Cục SHTT sẽ thực hiện thủ tục thẩm định lại tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của Pa-tăng bị yêu cầu hủy hiệu lực.

Như vậy, một vụ hủy bỏ hiệu lực Pa-tăng sẽ mất khoảng 6-10 tháng, hoặc có thể kéo dài đến một năm, hoặc vài năm tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như bằng chứng và lập luận của bên đề nghị hủy có xác đáng và thuyết phục hay không, chủ Pa-tăng có ý kiến phản bác như thế nào, hoặc mức độ bận rộn của bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Trường hợp không đồng ý với Quyết đinh của Cục SHTT thì bên đề nghị hủy hoặc chủ Pa-tăng có thể khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra tòa án.

Sáng chế “Cụm kim tiêm và ống thông an toàn” theo Pa-tăng 16123 bị hủy hiệu lực từng phần

Trong Quyết định 3907/QĐ-SHTT ngày 26/10/2018 hủy bỏ một phần hiệu lực của của Pa-tăng 16123 do không thỏa mãn tiêu chuẩn tính mới và trình độ sáng tạo dựa trên tình trạng kỹ thuật có trước bộc lộ ở đơn tạm thời số 1965/DEL/2009 ngày 22/9/2009 ở Ấn Độ dưới tên của Poly Medicure Limited, Cục SHTT kết luận:

1. Công nhận sáng chế có tên “phần bảo vệ đầu kim tiêm được cải tiến” theo đơn 1965/DEL/2009 được công bố ngày 18/6/2010 (“tài liệu D1”) là tình trạng kỹ thuật có trước nhằm mục đích thẩm định lại điều kiện bảo hộ của Pa-tăng 16123

2. Đối tượng cụm kim tiêm theo các điểm yêu cầu bảo hộ 1-7 và 9 bị coi là không đáp ứng tiêu chuẩn tính mới vì Tài liệu D1 đã bộc lộ đẩy đủ các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản liên quan đến cụm kim tiêm. Đối với điểm yêu cầu bảo hộ 10-16, Cục SHTT cho rằng dấu hiệu kỹ thuật cơ bản trong Tài liệu D1 khác với đối tượng bộ ống thông an toàn ở điểm 10. Do điểm 10 là điểm độc lập không bị coi là mất tính mới nên các điểm phụ thuộc 11-16 cũng được xem là đáp ứng tính mới.

3. Vì các điểm 1-7 và 9 bị xem là không có tính mới nên các điểm này hiển nhiên cũng bị xem là không thỏa mãn tiêu chuẩn tính sáng tạo. Cục SHTT nhận định điểm 10 tuy đáp ứng tiêu chuẩn tính mới nhưng lại không đáp ứng trình độ sáng tạo do các dấu hiệu kỹ thuật được mô tả liên quan bộ ống thông an toàn của Pa-tăng 16123 không mô tả được hiệu quả kỹ thuật mà dấu hiệu kỹ thuật này mang lại so với giải pháp kỹ thuật nêu ở Tài liệu D1, nghĩa là điểm 10 bị coi là hiển nhiên với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng

4. Điểm 11-13, 15-16 cũng bị xem là không có trình độ sáng tạo, chẳng hạn như do Tài liệu D1 đề cập đến việc sử dụng “chi tiết chặn 38 dạng hình đĩa, giống như vòng đệm (washer)” hoặc dấu hiệu bổ sung ở điểm 13 của Pa-tăng 16123 “điểm uốn để gài chi tiết chèn” được coi là tương đương với chi tiết chèn. Trong khi đó điểm 14 chứa dấu hiệu bổ sung “phần đầu xa vạt góc ít nhất lớn hơn 1,5 lần chiều rộng của đầu tự do thứ hai” bị xem là không được rõ ràng vì chưa chỉ rõ kích thước theo phương nào của dấu hiệu kỹ thuật bổ sung đó. So sánh với Fig. 4A và Fig. 4C của Tài liệu D1 thấy rằng chiều rộng của phần thành ở đầu xa lớn hơn về chiều rộng của đầu tự do thứ hai nhưng dấu hiệu này cũng không mô tả cụ thể về mối tương quan về kích thước giữa chiều rộng của phần thành ở đầu xa và chiều rộng của đầu tự do thứ hai nên chưa có đủ căn cứ đánh giá trình độ sáng tạo

3 bài học thực tiễn

1. Pháp luật trao quyền độc quyền khai thác sử dụng sản phẩm, chất, quy trình mang sáng chế được bảo hộ cho chủ Pa-tăng nhưng pháp luật cũng quy định cơ chế cho phép bên thứ ba có thể “tiêu diệt” hoặc “thu hẹp” phạm vi của quyền độc quyền đó thông qua cơ chế hủy hiệu lực Pa-tăng đã được cấp nếu có căn cứ chứng minh rằng Pa-tăng đó không thỏa mãn điều kiện về tính mới, tính sáng tạo tại thời điểm cấp.

2. Ngay cả khi Cơ quan tra cứu quốc tế cung cấp ý kiến bằng văn bản rằng đơn PCT/EP2011/003746 đáp ứng các điều kiện bảo hộ về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp thì cũng không thể đảm bảo 100% rằng Pa-tăng 16123 được cấp đã thực sự tuân thủ tiêu chuẩn tính mới và trình độ sáng tạo tai thời điểm cấp.[3]

3. Dấu hiệu kỹ thuật thuộc trình trạng kỹ thuật có trước trùng hoặc tương đương với dấu hiệu kỹ thuật thuộc các điểm yêu cầu bảo hộ của Pa-tăng được cấp, và thời điểm công bố tình trạng kỹ thuật có trước đó diễn ra trước ngày nộp đơn/ngày ưu tiên của Pa-tăng được cấp là 2 yếu tố then chốt quyết định khả năng hủy bỏ thành công hiệu lực Pa-tăng.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.