Làm gì khi nhãn hiệu (thương hiệu) xin đăng ký bị từ chối bảo hộ

ở Việt Nam vì lý do gây hiểu sai lệch hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng?

Email to: vinh@bross.vn

(Hình ảnh sản phẩm thực phẩm chức năng nhãn hiệu 5-LOXIN được bán trên mạng.

Nguồn: https://www.vitacost.com/vitacost-synergy-5-loxin-akba-boswellia-extract)

Công thức hóa học theo bằng độc quyền sáng chế có bị xem là gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng?

Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết “2 tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc và 6 yếu tố xác định khả năng nhầm lẫn hoặc không nhầm lẫn….”[1], nhãn hiệu xin đăng ký không vượt qua điều kiện 1 (tức bị coi là không có khả năng tự phân biệt do nó mô tả, gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng) thì sẽ bị từ chối bảo hộ.

Người nộp đơn, P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals, Inc. (US), nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (chữ) “5-LOXIN” cho nhóm 5 cho sản phẩm như chất bổ sung ăn kiêng, chiết xuất của cây thảo dược Boswellia theo đơn 4-2013-21182. Ngày 25/6/2015, Cục sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 19831/SHTT-NH2 từ chối bảo hộ cho rằng “5-LOXIN” là công thức hóa học được bảo hộ độc quyền sáng chế tại Hoa Kỳ, mang tính mô tả nếu sản phẩm chứa thành phần, gây nhầm lẫn trong trường hợp ngược lại, vi phạm tiêu chuẩn bảo hộ quy định tại điều 73.5 và 74.2.c Luật SHTT[2]

Khiếu nại chống từ chối thành công

Chúng tôi cho rằng từ chối của Cục SHTT không chỉ rõ Cục SHTT dựa vào nguồn thông tin nào và công bố ở đâu để cho rằng “5-LOXIN” là công thức hóa học theo sáng chế được bảo hộ độc quyền. Mặt khác, chúng tôi cũng thấy rằng tiêu chuẩn bảo hộ theo điều kiện 1 – khả năng tự phân biệt – quy định ở điều 73.5 và 74.2.c Luật SHTT đều không có chỗ nào nói đến dấu hiệu xin đăng ký chứa tên công thức hóa học của sáng chế được bảo hộ nào đó thì phải bị coi là mô tả, gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng. Do vậy, khi được yêu cầu tư vấn bởi Người nộp đơn, chúng tôi nhận định rằng lý do từ chối bảo hộ là thiếu sức thuyết phục nên có thể khiếu nại tranh luận.

Trong khiếu nại chống lại quan điểm từ chối không hợp lý kể trên, Bross & Partners đại diện cho Người nộp đơn tập trung vào 3 lập điểm: (a) 5-LOXIN không phải là công thức hóa học được bảo hộ trong sáng chế của Hoa Kỳ mà là dấu hiệu được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tai Hoa Kỳ, (b) 5-LOXIN có chức năng nhãn hiệu dù được nêu tên trong nhiều bản mô tả sáng chế ở Hoa Kỳ, và (c) 5-LOXIN được giải thích rõ ràng trên nhiều nguồn thông tin từ Internet là một nhãn hiệu chứ không phải là một công thức hóa học được bảo hộ sáng chế.

Về luận điểm (a), chúng tôi thấy rằng chính Người nộp đơn đã được USPTO cấp bảo hộ cho dấu hiệu 5-LOXIN ở nhóm 05, chẳng hạn như 5-LOXIN ADVANCE và 5-LOXIN theo đăng ký số 4,597,994 và 3,807,044[3] tương ứng do vậy việc Hoa Kỳ - quốc gia cũng xét nghiệm nhãn hiệu theo tiêu chuẩn 2 bước như ở Việt Nam - coi 5-LOXIN có chức năng nhãn hiệu chứ không phải là dấu hiệu mô tả, gây nhầm lẫn hoặc gây lừa dối công chúng.

Về luận điểm (b), ngay cả khi 5-LOXIN xuất hiện trong các bản mô tả sáng chế ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như bằng độc quyền sáng chế số 9,101,599; 8,197,865 hoặc 8,192,768[4] thì không có nghĩa 5-LOXIN không có chức năng nhãn hiệu hoặc mất chức năng nhãn hiệu vì ngay trong các bản mô tả sáng chế này ký hiệu ® - tức là nhãn hiệu đã đăng ký – luôn được đặt ở góc bên phải phía trên của chữ 5-LOXIN. Mặt khác, thực tiễn ở Hoa Kỳ cho thấy USPTO chấp nhận đưa nhãn hiệu (thương hiệu) hoặc tên thương mại vào bản mô tả sáng chế với mục đích để nhận diện hàng hóa hoặc sản phẩm miễn là ý nghĩa của nó đã được chứng minh theo một định nghĩa đi kèm để mô tả chính xác và đầy đủ sáng chế được bộc lộ, hoặc được người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng biết tới rộng rãi nhãn hiệu đó[5].

Về luận điểm (c), 5-LOXIN đóng vai trò là chỉ dẫn thương mại, được sử dụng với tính cách là chỉ dẫn giúp người tiêu dùng nhận biết về nguồn gốc thương mại của các sản phẩm thảo dược. Thông tin trên internet ở nhiều nguồn khác nhau có thể khẳng định điều này, chẳng hạn như theo http://www.plthealth.com/products/5-loxin và http://www.5-loxin.com/,  LAILA NUTRACEUTICALS, chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ tại Hoa Kỳ, đã quảng cáo sản phẩm mang nhãn hiệu “5-Loxin” trên trang web với dấu hiệu ® thể hiện một nhãn hiệu đã được bảo hộ mà không phải là một sáng chế được bảo hộ.

Bằng các lập luận xác đáng nêu trên, ngày 6/5/2016 Cục SHTT đồng ý rút từ chối bảo hộ, chấp nhận đơn khiếu nại của Bross & Partners và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 261895 cho Người nộp đơn.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam (bao gồm cả tranh tụng) liên quan đến nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và tên miền internet.