Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Một số điều khoản quan trọng cần lưu ý khi soạn thảo và đàm phán hợp đồng li-xăng nhãn hiệu không độc quyền ở Việt Nam
(Ngày đăng: 2020-02-14)

Một số điều khoản quan trọng cần lưu ý khi soạn thảo

và đàm phán hợp đồng li-xăng nhãn hiệu không độc quyền ở Việt Nam

 

Email: vinh@bross.vn

 

Li-xăng vốn được phiên âm từ chữ tiếng Anh “License” nghĩa là giấy phép, sự cho phép là thuật ngữ hay được sử dụng trong quan hệ thương mại để mô tả quan hệ hợp tác giữa một bên là chủ thương hiệu/nhãn hiệu và bên kia là bên nhận quyền sử dụng, khai thác thương hiệu đó trong thương mại thông qua một hợp đồng mà người ta hay gọi là hợp đồng li-xăng (trademark license agreement) hoặc còn được gọi là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (thương hiệu)[1]

 

Pháp luật về li-xăng nhãn hiệu ở Việt Nam nhìn chung rất sơ sài, cụ thể người ta chỉ tìm thấy li-xăng nhãn hiệu được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ ở 4 điều luật từ điều 141 đến 144. Để góp phần giải quyết vấn đề này, chúng tôi chia sẻ cách xây dựng một số điều khoản chính cần có trong Hợp đồng li-xăng không độc quyền dựa theo kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi.

 

Về điều khoản đối tượng li-xăng

 

Bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng trước tên cần xác định đối tượng li-xăng là nhãn hiệu gì, được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nào và có hiệu lực như thế nào ở Việt Nam. Các bên cũng cần nêu rõ về hình thức li-xăng là không độc quyền và không thể chuyển giao kèm theo làm rõ thời hạn li-xăng là bao nhiêu lâu tính từ thời điểm ký kết Hợp đồng.

 

Về điều khoản các quyền được cấp và giới hạn quyền

 

Điều khoản cần quy định rõ bên nhận li-xăng được cấp các quyền cụ thể nào, ví dụ: quyền được sử dụng nhãn hiệu li-xăng cho các sản phẩm (nhóm 29 và 30) được sản xuất và cung cấp bởi bên giao li-xăng, quyền được sử dụng nhãn hiệu li-xăng trên các tài liệu thương mại do bên nhận li-xăng phát hành, ấn loát, giới thiệu, đăng tải trên bản giấy, brochure hoặc internet liên quan đến việc giới thiệu và quảng cáo các sản phẩm li-xăng (nhóm 29 và 30) được sản xuất và cung cấp bởi bên giao li-xăng.

 

Bên nhận li-xăng chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu li-xăng dưới hình thức thể hiện và trong phạm vi thiết kế mà bên giao cung cấp và chấp thuận. Bên nhận li-xăng không được phép thay đổi nhận diện nhãn hiệu ở bất kỳ khía cạnh nào, bao gồm cả thiết kế, kiểu chữ, màu sắc... khi chưa được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên giao li-xăng.

 

Bên nhận li-xăng không được sử dụng nhãn hiệu li-xăng dưới bất kỳ dạng thức nào cho các sản phẩm mà không được sản xuất/cung cấp bởi bên giao li-xăng hoặc bất kỳ sản phẩm nào mà bên giao li-xăng không sản xuất/ cung cấp. Nếu bên nhận li-xăng vi phạm thỏa thuận này, bên giao li-xăng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

Sẽ là lý tưởng nếu bổ sung thêm quy định bên nhận li-xăng không được sử dụng nhãn hiệu li-xăng cho các sản phẩm trùng hoặc tương tự với các sản phẩm mang nhãn hiệu li-xăng không được sản xuất/cung ứng bởi bên giao li-xăng. Quy định này mang tính cấm cạnh tranh, nghĩa là giúp bên giao li-xăng kiểm soát hành động đi thuê gia công hoặc mua sản phẩm cùng loại từ các nhà sản xuất khác rồi gắn nhãn hiệu li-xăng vào sản phẩm đó.

 

Trường hợp bên giao li-xăng không cho phép bên nhận li-xăng được sử dụng nhãn hiệu li-xăng trên một số không gian khó kiểm soát như Internet, các đại lý online, platform, chợ trực tuyến, bên giao li-xăng có thể đưa ra các giới hạn sử dụng tại điều khoản này, theo đó, bên nhận li-xăng sẽ không được quyền bán online, không được cạnh tranh với hệ thống bán hàng khác do bên giao li-xăng xây dựng hoặc hợp tác với bên khác, không được ký Hợp đồng với những đại lý chưa được sự chấp thuận của bên giao li-xăng.

 

Về điều khoản quyền sở hữu nhãn hiệu li-xăng và các quyền sở hữu trí tuệ khác

 

Quyền sở hữu nhãn hiệu li-xăng và các quyền sở hữu trí tuệ khác nêu trong hợp đồng này là tài sản duy nhất và thuộc độc quyền của bên giao li-xăng.

 

Bên giao li-xăng cam kết đảm bảo cho các quyền được cấp của bên nhận li-xăng không xâm phạm với quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, đồng thời cam kết sẽ duy trì và gia hạn hiệu lực nhãn hiệu li-xăng để đảm bảo cho việc khai thác các quyền được cấp cho bên nhận li-xăng.

 

Bên nhận li-xăng cam kết tôn trọng quyền sở hữu nhãn hiệu li-xăng và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Bên giao li-xăng. Bên nhận li-xăng không thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại tới quyền sở hữu nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Bên giao li-xăng. Bên nhận li-xăng cam kết không nộp đơn đăng ký bất kỳ nhãn hiệu hay đối tượng sở hữu trí tuệ nào chứa nhãn hiệu của Bên giao li-xăng cho bất kỳ sản phẩm nào mà có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của nhãn hiệu li-xăng; Bên nhận li-xăng cũng cam kết không sử dụng bất cứ nhãn hiệu hay đối tượng sở hữu trí tuệ nào cho bất kỳ sản phẩm nào mà có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của nhãn hiệu li-xăng.

 

Bên nhận li-xăng có nghĩa vụ cung cấp cho Bên giao li-xăng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam khi được yêu cầu nhằm hỗ trợ Bên giao li-xăng trong việc duy trì và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu li-xăng[2].

 

Các bên đều thừa nhận rằng việc sử dụng nhãn hiệu của Bên giao li-xăng cấu thành tên doanh nghiệp của Bên nhận li-xăng xuất phát từ việc Bên giao li-xăng cho phép Bên nhận li-xăng được sử dụng tên nhãn hiệu hoặc thương mại Bên giao li-xăng để chỉ ra mối quan hệ hợp tác giữa Bên giao li-xăng và Bên nhận li-xăng. Do vậy, trường hợp quan hệ hợp tác hoặc li-xăng giữa các bên chấm dứt thì Bên nhận li-xăng có nghĩa vụ loại bỏ yếu tố Bên giao li-xăng trong tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt hoặc ở các hình thức xưng danh khác trong thương mại để tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

 

Về điều khoản phí li-xăng và thanh toán

 

Bên giao li-xăng đồng ý cấp quyền cho Bên nhận li-xăng miễn phí, hoặc trả phí [….] trong thời hạn […..] năm kể từ khi ký kết hợp đồng này. Tùy thuộc vào quá trình khai thác nhãn hiệu li-xăng và tính hiệu quả của nó, trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn, các bên có thể đàm phán gia hạn hợp đồng li-xăng

 

Về điều khoản giám sát hàng hóa và quản lý chất lượng sản phẩm       

 

Nếu thực tế hàng hóa mang nhãn hiệu li-xăng do chính Bên giao li-xăng sản xuất thì việc kiểm soát chất lượng hầu như là không tồn tại trong trường hợp này.

 

Tuy vậy, Bên giao li-xăng có thể quy định Bên nhận li-xăng có nghĩa vụ phải tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu, Bên nhận li-xăng cũng phải tự mình và bằng chi phí của mình đảm bảo về khía cạnh tuân thủ quy định ghi nhãn hàng hóa theo pháp luật của Việt Nam, bao gồm cả vấn đề công bố chất lượng,…

 

Tham khảo thêm các điều khoản khác

 

Điều khoản khái niệm và từ viết tắt (conception), đối với các Hợp đồng li-xăng giữa các bên không có mối quan hệ kinh doanh phụ thuộc (công ty mẹ-con), hoặc không cùng hệ thống (công ty cùng tập đoàn), Hợp đồng li-xăng nên có điều khoản định nghĩa, theo đó, toàn bộ các khái niệm có khả năng gây tranh chấp cần được làm rõ nội dung và lập ranh giới về phạm vi như khái niệm “lãnh thổ”, “hàng vi phạm”, “hàng giả”, “chống cạnh tranh không lành mạnh”, khái niệm các hệ thống phân phối (nếu có), khái niệm “hệ thống kiểm soát”, “chu kỳ kiểm soát”, “báo cáo”, “quảng cáo”, “khuyến mại”…

 

Về điều khoản thay đổi tình trạng pháp lý của Bên giao li-xăng hoặc Bên nhận li-xăng, quy định này nhằm điều chỉnh các trường hợp có sự thay đổi tình trạng pháp lý của bên giao và/hoặc Bên nhận li-xăng, ví dụ: thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi hình thức pháp lý…. Trong đó, mọi việc thay đổi các Bên có thể điều chỉnh bằng Phụ lục (nếu thay đổi không đáng kể) và ký kết lại Hợp đồng (nếu có thay đổi cơ bản điều kiện của Hợp đồng).

 

Về điều khoản xử lý xâm phạm thực hiện bởi bên thứ 3, bên nhận li-xăng, trong phạm vi quyền được cấp, có trách nhiệm theo dõi, phát hiện và báo cáo với Bên giao li-xăng bằng văn bản về bất kỳ hành động nào của bên thứ ba và cho rằng có khả năng xâm phạm đến quyền độc quyền nhãn hiệu li-xăng tại lãnh thổ Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở vấn đề giả mạo sở hữu trí tuệ, hoặc hàng giả và/hoặc các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh của các bên khác trong lãnh thổ. Đồng thời, Bên nhận li-xăng có nghĩa vụ hỗ trợ Bên giao li-xăng khi được yêu cầu, bằng mọi hình thức, trong các vụ việc xử lý xâm phạm, chi phí để thực hiện xử lý xâm phạm do bên nào chịu trách nhiệm, các quyền nhận bồi thường trong tranh chấp…

 

Bên giao li-xăng là chủ thể duy nhất có quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu li-xăng và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của mình tại Việt Nam và sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý xâm phạm. Trừ trường hợp Bên nhận li-xăng phát hiện hành vi vi phạm và đã yêu cầu Bên giao li-xăng tiến hành các thủ tục tố tụng để xử lý nhưng Bên giao li-xăng từ chối hoặc không trả lời trong thời hạn 30 ngày, Bên nhận li-xăng có quyền nhân danh mình tiến hành tố tụng với điều kiện Bên giao li-xăng phải được tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn hoặc bị đơn.

 

Về điều khoản chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng, các trường hợp tự động chấm dứt hiệu lực: Nếu Bên nhận li-xăng rơi vào tình trạng phá sản trên thực tế hoặc theo quyết định của Tòa án.

 

Các trường hợp Bên giao li-xăng có quyền đơn phương chấm dứt hiệu lực Hợp đồng: Nếu Bên nhận li-xăng vi phạm bất cứ quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, chẳng hạn như Bên nhận li-xăng sử dụng không đúng bộ nhận diện thương hiệu hoặc gắn nhãn hiệu li-xăng lên sản phẩm không do Bên giao li-xăng cung cấp

 

Về điều khoản bảo mật, các bên có thể cam kết bảo mật, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về hợp đồng li-xăng ngoại trừ nghĩa vụ phải báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền, hoặc bị buộc phải bộc lộ thông tin cho đội ngũ luật sư, cố vấn tham gia hỗ trợ pháp lý của các bên

 

Về điều khoản sau khi chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng, ngay khi khi hợp đồng chấm dứt hiệu lực (hoặc không được gia hạn), Bên nhận li-xăng có nghĩa vụ thống kê và báo cáo Bên giao li-xăng về lượng hàng tồn kho mang nhãn hiệu li-xăng, cũng như báo cáo thời hạn có thể bán hết số hàng đó. Tùy thuộc quyết định xử lý hàng tồn kho của Bên giao li-xăng, khi được yêu cầu, Bên nhận li-xăng có nghĩa vụ phải dừng việc sử dụng nhãn hiệu li-xăng, bàn giao lại toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu cho Bên giao li-xăng và chấm dứt mọi hoạt động quảng cáo, quảng bá thương hiệu bao gồm cả trên môi trường internet

 

Về điều khoản hợp tác sau khi kết thúc Hợp đồng, Hợp đồng có thể được gia hạn với mức phí li-xăng phù hợp được áp dụng (nếu có), tùy thuộc vào sự tuân thủ Hợp đồng của Bên nhận li-xăng cũng như nhu cầu hợp tác của các Bên.

 

Chúng tôi có kinh nghiệm thực tiễn về soạn thảo, đàm phán và giải quyết tranh chấp liên quan tới hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchising). Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài bao gồm cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền thương mại và hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 



[1] Để hiểu về li-xăng nhãn hiệu ở Bên giao li-xăng, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hợp đồng li-xăng theo pháp luật Bên giao li-xăng – những điều có thể bạn chưa biết: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Hop-Dong-LiXang-Theo-Phap-Luat-Viet-Nam-%E2%80%93-Nhung-Dieu-Co-The-Ban-Chua-Biet

[2] Do CPTPP đã có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14/01/2019 nên khoản 2 điều 148 Luật sở hữu trí tuệ mặc nhiên bị mất hiệu lực từ đó dẫn đến 2 hệ quả pháp lý: (a) hợp đồng li-xăng kể cả trường hợp không đem đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ sẽ vẫn có hiệu lực với bên thứ 3, và (b) việc sử dụng nhãn hiệu li-xăng trong thương mại bởi bên nhận li-xăng cũng được xem như thể là việc sử dụng nhãn hiệu li-xăng bởi bên giao li-xăng trong các tranh chấp bên khác có yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu li-xăng vì lý do 5 năm không sử dụng. Đọc thêm bài Một số thay đổi pháp lý quan trọng liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ sau khi Hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực đối với Việt Nam: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/MOT-SO-THAY-DOI-PHAP-LY-QUAN-TRONG-LIEN-QUAN-DEN-LINH-VUC-SO-HUU-TRI-TUE-SAU-KHI-HIEP-DINH-DOI-TAC-TOAN-DIEN-XUYEN-THAI-BINH-DUONG-CPTPP-CO-HIEU-LUC-DOI-VOI-VIET-NAM-TU-NGAY-14012019

 

Bookmark and Share
Relatednews
Hợp đồng nhượng quyền thương mại và cách phân biệt hợp đồng nhượng quyền thương mại với hợp đồng li-xăng theo pháp luật Việt Nam
Franchise Contract and How to Distinguish a Franchise Agreement from an Intellectual Property Licence Agreement under the Vietnamese Laws
Enforcement of Intellectual Property Rights by Criminal Measure under the laws of Vietnam
Standing, Conditions and Evidences in Support of Commencing an Action against an Infringment of Intellectual Property Rights before Vietnamese courts
Thực thi quyền quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự theo pháp luật Việt Nam
Protection of Plant Varieties in Vietnam
Thực thi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam bằng biện pháp hành chính
Enforcement of Intellectual Property Rights by Administrative Measures in Vietnam
Infringement of Intellectual Property Rights in Vietnam and the Current Situation for Dealing therewith
Quyền khởi kiện, điều kiện khởi kiện và chứng cứ liên quan đến khởi kiện vụ án quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án Việt Nam
Các dạng tranh chấp, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể khởi kiện tại tòa án

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go