Quảng cáo với từ khóa chứa nhãn hiệu của người khác có bị xem là “sử dụng nhãn hiệu trong thương mại” hay không trước khi kết luận có hành vi xâm phạm quyền độc quyền nhãn hiệu (thương hiệu) dựa trên sự tồn tại của “khả năng gây nhầm lẫn”?

Email to: vinh@bross.vn

“Khả năng gây nhầm lẫn” là điểm then chốt quyết định khả năng thắng hoặc thua kiện trong các vụ kiện xâm phạm quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu (thương hiệu)

Cho dù có thể có sự khác nhau nhất định về phương pháp xác định “khả năng gây nhầm lẫn” trong thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu so với thủ tục thực thi bảo vệ quyền nhãn hiệu (như khởi kiện dân sự hoặc yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính) song rõ ràng thấy rằng sự tồn tại hay không tồn tại “khả năng gây nhầm lẫn” được quyết định bởi tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật là một quyết định hệ trọng vì nó trực tiếp dẫn đến hệ quả là bạn thắng kiện hoặc thua kiện[1].

Ở Việt Nam, vụ tranh chấp nhãn hiệu sữa đặc có đường Trường Sinh và nhãn hiệu sữa đậu nành Trường Sinh xảy ra hồi đầu những năm 2000 trải qua 2 cấp xét xử tại tòa án thành phố Hà Nội cho thấy quy tắc pháp lý chung để khẳng định chỉ dẫn thương mại (dấu hiệu) Trường Sinh dùng cho sữa đậu nành là có “khả năng gây nhầm lẫn” với chỉ dẫn thương mại (dấu hiệu) Trường Sinh dùng cho sữa đặc có đường để đi đến suy luận rằng hành vi sử dụng Trường Sinh dùng cho sữa đậu nành cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu, theo đó các tòa án và các cơ quan thực thi có liên quan đã đánh giá đồng thời cả 2 yếu tố: (a) tính trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu, và (b) sữa đậu nành là sản phẩm cùng loại với sữa đặc có đường[2].

Còn ở Mỹ, theo USPTO, xâm phạm nhãn hiệu là việc sử dụng trái phép nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ cho hoặc có liên quan tới hàng hóa, dịch vụ theo cách mà có thể gây nhầm lẫn, lừa dối hoặc hiểu lầm về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ[3]. Theo đó chủ nhãn hiệu (nguyên đơn) phải chứng minh mình đang sở hữu quyền nhãn hiệu đang có hiệu lực và nhãn hiệu của bên xâm phạm (bị đơn) có khả năng gây nhầm lẫn trong trí óc người tiêu dùng về nguồn gốc hoặc quan hệ tài trợ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mang các nhãn hiệu đó.

Ở Mỹ, các tòa án thường sẽ phải xem xét các bằng chứng liên quan đến nhiều yếu tố trước khi quyết định liệu có tồn tại khả năng nhầm lẫn bởi công chúng không. Các yếu tố phổ biến gồm mức độ tương tự giữa các nhãn hiệu, hàng hóa/dịch vụ có đủ liên quan với nhau đến mức mà người tiêu dùng có thể tin rằng chúng xuất phát từ một nguồn gốc thương mại cụ thể hay không; và các yếu tố khác phải xem xét có thể là hàng hóa, dịch vụ của các bên được quảng cáo, đưa ra thị trường và bán ở đâu, các điều kiện mua bán, liệu có bằng chứng nhầm lẫn thực tế (actual confusion) hay không

Sử dụng từ khóa quảng cáo cũng được xem là sử dụng nhãn hiệu trong thương mại

Thực tiễn xét xử các vụ án về xâm phạm nhãn hiệu ở Hoa Kỳ, đặc biệt trong các vụ việc nhãn hiệu đăng ký có chức năng phân biệt yếu[4], cho thấy nguyên đơn thường cố gắng đi điều tra thị trường hoặc lấy ý kiến của khách hàng chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu tranh chấp bởi bị đơn cấu thành hành vi xâm phạm quyền độc quyền nhãn hiệu của mình vì người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại nghĩa có có sự tồn tại của “khả năng gây nhầm lẫn”, chẳng hạn như vụ James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266 (7th Cir. 1976)[5] được tóm tắt như sau:

1. Nguyên đơn, chủ sở hữu các nhãn hiệu dịch vụ (chữ viết thường) "1800CONTACTS" theo đăng ký Mỹ số 2675866 và nhãn hiệu dịch vụ (có hình) "1 800 CONTACTS theo đăng ký Mỹ số 2731114, bán kính áp tròng thay thế thông qua các kênh khác nhau, bao gồm cả Internet. Nguyên đơn đã chi hơn 220 triệu đô la cho quảng cáo thông qua truyền hình, đài phát thanh, báo chí, Internet, e-mail và thư trực tiếp và riêng trong thời kỳ từ năm 2003 đến 2008, Nguyên đơn đã chi 11 triệu đô la cho riêng Google. Năm 2008, Nguyên đơn được xếp vị trí đầu tiên theo kết quả khảo sát mức độ biết đến thương hiệu "1800CONTACTS" bởi khách hàng dùng kính áp tròng bởi tổ chức khảo sát có tên là Synovate.
2. Bị đơn cũng bán kính áp tròng và sở hữu nhãn hiệu dịch vụ "1-800-GET-LENS" theo đăng ký Mỹ số 2571563. Bị đơn cũng quyền nhãn hiệu theo thông luật (common trademark right) và sau đó cũng giành được đăng ký liên quan cho nhãn hiệu dịch vụ "1-800 Lens.com". Bị đơn cũng quảng cảo nhwung chỉ quảng cáo trên Internet. Từ năm 2003 đến 2008, Bị đơn đã chi từ 3 triệu đến 4,7 triệu đô la cho quảng cáo trên Internet.

3. Cả hai bên đã mua hàng ngàn từ khóa khác nhau trong các trang web tương ứng của mình để thu hút người mua đến web của mình. Bị đơn mua 8.016 từ khóa liên quan đến kính áp tròng, trong đó gồm 9 từ khóa: 1 800 contact lenses, 1800 contact lenses, 800 contact lenses, 800comtacts.com, 800contacta.com, 800contavts.com, 800contaxts.com, 800contzcts.com, and 800conyacts.com. Chín từ khóa này tạo ra khoảng 1.626 lần hiển thị, 25 lần nhấp và $20,51 lợi nhuận. Mặc dù các từ khóa nêu trên đều là các biến thể hoặc dạng viết sai chính tả nhãn hiệu dịch vụ của Nguyên đơn nhưng không có từ khóa nào chính xác giống nhãn hiệu dịch vụ của Nguyên đơn. Để so sánh, từ khoảng năm 2002 đến 2008, Nguyên đơn đã mua các từ khóa sau từ Google: 1 800 lens, 1 800 lense, 1 800 lenses, 1 800 the lens, 1 800 Lens, 1-800 lens, 1800 lenses, 1800lens, 1800lenses, 1-800-lenses, 800 lens, 800 lenses, 800lens. Những từ khóa này đã tạo ra 91.768 lần hiển thị, 8,477 lần nhấp và khoảng $219,314 lợi nhuận cho Nguyên đơn. Dựa trên sự giống nhau của các từ khóa này với các dịch vụ của Bị đơn đánh dấu "1-800 Lens.Com" và "1-800-GET LENS", Bị đơn khẳng định rằng Nguyên đơn không thể yêu cầu vi phạm khi có hành vi tương tự như Bị đơn. Dựa vào tính tương tự của từ khóa với nhãn hiệu của mình, Bị đơn cho rằng mình không xâm phạm quyền nhãn hiệu của Nguyên đơn
4. Nguyên đơn khẳng định Bị đơn vi phạm Điều 32 và 43(a) Đạo luật Lanham trong đó Điều 32 cấm "sử dụng trái phép bất kỳ bản sao, giả mạo, hoặc nhái nhãn hiệu đã đăng ký theo cách mà có thể gây nhầm lẫn trên thị trường liên quan đến nguồn gốc các sản phẩm khác nhau" trong khi Điều 43(a) đề cập vấn đề cạnh tranh không lành mạnh và quyền đối với nhãn hiệu không đăng ký. Để được áp dụng 2 điều luật trên, Nguyên đơn phải chứng minh: (1) nhãn hiệu của mình đang có hiệu lực và có thể thực thi được, (2) nguyên đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu, (3) bị đơn đã sử dụng nhãn hiệu để nhận diện hàng hóa hoặc dịch vụ, và (4) việc sử dụng đó "có thể gây ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc của dịch vụ.
5. Sử dụng nhãn hiệu làm từ khóa (key word) để quảng cáo có phải là sử dụng nhãn hiệu hay không được tòa án lý giải rằng bởi vì từ khóa là "vô hình với khách hàng hoặc người tiêu dùng và chỉ hoạt động như một "chức năng liên kết máy tính thuần túy" (pure machine-linking function) nên một số tòa án kết luận rằng đó không phải là sử dụng nhãn hiệu trong thương mại. Ngược lại, một số tòa án khác lại cho rằng sử dụng nhãn hiệu của người khác "để kích hoạt quảng cáo trên internet cho chính mình" (to trigger internet advertisements for itself) là hành vi sử dụng trong thương mại. Đạo luật Lanham không yêu cầu sử dụng và hiển thị nhãn hiệu của người khác để được coi là cấu thành "sử dụng trong thương mại". Thay vào đó, "sử dụng trong thương mại" xảy ra khi nó được "sử dụng hoặc hiển thị trong việc bán các dịch vụ và dịch vụ được cung cấp trong thương mại", cụ thể ở đây, nhãn hiệu của Nguyên đơn được sử dụng để kích hoạt một link được tài trợ nhằm mục đích quảng cáo và bán dịch vụ của Bị đơn và cung cấp cho khách hàng một đường link tới website nơi họ có thể mua hàng từ Bị đơn. Do vậy, hành vi của Bị đơn đã cấu thành "hành vi sử dụng trong thương mại" theo Đạo luật Lanham.
6. Đạo luật Lanham có mục đích bảo vệ khả năng người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của các chủ thể cạnh tranh chứ không phải là ngăn chặn tất cả việc sử dụng trái phép. Do đó, ngay cả khi sử dụng là trái phép đi chăng nữa thì nó không cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu trừ khi việc sử dụng trái phép này “có khả năng gây nhầm lẫn” (likely to cause confusion). Nhầm lẫn xảy ra khi người tiêu dùng liên tưởng không đúng các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau". Nhầm lẫn cũng có thể tồn tại khi lừa dối người mua hoặc người dùng (user) về nguồn gốc, sự chứng thực, mối quan hệ liên kết hoặc tài trợ của một nhà cung cấp dịch vụ. Như vậy, “khả năng gây nhầm lẫn” có thể tồn tại dưới 3 dạng:

1. "Nhầm lẫn trực tiếp" (direct confusion) ở đó người tiêu dùng tin rằng Nguyên đơn chính là nguồn gốc của các sản phẩm hoặc dịch vụ của Bị đơn;
2. “Nhầm lẫn ngược" (reverse confusion) ở đó người tiêu dùng tin rằng "Bị đơn chính là nguồn gốc của các sản phẩm hoặc dịch vụ của Nguyên đơn;
3. "Nhầm lẫn lợi ích ban đầu" (initial interest confusion) ở đó người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm của một chủ sở hữu nhãn hiệu cụ thể nhưng thay vào đó lại bị cám dỗ (quyến rũ) bởi đối thủ cạnh tranh của chủ nhãn hiệu

7. Tòa thấy rằng có đến 95% số lần hiển thị cho Nguyên đơn được kích hoạt bởi các từ khóa không có chức năng nhãn hiệu như contacts, contacts lenses. Khi một công ty đưa vào từ khóa rộng, chẳng hạn như “contacts” hoặc “contact lenses”, link được nó tài trợ sẽ xuất hiện ngay cả khi từ khóa được tra cứu là “1800Contacts”. Như vậy, nói cách khác, bởi vì từ khóa tra cứu là "1800contacts" thì không có nghĩa từ khóa tạo ta link được tài trợ cũng là “1800Contacts” hoặc các biến thể tương tự như thế.
8. Kết quả khảo sát người tiêu dùng có nhầm lẫn hay không cũng được xem là bằng chứng tốt để chứng minh khả năng gây nhầm lẫn. Một số tòa án cho rằng nhận biết của người tiêu dùng trên 50% sẽ đem lại bằng chứng tốt trong khi 38% là ngưỡng bản lề hoặc ranh giới của khả năng gây nhầm lẫn. Còn trong vụ án này có đến 40% người sử dụng kính áp tròng tham gia khảo sát nói rằng họ biết đến nhãn hiệu "1800Contacts" nhưng cần lưu ý rằng con số 40% bắt nguồn từ một câu hỏi mở không gợi ý câu trả lời và nó cao hơn đáng kể so với đối thủ cạnh tranh gần nhất kế tiếp.
9. Tòa nhận định rằng đối với quản cáo trên website: Lens.com mà không sử dụng nhãn hiệu của Nguyên đơn, có (1) sự khác biệt lớn giữa nhãn hiệu của Nguyên đơn và các quảng cáo; (2) một ý định trung lập; (3) không có bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế; (4) tính tương tự về sản phẩm và tương tự về cách tiếp thị; (5) mức độ quan tâm, cẩn trọng của khách hàng khi mua kính ở mức thấp; và (6) ít có khả năng nhầm lẫn do mối quan hệ nghịch đảo giữa độ mạnh của nhãn hiệu của Nguyên đơn và sự vi phạm (lấn sân) của các quảng cáo của Bị đơn. Yếu tố 4 và 5 nghiêng về Nguyên đơn trong khi yếu tố 1 lại đóng vai trò là "trung tâm" của vụ án về khả năng gây nhầm lẫn mà yếu tố này lại ủng hộ cho Bị đơn. Hơn nữa, thiếu khả năng nhầm lẫn và lấn sân của các quảng cáo của Bị cáo cũng đang đứng về Bị đơn. Tổng hợp lại, bồi thẩm đoàn thấy rằng không đủ bằng chứng để khẳng định Bị đơn xâm phạm quyền nhãn hiệu của Nguyên đơn.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.