Tiêu chuẩn xác định “dụng ý xấu” khi phản đối hoặc

hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ở Việt Nam

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Thông tư 23/2023/TT-BKHCN mới ban hành và có hiệu lực từ 30/11/2023 (“Thông tư 23”) hướng dẫn tiêu chuẩn xác định “dụng ý xấu[1] trong thủ tục phản đối nhãn hiệu hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu.[2] Bross & Partners dưới đây giới thiệu cách xác định “dụng ý xấu” ở Luật sở hữu trí tuệ 2022 và Thông tư 23.

“Dụng ý xấu” là một căn cứ từ chối mới có lần đầu tại Điều 117(1)(b) và Điều 96(1)(a) Luật sở hữu trí tuệ năm 2022, theo đó nếu có cơ sở để tin rằng người nộp đơn có dụng ý xấu thì VNIPO có thể áp dụng các căn cứ này để từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký trong quá trình xác lập quyền hoặc hủy bỏ hiệu lực toàn bộ trong trường hợp nhãn hiệu này đã đăng ký.

“Dụng ý xấu” là căn cứ pháp lý độc lập với các căn cứ từ chối khác theo Luật SHTT 2022 chẳng hạn như (1) nhãn hiệu xin đăng ký không đáp ứng các điều kiện bảo hộ (ví dụ nhãn hiệu xin đăng ký mang tính mô tả, lừa dối hoặc xung đột với các quyền có trước gồm nhãn hiệu đã đăng ký, kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký, tên thương mại, quyền tác giả); hoặc (2) chủ đơn đăng ký nhãn hiệu không có quyền đăng ký và không được người có quyền đăng ký chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu đó.

Theo Điều 34 Thông tư 23, người nộp đơn bị xem là có “dụng ý xấu” khi và chỉ khi bằng chứng liên quan đồng thời thỏa mãn cả 2 điều kiện:

1. Tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn biết hoặc có cơ sở để biết nhãn hiệu mình đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam hoặc nhãn hiệu nổi tiếng tại các nước khác cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự; và
2. Việc đăng ký nhãn hiệu nêu trên nhằm lợi dụng danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu đó để thu lợi, hoặc chủ yếu nhằm mục tiêu bán lại, cấp phép hoặc chuyển giao quyền đăng ký cho người có nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng tại các nước khác, hoặc nhằm mục tiêu ngăn chặn khả năng gia nhập thị trường của người có các loại nhãn hiệu đã nêu trên, hoặc các hành vi trái với tập quán thương mại lành mạnh khác.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), tên miền internet, quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.