Trung Quốc: Vượt qua từ chối bảo hộ nhãn hiệu bằng thủ tục

 hủy hiệu lực nhãn hiệu đăng ký trước nhưng không sử dụng

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Giải pháp hay được dùng để vượt qua từ chối của Cơ quan nhãn hiệu Trung Quốc (CTMO), một bộ phận thuộc Cơ quan sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA), do tương tự với nhãn hiệu có trước là hủy hiệu lực của nó do không sử dụng 3 năm liên tục theo Điều 49 (đoạn 2) Luật nhãn hiệu 2019. Thực tiễn cho thấy giải pháp này có thể đem lại cơ hội thành công tương đối cao và ít tốn kém.[1] Bross & Partners giải thích cơ chế hủy hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng ở Trung Quốc.

Thời điểm và tư cách nộp đơn hủy hiệu lực nhãn hiệu

Trung Quốc quy định rằng ngày sớm nhất để nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký trên cơ sở không được sử dụng (non-use) là ngày đầu tiên sau 3 năm kể từ khi nhãn hiệu được đăng ký. Cần lưu ý có sự khác nhau về mốc thời hạn 3 năm giữa nhãn hiệu quốc gia (đăng ký trong nước) và nhãn hiệu đăng ký quốc tế (nhãn hiệu nộp theo hệ thống Madrid chỉ định Trung Quốc). Cụ thể, đối với nhãn hiệu quốc gia thì thời hạn tính 3 năm là từ ngày đăng ký (ngày phê duyệt bởi CTMO) nhưng đối với nhãn hiệu quốc tế thì phải sau 3 năm tính từ khi hết thời hạn từ chối 18 tháng,[2] hoặc sau 3 năm tính từ ngày ban hành quyết định phê duyệt có hiệu lực (trong trường hợp khiếu nại hoặc có phản đối).

Bất kỳ ai cũng có quyền yêu cầu CTMO hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký nếu nó không sử dụng trong 3 năm liên tiếp. Tiếp đến CTMO sẽ gửi thông báo cho chủ nhãn hiệu thông báo có bên thứ 3 nộp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng để chủ nhãn hiệu nộp văn bản trả lời, trong vòng 2 tháng, kèm bằng chứng chứng minh mình có sử dụng trước ngày yêu cầu hủy hiệu lực được nộp, hoặc bằng chứng chứng minh có lý do chính đáng dẫn tới không sử dụng được nhãn hiệu.

Trường hợp bằng chứng sử dụng không được cung cấp bởi chủ nhãn hiệu sau khi hết thời hạn 2 tháng, hoặc bằng chứng cung cấp bởi chủ nhãn hiệu không có giá trị hiệu lực và cũng không có lý do không chính đáng thì CTMO sẽ quyết định hủy bỏ hiệu lực.

Thế nào được coi là sử dụng nhãn hiệu?

Trung Quốc quy định sử dụng nhãn hiệu có nghĩa là sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, gồm gắn nhãn hiệu cho hàng hóa, quảng cáo, triển lãm và các hoạt động thương mại khác để phân biệt nguồn gốc của hàng hóa.

Thông thường CTMO chỉ chấp nhận bằng chứng sử dụng nếu nó thỏa mãn đồng thời các tiêu chí: (1) có khả năng thể hiện dấu hiệu của nhãn hiệu tranh chấp; (2) nhãn hiệu tranh chấp được sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký; (3) có khả năng thể hiện được người sử dụng nhãn hiệu tranh chấp (chủ nhãn hiệu hoặc người khác được cho phép sử dụng nhãn hiệu tranh chấp); (4) có thể thể hiện được ngày sử dụng nhãn hiệu tranh chấp, và nằm trong 3 năm tính ngược từ ngày yêu cầu hủy hiệu lực được nộp; (5) có khả năng chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu tranh chấp diễn ra tại lãnh thổ Trung Quốc.

Bằng chứng sử dụng nhãn hiệu có thể là bằng chứng sử dụng bởi chính chủ nhãn hiệu hoặc bằng chứng sử dụng của bên nhận li-xăng nhãn hiệu từ chủ sở hữu. Lý do chính đáng của việc không sử dụng nhãn hiệu có thể tồn tại ở một trong bốn dạng: (1) bất khả kháng; (2) chính sách hạn chế của Chính phủ; (3) phá sản; (4) lý do không sử dụng khác không thể quy cho chủ nhãn hiệu.

Bằng chứng không được CTMO xem là bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tranh chấp, gồm hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; lời khai bằng văn bản; bằng chứng vật lý, hình ảnh nghe nhìn, bản in trang web (khó xác định được liệu chúng có bị thay thế hay không); hàng thật và bản sao. Ngoài ra, công bố thông tin nhãn hiệu đã đăng ký; sử dụng nhãn hiệu khác lĩnh vực kinh doanh; sử dụng nhãn hiệu chỉ theo cách làm quà tặng; sử dụng dưới dạng chỉ li-xăng hoặc chuyển nhượng nhãn hiệu tranh chấp mà không sử dụng thực tế; chỉ sử dụng mang tính hình thức (biểu tượng) nhằm mục đích duy trì hiệu lực nhãn hiệu đăng ký.

Thủ tục và thời hạn xử lý yêu cầu hủy bỏ hiệu lực

CTMO áp dụng chung một quy trình xử lý yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng và yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu trở thành tên thông thường của hàng hóa, dịch vụ (genericized trademark hoặc generic trademark). Cụ thể, sau khi thụ lý đơn yêu cầu hủy hiệu lực, CTMO thông báo cho chủ nhãn hiệu để yêu cầu phản hồi trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được thông báo từ CTMO. CTMO xem xét và ra quyết định trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu hủy bỏ. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể kéo dài thêm 3 tháng.

Sau khi CTMO ra quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, một trong hai bên có thể khiếu nại yêu cầu xem xét lại quyết định nếu không đồng ý với quyết định đó và có thể tiếp tục khởi kiện hành chính tới Tòa án sở hữu trí tuệ Bắc Kinh nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại.

Chẳng hạn, vụ hủy hiệu lực nhãn hiệu Dulac do không sử dụng là một kinh nghiệm thực tiễn đáng tham khảo. Năm 2016, Bross & Partners hỗ trợ Vinamilk chọn con đường vượt qua từ chối bảo hộ nhãn hiệu Dielac & hình bằng cách hủy hiệu lực 2 đối chứng Dulac của International Nutrition Co. Ltd. A/S được viện dẫn bởi CTMO thay vì khiếu nại chứng minh Dielac & hình không gây nhẫm lẫn với Dulac (theo thống kê tỷ lệ khiếu nại thành công chống từ chối của CNIPA thường khá thấp):[3]

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có nhiều kinh nghiệm liên quan đến đăng ký và giải quyết tranh chấp nhãn hiệu (thương hiệu) ở Trung Quốc.

Vui lòng liên hệ Email: vinh@bross.vn; Mobile: 0903287057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.