Bản chất pháp lý của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng và

bình luận chế định Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong Luật sở hữu trí tuệ hiện hành

Email: vinh@bross.vn

Bản chất pháp lý của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng

Xét theo mức độ biết đến bởi công chúng, chúng tôi cho rằng về cơ bản có thể phân thành 3 loại nhãn hiệu: (1) nhãn hiệu thông thường, (2) nhãn hiệu trung gian đứng giữa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng và nhãn hiệu thông thường, và (3) Nhãn Hiệu Nổi Tiếng. Loại (2) được Việt Nam gọi là nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi (widely used and recognized mark) theo quy định tại điểm g khoản 2 điều 74 Luật SHTT. Loại (2) không phải là Nhãn Hiệu Nổi Tiếng nhưng có quyền ưu tiên tốt hơn so với loại (1) ở chỗ nó cho phép chủ nhãn hiệu đã sử dụng trước dù không nộp đơn đăng ký có thể phản đối đơn đăng ký hoặc hủy bỏ đăng ký đã được cấp với điều kiện nhãn hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi ở Việt Nam.

Nhãn Hiệu Nổi Tiếng thuộc loại (3) là dạng đặc biệt nhất vì luôn chứa cùng lúc 3 thuộc tính khách quan, cụ thể thuộc tính khách quan thứ nhất: (i) nhận biết được bởi công chúng với tư cách là một nguồn gốc thương mại, thuộc tính khách quan thứ hai: (ii) phạm vi biết đến ở mức độ cao, và thuộc tính khách quan thứ ba: (iii) danh tiếng gắn liền với sản phẩm/dịch vụ. Sự có mặt cùng lúc 3 thuộc tính trên làm cho nó vượt ra ngoài thuộc tính của nhãn hiệu thông thường là chức năng phân biệt nguồn gốc thương mại (thường mang đặc tính tĩnh) phát triển thành đặc tính động.

Sự có mặt của đặc tính động làm cho một nhãn hiệu có thể nổi tiếng ở thị trường này nhưng lại không đủ nổi tiếng ở thị trường khác. Thực tế cho thấy Nhãn Hiệu Nổi Tiếng có thể trở thành nhãn hiệu thông thường khi đặc tính (2) và (3) bị suy giảm hoặc biến mất, hoặc ngược lại khi đặc tính (2) và (3) gắn liền với nhãn hiệu thông thường phát triển theo thời gian có thể giúp nhãn hiệu thông thường thành Nhãn Hiệu Nổi Tiếng. Như vậy, bản chất của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng thực chất không phải là một loại nhãn hiệu đặc biệt mà chỉ là một tình trạng hoặc trạng thái nổi tiếng gắn liền với một loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể tại một thời điểm cụ thể.

Bình luận chế định Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong pháp luật Việt Nam hiện hành

1. Bàn về định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng và tiêu chí công nhận Nhãn Hiệu Nổi Tiếng

Cụm từ “trên toàn lãnh thổ Việt Nam” trong định nghĩa “nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam” có ý nghĩa tương đương với phạm vi được công chúng đại chúng biết tới (public at large) và cụm từ này trái với tiêu chuẩn “bộ phận công chúng có liên quan” (relevant sector of public) theo Hiệp định TRIPs và Khuyến Nghị Chung WIPO năm 1999[1].

Cụm từ này cũng bị xem là mâu thuẫn với Điều 75.1 Luật SHTT chỉ yêu cầu đối với bộ phận công chúng liên quan khi chứng minh yếu tố “số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo”

Sử dụng thuật ngữ “tiêu chí” ở điều 75 là dễ gây hiểu nhầm trong quá trình áp dụng pháp luật. “Tiêu chí” nên được thay bằng “yếu tố” vì tiêu chí vốn có nghĩa là nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn theo đó một thứ gì đó được quyết định, dễ dẫn đến hiểu lầm rằng cả 8 yếu tố của Điều 75 phải được thỏa mãn. 8 tiêu chí (yếu tố) mang tính điều kiện ở Điều 75 cũng nên được xem xét giản lược bớt vì chúng bị xem là gánh nặng đối với chủ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng vì Khuyến Nghị Chung cũng chỉ đưa ra 6 yếu tố cần đánh giá. Mặt khác, cách diễn đạt ở khoản 1 Điều 75 hiện tại có thể gây hiểu nhầm trong quá trình đánh giá và thu thập chứng cứ khi quyết định Nhãn Hiệu Nổi Tiếng, cụ thể yêu cầu về số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thường được hiểu là yêu cầu một con số cụ thể số lượng người tiêu dùng biết đến.

Bàn về bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong thủ tục xác lập quyền theo điểm i khoản 2 Điều 74

Quy định hiện tại “nhãn hiệu xin đăng ký sẽ phải bị từ chối nếu nó chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đã đăng ký, dùng cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự, hoặc dùng cho hàng hóa/dịch vụ không tương tự với điều kiện việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng” chỉ thuần túy liên quan đến Nhãn Hiệu Nổi Tiếng đã đăng ký mà không bao gồm Nhãn Hiệu Nổi Tiếng chưa đăng ký ở Việt Nam. Do vậy xem ra Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, cụ thể là chưa bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng không đăng ký. Ngoài ra, thiếu vắng nguyên tắc xác định thời điểm nhãn hiệu có trước bắt đầu nổi tiếng dẫn đến sai lầm cấp bảo hộ quá rộng và không đúng bản chất pháp lý của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng. Hơn nữa, hiện nay đang diễn ra tình trạng khá phổ biến là ”tự phong” nhãn hiệu có trước là nổi tiếng để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu nộp sau, cũng như một khuynh hướng phổ biến khác là đánh đồng phạm vi bảo hộ của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng là như nhau.

Việc xác định thời điểm một nhãn hiệu trở nên nổi tiếng có ý nghĩa rất quan trọng vì đó là thời điểm đánh dấu sự chuyển hóa mạnh mẽ của thuộc tính khách quan đầu tiên và thứ hai, cụ thể từ chỗ công chúng chỉ có thể nhận biết một nhãn hiệu như một nguồn gốc thương mại, hoặc nguồn gốc thương mại đó có thể được biết tới rộng rãi bởi công chúng đến chỗ nó có danh tiếng.

Ví dụ, xác định thời điểm nhãn hiệu bắt đầu nổi tiếng là tối quan trọng như trong vụ Apple Inc. vs. TRAB[2]. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 31/03/2016 Tòa cấp cao Bắc Kinh đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo của Apple Inc. chống lại quyết định của TRAB về việc giữ nguyên kết luận từ chối bảo hộ của Cơ quan nhãn hiệu Trung Quốc (CTMO) đối với nhãn hiệu IPHONE ở nhóm 18 của Xington Tiandi Technologies (Beijing) Ltd. Phán quyết lập luận:

(a) không đủ bằng chứng để chứng minh rằng nhãn hiệu có trước IPHONE của Apple đã giành được tình trạng nổi tiếng trước ngày nộp đơn nhãn hiệu Iphone của Xington, cụ thể là 29/9/2007. Hầu hết các bằng chứng được viện dẫn bởi Apple chứng minh cho quá trình sử dụng đều sau ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của Xington. Apple bắt đầu giới thiệu sản phẩm IPHONE của nó tháng 6/2007 nhưng đã không bắt đầu bán điện thoại Iphone cho đến trước tháng 10/2009; và

(b) Tòa cũng cho rằng không có căn cứ chứng minh rằng việc đăng ký nhãn hiệu IPHONE ở nhóm 18 của Xington là trái với quy định của Điều 10.1.8 Luật nhãn hiệu 2013 (dấu hiệu xin đăng ký gây băng hoại đạo đức xã hội và tập quán lành mạnh hoặc có tác động tiêu cực)[3]

Bàn về bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong thực thi quyền theo điểm d khoản 1 Điều 129

Quy định hiện hành một hành vi bị xem là xâm phạm quyền đối với Nhãn Hiệu Nổi Tiếng nếu hành vi đó liên quan đến việc sử dụng (trong thương mại) dấu hiệu trùng hoặc tương tự với Nhãn Hiệu Nổi Tiếng bao gồm cả dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng cho hàng hóa/dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa/dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ mang Nhãn Hiệu Nổi Tiếng với điều kiện việc sử dụng này hoặc gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó và chủ sở hữu Nhãn Hiệu Nổi Tiếng không đề cập đến bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng không đăng ký, không xác định phạm vi bảo hộ của Nhãn Hiệu Nổi Tiếng đã đăng ký, Nhãn Hiệu Nổi Tiếng không đăng ký cũng như không có quy tắc giới hạn phạm vi bảo hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng.

Chúng tôi cũng cho rằng quy định hiện hành nêu trên rất tiếc đã không đặt ra quy tắc phân định ranh giới giữa nhãn hiệu bị nghi ngờ xâm phạm sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ nào không tương tự hoặc không liên quan mà có thể bị xem là xâm phạm quyền đối với Nhãn Hiệu Nổi Tiếng và những hàng hóa/dịch vụ nào thì không bị coi là xâm phạm quyền. Hậu quả “gây ấn tượng sai lệch” bị xem là chưa đủ để kết luận hành vi xâm phạm Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong trường hợp nhãn hiệu bị nghi ngờ xâm phạm sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ không trùng/không tương tự. Rõ ràng theo Hiệp định TRIPs lẽ ra bắt buộc phải có thêm yếu tố “lợi ích của chủ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng có thể bị thiệt hại do hành vi sử dụng đó”.

[Vui lòng xem tiếp phần 4 (phần cuối)]

Bross & Partners có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng chuẩn bị và yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, tự vệ chống cáo buộc xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng ở cả Việt Nam và nước ngoài. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-4-3555 3466; Wechat: Vinhbross2603; Skype: vinh.bross.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, được xếp hạng nhất (Tier 1) về sở hữu trí tuệ năm 2021 bởi Tạp chí nổi tiếng Legal 500 Asia Pacific. Bross & Partners cũng thường xuyên lọt vào bảng xếp xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam được công bố bởi Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Sở hữu năng lực chuyên môn khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.