Bảo hộ nhãn hiệu 3D ở Hàn Quốc

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Nhãn hiệu hình dạng (nhãn hiệu 3 chiều) là một đối tượng có thể bảo hộ theo Luật nhãn hiệu Hàn Quốc vì điều 2(1)(a) quy định rằng nhãn hiệu (được sử dụng bởi người mà sản xuất, chế biến hoặc bán hàng hóa để phân biệt hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ với của người khác) là bất kỳ dấu hiệu, chữ cái, hình, hình dạng 3 chiều hoặc sự kết hợp của nó hoặc sự kết hợp của nó kèm theo màu sắc. Chúng tôi tóm tắt nhanh một số thực tiễn cơ bản về thẩm định nhãn hiệu 3 chiều ở Hàn Quốc dựa trên Bản hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu 3 chiều được tổng hợp bởi Diễn đàn hợp tác 5 cơ quan nhãn hiệu lớn nhất thế giới (viết tắt là TM5).

1.      Khác với nhãn hiệu 3 chiều (EUTM) chỉ được EUIPO thẩm định theo căn cứ từ chối tương đối,[1] nhãn hiệu 3 chiều ở Hàn Quốc sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) xét nghiệm trên cả 2 căn cứ tuyệt đối và tuyệt đối. Nhãn hiệu xin đăng ký được công bố để bên thứ ba phản đối chỉ sau khi KIPO kết luận không tìm thấy căn cứ từ chối tuyệt đối và căn cứ từ chối tương đối.[2] KIPO không có mẫu đơn đăng ký riêng đối với nhãn hiệu 3D nhưng ở mẫu đơn đăng ký chủ đơn phải chọn ô liên quan đến nhãn hiệu 3D. KIPO cũng không bắt buộc người nộp đơn phải mô tả nhãn hiệu khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 3D. Mẫu nhãn hiệu 3D cần phải thể hiện dưới dạng đồ họa và cần cung cấp từ 2-5 hình chiếu. Dưới đây là 1 ví dụ chấp nhận và 1 ví dụ từ chối cách thể hiện dấu hiệu 3D bởi KIPO:

2.      Cả nhãn hiệu 3 chiều có chứa yếu tố chữ hoặc nhãn hiệu 3 chiều không chứa yếu tố chữ đều có khả năng đăng ký miễn là chúng có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại. Các dấu hiệu 3 chiều ở Ví dụ 1-4 dưới đây đều được KIPO kết luận là có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc, trong đó, chẳng hạn như dấu hiệu 3 chiều theo Ví dụ 1 thể hiện vật chứa ba chiều có phần bên trong ba chiều, với vật chứa mặt ngoài trong suốt có dạng hình trụ và bên trong có hình dạng hai hình nón, một hình nón ngắn hơn hình nón kia, với các đế của chúng liền nhau.

3.      Đối tượng thực hiện chức năng (mang tính hữu dụng) không được KIPO cấp bảo hộ. Chẳng hạn Điều 34(1).15 Luật nhãn hiệu năm 2016 ngăn chặn việc cấp bảo hộ cho bất kỳ nhãn hiệu nào chỉ bao gồm hình dạng ba chiều, màu sắc, sự kết hợp của màu sắc, âm thanh hoặc mùi vị, mà cần thiết (trong trường hợp dịch vụ, đề cập đến các trường hợp cần thiết cho việc sử dụng và mục đích của chúng) đến đảm bảo chức năng của hàng hóa dự định đăng ký nhãn hiệu hoặc của bao bì hàng hoá đó. Dấu hiệu 3D theo Ví dụ 5-6 dưới đây đều bị kết luận là mang tính chức năng. Chẳng hạn, dấu hiệu 3 chiều theo Ví dụ 6 bị KIPO kết luận thuần túy mô tả sản phẩm nếu chỉ gồm dấu hiệu chỉ dẫn, theo cách thông thường, nguồn gốc, chất lượng, nguyên liệu, tính hiệu quả, công dụng, số lượng, hình dạng (gồm cả hình dạng của bao bì). Nếu hình dạng thể hiện trong dấu hiệu 3D có thể nhận biết là hàng hóa cùng loại thì hình dạng 3 chiều đó phải bị xem là không có tính phân biệt vì nó cấu thành hình dạng chung của sản phẩm liên quan. Ngay cả khi thay đổi một phần hoặc yếu tố trang trí được thêm vào hình dạng chung đó thì hình dạng 3 chiều về tổng thể vẫn bị xem là không có tính phân biệt nếu sự thay đổi đó được công nhận là chỉ để hiển thị chức năng hoặc tính thẩm mỹ của hàng hóa hoặc bao bì. KIPO kết luận rằng dấu hiệu 3 chiều ở Ví dụ 6 (được mô tả gồm một nắp có lỗ mở ở giữa và một nắp có thể tháo rời che phần mở kèm theo một nhãn sản phẩm kéo dài trên cả hai nắp) chì gồm dấu hiệu hình chỉ dẫn diện mạo/hình dạng chung của sản phẩm đồ uống và do vậy nó thuần túy mô tả sản phẩm và thiếu tính phân biệt để cho phép người tiêu dùng công nhận sản phẩm mà nó chỉ dẫn nguồn gốc.

4.      Dấu hiệu 3 chiều cho kiểu dáng một sản phẩm cũng có khả năng đăng ký nếu nó có khả năng phân biệt tự thân hoặc đã giành được chức năng nhãn hiệu thông qua sử dụng. Ví dụ hình que kem ở Ví dụ 7-8 được coi là có tính phân biệt tự thân

5.      Về xác định khả năng nhầm lẫn của nhãn hiệu 3D, KIPO áp dụng nguyên tắc là tính tương tự của dấu hiệu 3 chiều sẽ được xác định bằng cách so sánh giữa các dấu hiệu 3 chiều theo hình thức thể hiện, phát âm và khái niệm. Trong trường hợp nhãn hiệu 3 chiều chứa yếu tố hình hoặc yếu tố chữ vì các yếu tố này có thể gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa. Nhãn hiệu 3 chiều về thực chất có thể xuất hiện khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn, tính tương tự của dấu hiệu 3 chiều sẽ được xác định theo các tiêu chí sau: (a) nếu hình thức thể hiện của dấu hiệu 3 chiều được nhìn nhận từ một góc nhìn cụ thể giống như góc nhìn đối với dấu hiệu 2 chiều thì chúng sẽ bị xem là tương tự; (b) cách phát âm và ý nghĩa của dấu hiệu 3 chiều cũng có thể được tạo ra bởi dấu hiệu 3 chiều về tổng thể mà còn cũng có thể được tạo ra bởi hình thức thể hiện của nhãn hiệu được nhìn nhận từ góc nhìn cụ thể.

6.      Khi bị KIPO từ chối bảo hộ dấu hiệu 3D, người nộp có thể khiếu nại trên cơ sở dấu hiệu 3D đó đã giành được khả năng phân biệt nhờ quá trình sử dụng. Nhìn chung, thực tiễn ở KIPO chỉ ra rằng khi dấu hiệu 3D được công nhận bởi người tiêu dùng là chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ của một người cụ thể là kết quả của quá trình sử dụng dấu hiệu 3D đó trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thì đăng ký nhãn hiệu có thể được cấp nhưng chỉ giới hạn cho sản phẩm mà thực tế nó được sử dụng. Thông thường KIPO sẽ xem xét bằng chứng về tình trạng sử dụng, doanh số, chi phí quảng cáo, độ dài thời gian sử dụng cũng như đặc điểm của sản phẩm. Thời gian sử dụng dấu hiệu 3D trước khi KIPO công nhận dấu hiệu 3D đó dành giành được chức năng nhãn hiệu thường được xem xét thường là nhiều hơn 5 năm, mặc dù một số trường hợp có thể chấp nhận ít hơn 5 năm nhưng nếu có các yếu tố khác nổi trội. Cụ thể hơn, người nộp đơn tuyên bố dấu hiệu 3D của mình giành được chức năng nhãn hiệu phải cung cấp chứng cứ, gồm: (1) nhãn hiệu đang được sử dụng; (2) sản phẩm mà nhãn hiệu đang được dùng; (3) thông tin chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng trong một thời gian đủ dài; (4) nhãn hiệu đã được sử dụng ở khắp cả nước hay chỉ ở một khu vực; (5) quá trình sản xuất, chế biến, chứng nhận, doanh thu và thị phần; (6) nhãn hiệu đã được sử dụng như thế nào và thường xuyên sử dụng ra sao; (7) nhãn hiệu có được quảng cáo thường xuyên không và quảng cáo như thế nào, quảng cáo trong bao lâu; (8) báo cáo nghiên cứu khách quan về khách hàng; (9) thông tin chứng minh danh tiếng, chất lượng của sản phẩm; (10) thông tin chứng minh nhãn hiệu xin đăng ký đang được sử dụng độc quyền.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.