Đòi thương hiệu bị mất ở Canada thông qua thủ tục phản đối nhãn hiệu

Đinh Phương Thảo – Bross & Partners

Email: thao.dinh@bross.vn

Tương tự như thủ tục phản đối nhãn hiệu ở Hoa Kỳ,[1] phản đối nhãn hiệu ở Canada khá phức tạp vì nó giống như một vụ kiện dân sự ở tòa án mặc dù việc giải quyết nó diễn ra tại Ban Phản Đối Nhãn Hiệu (tên tiếng Anh là “Trademarks Opposition Board” hoặc được viết tắt là “TMOB”). TMOB là một cơ quan chuyên môn trực thuộc Cơ quan sở hữu trí tuệ Canada (“CIPO”) có chức năng giải quyết tranh chấp nhãn hiệu gồm phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu. Bross & Partners tóm lược thủ tục phản đối nhãn hiệu gồm 5 giai đoạn dưới đây với ý định giúp Doanh nghiệp Việt Nam có thể hiểu đặc trưng pháp lý khác biệt khi đòi thương hiệu của mình ở Canada.

Khái quát 5 giai đoạn của thủ tục phản đối

1.     Giai đoạn mở thủ tục phản đối (Pleadings stage)

Theo pháp luật nhãn hiệu Canada, bất kỳ ai có quyền lợi liên quan (“Bên Phản Đối”) cũng có thể phản đối cấp bảo hộ đối với nhãn hiệu được công bố bởi CIPO bằng cách nộp Đơn Phản Đối ("Statement of Opposition") tới Ban Phản Đối Nhãn hiệu (Trademarks Opposition Board hay viết tắt là "TMOB") trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhãn hiệu bị phản đối được công bố trên Công báo nhãn hiệu. Hiện tại, đơn nhãn hiệu nêu ở điểm 2 vẫn đang trong giai đoạn thẩm định, sau khi kết thúc thẩm định và nếu được CIPO chấp nhận công bố đơn thì mới bắt đầu bước vào giai đoạn phản đối. Vì thế cần theo sát diễn biến của đơn này để nộp Đơn Phản Đối đúng hạn.

Trong Đơn Phản Đối cần phải nêu rõ căn cứ pháp lý sử dụng cho phản đối, cụ thể là các căn cứ được quy định tại Điều 38 Luật Nhãn hiệu Canada 1985 (sửa đổi lần gần nhất ngày 28/6/2021) nếu phản đối đơn nhãn hiệu nộp theo con đường quốc gia hoặc căn cứ quy định tại Điều 104 của Quy định về Nhãn hiệu 2018 (sửa đổi lần gần nhất ngày 4/3/2022) nếu phản đối đơn nộp theo con đường quốc tế (Madrid). Ngoài ra, Bên Phản Đối cũng cần trình bày đủ thông tin chi tiết về sự kiện thực tế để chứng minh căn cứ phản đối của mình là phù hợp. Lưu ý giai đoạn này chưa cần phải cung cấp bằng chứng cụ thể mà chỉ cần trình bày rõ sự kiện để chứng minh tại sao căn cứ phản đối được lựa chọn là phù hợp.

Sau khi nhận Đơn Phản Đối và xem xét thấy phản đối là có căn cứ, TMOB sẽ gửi thông báo tới Bên Bị Phản Đối về việc mở thủ tục phản đối, kèm theo bản sao của Đơn Phản Đối đã nộp.

Bên Bị Phản Đối, trong vòng 02 tháng kể từ ngày nhận được bản sao Đơn Phản đối, phải nộp Tuyên Bố Chống Phản Đối ("Counter Statement"), trong đó chỉ đơn thuần tuyên bố rằng Bên Bị Phản Đối có ý định đáp trả Đơn Phản Đối.

Một điểm đặc biệt theo quy định của Canada mà khác với nhiều quốc gia khác là trước thời điểm nộp Tuyên Bố Chống Phản Đối, Bên Bị Phản Đối có quyền nộp  Yêu Cầu Ra Phán Quyết Sơ Bộ ("Interlocutory Ruling") để bác bỏ một phần hoặc toàn bộ các luận điểm của Bên Phản Đối. Khi tiếp nhận Yêu Cầu Ra Phán Quyết Sơ Bộ, TMOB sẽ cho Bên Phản Đối cơ hội trả lời hoặc nộp lại Đơn Phản Đối đã được sửa đổi cho phù hợp bằng cách ấn định một thời hạn hợp lý khi thông báo cho Bên Phản Đối về Yêu Cầu Ra Phán Quyết Sơ Bộ.

2.     Giai đoạn trao đổi chứng cứ (Evidence stage)

Trong vòng 04 tháng kể từ ngày nhận được Thông báo của TMOB về Tuyên Bố Chống Phản Đối mà Bên Bị Phản Đối đã nộp, Bên Phản Đối phải chuẩn bị và nộp bằng chứng chứng minh cho các căn cứ phản đối của mình dưới dạng Bản Tuyên Thệ ("Affidavit" hoặc "Statutory Declaration").

Trong vòng 04 tháng kể từ ngày nhận được Thông báo của TMOB về bằng chứng mà Bên Phản Đối đã nộp, Bên Bị Phản Đối phải nộp bằng chứng để chống lại phản đối dưới dạng Bản Tuyên Thệ ("Affidavit" hoặc "Statutory Declaration").

Trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận được Thông báo của TMOB về các bằng chứng mà Bên Bị Phản Đối đã nộp, Bên Phản đối phải nộp bằng chứng trả lời dưới dạng Bản Tuyên Thệ ("Affidavit" hoặc "Statutory Declaration").

Trong quá trình trao đổi chứng cứ, một trong hai bên đều có quyền yêu cầu TMBO thực hiện Đối Chất ("Cross-examination") đối với các nội dung, chứng cứ nêu trong Bản Tuyên Thệ. Việc Đối Chất phải được tiến hành theo thỏa thuận của các bên hoặc, trong trường hợp không có thỏa thuận, theo quy định của TMOB. Bên yêu cầu Đối Chất phải cung cấp cho bên bị đối chất và TMBO thông tin chi tiết về nội dung cần đối chất, cũng như các bằng chứng khác. Bên bị đối chất phải cung cấp cho Bên kia và TMOB mọi thông tin, tài liệu, bằng chứng mà họ đã nêu trong Bản Tuyên Thệ để phục vụ việc Đối Chất. Nếu một bên từ chối hoặc không tham dự vào thủ tục Đối Chất, phần nội dung trong Bản Tuyên Thệ bị yêu cầu Đối Chất sẽ không được chấp nhận là bằng chứng xem xét trong vụ việc.

3.     Giai đoạn tranh luận ("Argument stage")

Sau khi kết thúc Giai đoạn trao đổi chứng cứ và tất cả các bằng chứng đều đã được nộp, TMOB sẽ ra Thông báo bằng văn bản cho các bên rằng họ có quyền nộp Văn Bản Tranh Luận ("Written Representation"), một cách tuần tự.

Thời hạn để Bên Phản Đối nộp Văn Bản Tranh Luận là 02 tháng kể từ ngày TMOB gửi Thông báo. Thời hạn để Bên Bị Phản Đối nộp Văn Bản Tranh Luận là 02 tháng kể từ ngày Bên Phản Đối nộp Tranh Luận; hoặc 02 tháng kể từ ngày hết hạn nộp Tranh Luận của Bên Phản Đối nhưng Bên Phản Đối không nộp. Bên nào không nộp Văn Bản Tranh Luận cũng vẫn có quyền được yêu cầu nộp Đơn Điều Trần ("Hearing").

Trong vòng 01 tháng kể từ ngày kết thúc tất cả thời hạn nộp Văn Bản Tranh Luận, bất kỳ Bên nào cũng có quyền nộp Đơn Điều Trần thoả mãn các điều kiện quy định tại Điều 58.(1) của Canadian Trademark Regulations, để yêu cầu TMOB mở Phiên Điều Trần trực tiếp ("Hearing").

Khoảng 90 ngày trước Phiên Điều Trần, TMOB sẽ gửi Thông báo cho các bên về thời gian, địa điểm, cách thức, thời lượng, ngôn ngữ của Phiên Điều Trần. Khoảng 01 tháng trước ngày điều trần dự kiến, TMOB sẽ liên lạc với các bên để xác nhận sự tham gia của họ trong Phiên Điều Trần. Bên đưa ra Yêu Cầu Điều Trần hoặc cả hai bên trong trường hợp cả hai Bên đều nộp Yêu Cầu Điều Trần có quyền huỷ bỏ Phiên Điều Trần bằng cách gửi thông báo qua email tới TMOB không muộn hơn 02 tuần trước ngày Điều Trần dự kiến.

4.     Giai đoạn Hòa Hoãn ("Cooling off")[2]

Theo luật và thực tiễn tại Canada, khi các bên phải đối mặt với các mốc thời hạn trong thủ tục phản đối mà không thể chuẩn bị kịp, hoặc các bên có mong muốn thương lượng, hoà giải với nhau để giải quyết phản đối nhanh chóng, thì TMOB có thể xem xét cho mỗi bên được 01 lần yêu cầu Hoà Hoãn tối đa lên tới 09 tháng trong suốt thủ tục phản đối, bao gồm cả Giai đoạn mở thủ tục phản đối cho đến Giai đoạn tranh luận.

Nếu các bên không thể đạt được tiếng nói chung để giải quyết phản đối trong thời gian Hoà Hoãn, thì các bước tiếp theo của thủ tục phản đối sẽ được tiếp tục theo đúng quy định của pháp luật, bất luận song song với đó, các bên có tiếp tục đàm phán, thương lượng với nhau hay không.

5.     Giai đoạn ra Quyết định ("Decision Stage")

Sau khi xem xét các căn cứ, lập luận, tài liệu, bằng chứng mà hai Bên đưa ra trong toàn bộ các giai đoạn của thủ tục phản đối, TMOB sẽ ban hành Quyết định về việc giải quyết phản đối bằng văn bản. Quyết định giải quyết phản đối của TMOB, nếu không được đồng ý bởi một trong hai bên, có thể là đối tượng của đơn khởi kiện nộp lên Toà án Liên Bang (Federal Court) trong vòng 02 tháng kể từ ngày ban hành, hoặc trong thời hạn dài hơn nếu Toà án cho phép.

Căn cứ pháp lý được chọn mang tính quyết định thắng thua

Bên Phản Đối phải chọn một, một số hoặc toàn bộ 7 căn cứ pháp lý phục vụ cho Đơn Phản Đối. Tuy nhiên, cần phải chọn chính xác căn cứ pháp lý trong số 7 căn cứ vì chỉ có vậy mới mang đến cơ hội phản đổi thành công cho Bên Phản Đối. Dưới đây là tóm lược 7 căn cứ phản đối:

(1)                         Đơn đăng ký nhãn hiệu không tuân thủ yêu cầu của Điều 30(2). Căn cứ này chủ yếu liên quan khía cạnh tuân thủ hình thức ví dụ như danh mục sản phẩm phân nhóm không đúng với Nice classification

(2)                         Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp với dụng ý xấu (bad faith). Căn cứ này mới được đưa vào Luật từ 2019 và hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể

(3)                         Nhãn hiệu xin đăng ký không được phép đăng ký theo Điều 12. Căn cứ này chủ yếu liên quan đến quy định ngăn cấm cấp bảo hộ cho nhãn hiệu xin đăng ký mà về cơ bản chỉ là tên, tên họ của cá nhân đang sống

(4)                         Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu không phải là người có tư cách đăng ký nhãn hiệu. Điều 16 quy định không cấp bảo hộ cho nhãn hiệu trùng/tương tự với nhãn hiệu tồn tại trước hoặc với tên thương mại

(5)                         Nhãn hiệu xin đăng ký không có tính phân biệt. Căn cứ này có thể liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng hoặc yêu cầu tuyên bố nhãn hiệu xin đăng ký là tên gọi thông thường (generic) hoặc mang tính mô tả

(6)                         Tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Canada, người nộp đơn không sử dụng và không có ý định sử dụng nhãn hiệu xin đăng ký gắn liền với hàng hóa, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký. Đây là căn cứ mới bổ sung năm 2019 quy định xem xét liệu người nộp đơn đã sử dụng hoặc có ý định sử dụng nhãn hiệu tại thời điểm nộp đơn hay không

(7)                         Tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Canada, người nộp đơn không được phép sử dụng ở Canada gắn liền với hàng hóa, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký. Đây là căn cứ mới bổ sung năm 2019 quy định cần phải xem xét liệu người nộp đơn có tư cách sử dụng nhãn hiệu ở Canada liên quan đến hàng hóa, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký hay không?

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.