Hình thức và nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng

quyền sở hữu công nghiệp hay còn gọi là hợp đồng li-xăng quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Email: vinh@bross.vn

Quy định chung

Về mặt hình thức, mọi thỏa thuận li-xăng quyền sở hữu công nghiệp đều phải lập thành hợp đồng dưới dạng văn bản và hiệu lực của hợp đồng phát sinh theo thỏa thuận bởi các bên mà không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký với với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về nội dung, hợp đồng li-xăng quyền sở hữu công nghiệp thông thường phải có các nội dung như tên và địa chỉ của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao, căn cứ chuyển giao (quyền sở hữu công nghiệp cụ thể như sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu,…), phạm vi chuyển giao (giới hạn về thời gian và không gian của việc chuyển giao), giá chuyển giao và điều kiện thanh toán, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu các điều khoản chủ yếu của hình thức thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp mà hay được biết dưới tên gọi hợp đồng li-xăng.

Về hợp đồng li-xăng quyền sở hữu công nghiệp

Đối với hợp đồng li-xăng quyền sở hữu công nghiệp (chủ yếu chỉ áp dụng đối với các quyền sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu):

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

c) Dạng hợp đồng (li-xăng độc quyền, li-xăng không độc quyền, li-xăng thứ cấp);

d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

đ) Thời hạn hợp đồng;

e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;

g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Các bên tham gia ký kết hợp đồng li-xăng cần lưu ý về tính chất pháp lý khác nhau của 3 dạng li-xăng, gồm: li-xăng độc quyền, li-xăng không độc quyền và li-xăng thứ cấp được thừa nhận rộng rãi trong thực tiễn thương mại quốc tế. 3 dạng li-xăng này cũng được Việt Nam luật hóa trong Luật SHTT.

Cụ thể, hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.

Trong khi đó, hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác. Đối với dạng thứ 3, li-xăng thứ cấp được hiểu là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác được gọi là hợp đồng trên thứ cấp với điều kiện bên nhận chuyển quyền sử dụng ở hợp đồng trên thứ cấp được phép chuyển giao tiếp quyền sở hữu trí tuệ cho bên thứ ba (bên nhận li-xăng thứ cấp)[1].

Các bên cũng cần lưu ý luật pháp ngăn cấm đưa vào hợp đồng các điều khoản mang tính chất hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận li-xăng. Mục đích của quy định ngăn cấm này là để bảo vệ bên nhận li-xăng vốn có vị thế yếu hơn, cụ thể các điều khoản cấm này gồm:

(a) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;

(b) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó;

(c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

(d) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

Trường hợp các bên đã ký hợp đồng li-xăng trong đó chứa các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận li-xăng như trên đã nêu thì các điều khoản này mặc nhiên vô hiệu[2].

Về hiệu lực của hợp đồng li-xăng, pháp luật quy định các bên có thể tự do thỏa thuận về hiệu lực của hợp đồng li-xăng quyền sở hữu công nghiệp mà không cần đăng ký với Cục SHTT nhưng pháp luật lại quy định rằng không đăng ký hợp đồng li-xăng đã ký (trừ nhãn hiệu) thì hợp đồng đó không có hiệu lực đối với bên thứ ba[3].

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và câu hỏi liệu có cần phải đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu?

Li-xăng nhãn hiệu vẫn chiếm vị trí quán quân từ năm 2006-2018 về số lượng hợp đồng đăng ký li-xăng tại Cục SHTT so với li-xăng các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp khác. Ví dụ, số lượng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu đăng ký trong các năm 2016, 2017 và 2018 lần lượt là 201, 175 và 186 áp đảo hoàn toàn so với số lượng hợp đồng li-xăng các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp khác là 24, 3 và 7 tương ứng[4].

Trước ngày 14/01/2019 - ngày mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) phát sinh hiệu lực đối với Việt Nam[5], có nhiều rắc rối nảy sinh xung quanh cách hiểu quy định rằng không đăng ký hợp đồng li-xăng đã ký thì hợp đồng đó không có hiệu lực đối với bên thứ ba. Cụ thể hơn, các chủ thể khác như cơ quan thuế, cơ quan hải quan hay thậm chí ngân hàng thực hiện lệnh ủy nhiệm chi tiền phí li-xăng (royalty) từ bên nhận li-xăng trả cho bên giao li-xăng có thể tự cho mình chính là bên thứ ba gây ra nhiều khó khăn cho bên giao và bên nhận li-xăng thực hiện hợp đồng vì họ thường xuyên bị yêu cầu giải trình lý do, hoặc tệ hơn bị từ chối chuyển tiền, hoặc bị khước từ hạch toán phí li-xăng là chi phí hợp lý liên quan đến kê khai thuế, hoặc thậm chí có thể bị nghi ngờ rằng giao dịch hợp đồng li-xăng và việc trả phí li-xăng là giao dịch chuyển giá (transfer pricing)[6].

Kể từ ngày 14/01/2019, CPTPP đã có hiệu lực đối với Việt Nam dẫn đến quy định “hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp” mặc nhiên bị đình chỉ do CPTPP có hiệu lực pháp lý cao hơn Luật SHTT[7]. Sau đó, Luật SHTT sửa đổi năm 2019 được Quốc hội thông qua trong đó khẳng định hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên và cũng có giá trị hiệu lực đối với bên thứ 3 ngay cả khi không đăng ký[8]. Về nguyên tắc, thay đổi này phải được tuân thủ bởi tất cả các bên liên quan bao gồm cả các chủ thể khác như cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng thương mại vốn tự cho mình là bên thứ 3, nghĩa là từ sau 14/01/2019, các chủ thể này không được yêu cầu các bên ký kết hợp đồng li-xăng cung cấp bằng chứng đăng ký hợp đồng li-xăng nữa.

Việc pháp luật quy định rằng hợp đồng li-xăng có hiệu lực theo sự thỏa thuận bởi các bên cũng như vẫn có hiệu lực đối với bên thứ 3 ngay cả khi hợp đồng li-xăng không đăng ký với Cục SHTT còn mang đến sự thay đổi cơ bản về mặt pháp lý liên quan đến đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu li-xăng nộp bởi bên thứ 3 vì lý do nhãn hiệu li-xăng bị xem là không được sử dụng 5 năm liên tục trong thương mại. Cụ thể, trước ngày 14/01/2019, nếu hợp đồng li-xăng không được đăng ký tại Cục SHTT thì nhãn hiệu li-xăng được sử dụng bởi bên nhận li-xăng không được xem là bằng chứng sử dụng nhãn hiệu li-xăng bởi chủ nhãn hiệu (bên giao li-xăng) dẫn đến hệ quả pháp lý là nhãn hiệu li-xăng có thể bị chấm dứt hiệu lực theo điểm d khoản 1 điều 95 Luật SHTT. Tuy nhiên, sau ngày 14/01/2019, nhãn hiệu li-xăng dù chỉ được sử dụng bởi bên nhận li-xăng và dù hợp đồng không được đăng ký thì bằng chứng sử dụng bởi bên nhận li-xăng cũng mặc nhiên được coi là bằng chứng sử dụng bởi bên giao li-xăng dẫn đến yêu cầu chấm dứt hiệu lực bởi bên thứ 3 sẽ bị bác bỏ[9].

Bross & Partners có năng lực tư vấn, soạn thảo, đàm phán và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng li-xăng quyền sở hữu công nghiệp đặc biệt là hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-4-3555 3466; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như IP Stars, World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và tên miền internet.