Mất thương hiệu ở Trung Quốc: Bài học vẫn mới từ 2 sai lầm cũ

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Gây dựng thành công một thương hiệu là một quá trình gian khổ nên mất thương hiệu hiển nhiên trở thành cơn ác mộng đối với doanh nghiệp. Bross & Partners tổng kết 2 sai lầm cũ của Apple Inc. và Hermès nhưng bài học kinh nghiệm có lẽ vẫn còn mới nguyên đối với doanh nghiệp Việt khi làm ăn ở Trung Quốc.

Đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc có phạm vi quá hẹp

Ngày 29/09/2007, Xintong Tiandi Technology (Beijing) Company Limited (“Xingtong”), một công ty của Trung Quốc nộp đơn nhãn hiệu chữ "IPHONE" ở nhóm 18 (sản phẩm đồ da). Năm 2010, Cơ quan sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) chấp thuận nhãn hiệu này cho công bố theo đăng ký số 6304198. Apple nộp đơn phản đối lên Ban giải quyết tranh chấp nhãn hiệu của Trung Quốc (TRAB),[1] một cơ quan trực thuộc CNIPA, sử dụng 2 nhãn hiệu nộp đơn sớm hơn của mình gồm “i-phone”/đăng ký số 4073735 cho sản phẩm điện thoại di động ở nhóm 09 và “IPHONE”/đăng ký số 3339849 cho phần cứng, phần mềm máy tính ở nhóm 09.

Cả 2 căn cứ pháp lý trong đơn phản đối của Apple gồm Điều 13.2 Luật nhãn hiệu năm 2001 (IPHONE là nhãn hiệu nổi tiếng) và Điều 10.1.8 Luật nhãn hiệu năm 2001 (nhãn hiệu của Xingtong gây phương hại đến đạo đức xã hội và có tác động không lành mạnh) đều bị bác bỏ bởi TRAB. Tiếp đến, Tòa cấp cao Bắc Kinh bác bỏ đơn kiện của Apple chống quyết định của TRAB, lập luận rằng không có đủ bằng chứng chứng minh rằng IPHONE của Apple đạt được tình trạng nổi tiếng trước ngày 29/09/2007 vì tháng 6/2007 Apple ra mắt sản phẩm iPhone nhưng đến tháng 10/2009 Apple mới bắt đầu bán điện thoại iPhone ở Trung Quốc. Bác căn cứ pháp lý “tác động không lành mạnh”, Tòa cấp cao Bắc Kinh nhận định nhãn hiệu chỉ bị xem là có “tác động không lành mạnh” khi mà nhãn hiệu đó gây ra tác động tiêu cực cho lợi ích công chúng hoặc trật tự công về chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo và đạo đức như hướng dẫn của Tòa án tối cao (SPC JI No. 12 of 2010).

Không đăng ký nhãn hiệu ở dạng phiên âm/bản dịch tiếng Trung

Hermès, thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng thế giới, đã đăng ký nhãn hiệu (bản tiếng Anh) của mình ở Trung Quốc vào năm 1997 nhưng nó chưa bao giờ đăng ký nhãn hiệu Hermès ở phiên bản tiếng Trung ở quốc gia này. Năm 1995, một công ty Trung Quốc là Dafeng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “爱玛仕” (Ai Ma Shi) cho sản phẩm quần áo ở nhóm 25 và được CNIPA phê duyệt đăng ký. Cần lưu ý rằng “爱玛仕” (Ai Ma Shi) chính là cách mà người Trung Quốc gọi Hermès bằng tiếng Quan thoại.[2] Như vậy, “爱玛仕” (Ai Ma Shi) rất giống với cách phát âm của “爱马” (Ai Ma) - bản dịch tiếng Trung của Hermès.

Do ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (bản tiếng Anh) của Hermès ở Trung Quốc sau ngày Dafeng nộp đơn nên Hermès chọn cách phản đối đơn đăng ký của Dafeng dựa trên lý do “giành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo cách lừa dối” theo Điều 41 dẫn chiếu đến Điều 10, 11 & 12 Luật nhãn hiệu Trung Quốc nhưng bị TRAB bác bỏ và cho phép nhãn hiệu của Dafeng được đăng ký chính thức vào năm 2001. Năm 2009, Hermès tiếp tục nộp đơn khởi kiện ra tòa án yêu cầu hủy hiệu lực nhãn hiệu “爱玛仕” (Ai Ma Shi) dựa trên căn cứ nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 13 nhưng vẫn bị Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh từ chối vì hầu hết bằng chứng truyền thông do Hermès cung cấp xảy ra ở Hong Kong chứ không phải ở đại lục. Với kết quả như vậy, Hermès đành cay đắng chấp nhận thua cuộc với nỗ lực kéo dài 20 năm đi đòi phiên bản tiếng Trung thương hiệu danh tiếng của mình ở Trung Quốc.[3]

Bài học kinh nghiệm

Bao da vẫn hay được người tiêu dùng mua dùng cho điện thoại thông minh. Theo nguyên tắc đánh giá tính tương tự của sản phẩm, bao da (đồ da) ở nhóm 18 không tương tự với điện thoại thông minh ở nhóm 09 hoặc ngược lại. Như vậy, để tránh mắc sai lầm như Apple, doanh nghiệp nên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở Trung Quốc rộng hơn so với sản phẩm thực tế kinh doanh vì thương hiệu có thể bị đăng ký bởi đối thủ rất nhanh do lệ phí nhà nước rẻ (chỉ cỡ 1 triệu đồng) và Trung Quốc chỉ cấp quyền độc quyền cho nhãn hiệu được nộp đơn sớm nhất cho CNIPA.[4]

Hãy nhanh chóng xác định bản dịch/phiên âm tiếng Trung thương hiệu và đăng ký nó ngay lập tức với CNIPA để tránh bài học đau đớn của Hermès. Theo kinh nghiệm của các luật sư Trung Quốc, thương hiệu dưới dạng chữ Latin có nghĩa như Microsoft, Apple, Facebook, và Nestle thì bản dịch của chúng tương ứng là 微软, 苹果, 脸书, và  雀巢. Đối với thương hiệu không nghĩa thì cần xác định phiên âm tiếng Trung của chúng theo cách phát âm và đăng ký nhiều nhãn hiệu có cách phát âm giống hệt hoặc tương tự để tránh khả năng đối thủ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước. Ví dụ, VERSACE đã đăng ký 4 nhãn hiệu tiếng Trung có cùng cách phát âm 范思哲[fan si zhe], 梵斯哲[fan si zhe], 梵思哲[fan si zhe], 范斯哲 [fan si zhe].[5]

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) trong 3 năm liên tục (2021-2023) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có nhiều kinh nghiệm đăng ký và giải quyết tranh nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603; linkedin:  (4) Le Quang Vinh | LinkedIn