PHẢN BIỆN DỰ THẢO 5 SỬA ĐỔI

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI ỦY BAN PHÁP LUẬT QUỐC HỘI (PHẦN 2)

Email: vinh@bross.vn

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners vinh dự được mời trình bày tham luận tại Hội thảo trực tuyến sáng ngày 28/08/2021 do Ủy ban pháp luật của Quốc Hội tổ chức.[1] Đễ dễ theo dõi, chúng tôi tạm chia bài trình bày 11 nội dung thành 5 phần.

Phần 2/5: Từ chối nhãn hiệu dựa trên nhãn hiệu có trước đã đăng ký; xử lý xung đột với tên giống cây trồng

1. Về sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 74

Điều 74.2.e có thể được hiểu là dấu hiệu A1 xin đăng ký không thể được cấp vì xung đột với nhãn hiệu A đã đăng ký trong đó A1 và A được xem là trùng hoặc tương tự với nhau và sản phẩm gắn liền với A1 và A trùng nhau hoặc tương tự với nhau. Theo tình huống thông thường thì A1 luôn có ngày nộp đơn/ngày ưu tiên muộn hơn so với A. Tình huống thứ 2 có thể xảy ra là giả sử cả A1 và A đều đang được bảo hộ (vì lý do cấp sai hoặc do quan điểm cho rằng A1 đủ phân biệt với A) nhưng chủ nhãn hiệu A nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu A1 vì anh ta cho rằng (a) nhãn hiệu A có ngày nộp đơn/ngày ưu tiên sớm hơn nhãn hiệu A1, (b) A1 tương tự gây nhầm lẫn với A, và (c) sản phẩm mang nhãn hiệu A và A1 là cùng loại hoặc tương tự.^[2]

Do vậy, đoạn gạch chân “….trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” ở điểm e khoản 2 Điều 74 chỉ ngụ ý giải quyết tình huống 2 hơn là tình huống 1. Cũng cần lưu ý rằng điều luật này sẽ không áp dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi vì nó không thể áp dụng cho tình huống hủy hiệu lực ngược lại, cụ thể là là chủ nhãn hiệu A1 không thể hủy hiệu lực của nhãn hiệu A dựa trên căn cứ pháp lý này.

Đoạn gạch chân ở điểm e khoản 2 Điều 74 nêu trên cũng rất dễ dẫn đến một cách hiểu khác không chính xác, và làm xáo trộn thực tiễn thẩm định trước đây, cụ thể những người có cách hiểu này cho rằng “quy định này đã xác định rõ cơ sở để đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu xin đăng ký là được tính tại ngày nộp đơn/ngày ưu tiên sớm nhất của đơn đó”. Một trong những hệ quả tai hại nếu vận dụng pháp luật theo cách hiểu này là sẽ làm cho thủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu A vì lý do không sử dụng liên tục trong vòng 5 năm (tạm giả sử chủ đơn A1 tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực thành công với mục đích vượt qua từ chối bảo hộ vì A1 tương tự với A) trở nên vô nghĩa. Nói cách khác, cách loại bỏ lý do từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu A1 được Luật cho phép ở điểm d khoản 1 điều 95 không còn ý nghĩa vì việc xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu A1 (nếu vận dụng theo cách hiểu này) phải được xác định tại thời điểm nhãn hiệu A1 nộp đơn chứ không phải tại thời điểm nhãn hiệu A1 được kết luận về khả năng đăng ký.^[3]

Theo luật định thì không phải mọi dấu hiệu đều có thể đăng ký làm nhãn hiệu mà chỉ có dấu hiệu nào có chức năng phân biệt sản phẩm mang dấu hiệu đó với sản phẩm cùng loại của người khác thì mới được coi là nhãn hiệu. Mặt khác, quyền nhãn hiệu cũng không thể được công nhận nếu dấu hiệu xin đăng ký đó lừa dối người tiêu dùng về xuất xứ, hoặc mô tả đặc tính sản phẩm hoặc trái với trật tự xã hội. Như vậy, điều 73 và điều 74 ở Luật SHTT hiện hành chính là cơ sở pháp lý để từ chối bảo hộ các nhãn hiệu xin đăng ký mà rơi vào các trường hợp được quy định chi tiết ở điều 73 và 74.

Nói một cách khác, 2 tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc phải được đánh giá trước khi cấp bảo hộ cho một nhãn hiệu là: (a) dấu hiệu xin đăng ký làm nhãn hiệu phải có khả năng tự phân biệt (inherent distinctiveness), nghĩa là nó không được lừa dối, mô tả chức năng, công dụng, thành phần, tính chất hoặc các thuộc tính khác của hàng hóa, dịch vụ; và (b) dấu hiệu xin đăng ký làm nhãn hiệu phải không gây nhầm lẫn (xung đột) với nhãn hiệu có trước của người khác. Như vậy, điều 73 mặc nhiên coi dấu hiệu xin đăng ký không có chức năng nhãn hiệu (hay còn gọi là dấu hiệu loại trừ) ngay tại thời điểm nó nộp đơn đăng ký (nghĩa là không có khả năng tự phân biệt) thì điều 74 lại coi dấu hiệu xin đăng ký là có chức năng nhãn hiệu (có khả năng tự phân biệt) nhưng nó không thể được cấp vì lý do xung đột với quyền của người khác tồn tại dưới dạng nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp bao gồm cả nhãn hiệu không đăng ký nhưng được sử dụng và thừa nhận rộng rãi.

Vì quyền nhãn hiệu được xác lập tại thời điểm nó được cấp bảo hộ chứ không được xác lập tại thời điểm nộp đơn/ngày ưu tiên nên việc xác định đặc tính phân biệt của dấu hiệu xin đăng ký của điều 73 và điều 74 hoàn toàn khác nhau. Về mặt lý luận người ta gọi các căn cứ từ chối ở điều 73 là căn cứ từ chối tuyệt đối (absolute grounds for refusal) và các căn cứ từ chối ở điều 74 là căn cứ từ chối tương đối (relative grounds for refusal). Theo logic đó, quan niệm cho rằng khả năng phân biệt của nhãn hiệu A1 khi bị từ chối theo điểm e khoản 2 điều 74 phải được xác định tại thời điểm nộp đơn là không đúng vì căn cứ từ chối theo điểm e khoản 2 điều 74 là chỉ là một trong các căn cứ từ chối tương đối.^[4]

Đề xuất

Vì các lẽ trên, tôi đề xuất sửa đổi điểm e khoản 2 điều 74 thành:

e) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự.

2. Về sửa đổi, bổ sung điểm o, điểm p Điều 74

Dự Thảo 5 bổ sung thêm căn cứ từ chối là điểm o (xung đột với tên giống cây trồng), điểm p (xung đột với quyền tác giả) đồng thời sửa đổi các điểm a, b, c, d, đ, e, h & i ở khoản 2 điều 74. Cách sắp xếp căn cứ từ chối như hiện tại là chưa khoa học, cụ thể một số căn cứ từ chối đáng lẽ phải được đưa vào điều 73 thay vì ở điều 74. Lý do là, như đã phân tích ở mục 2 nêu trên, ý nghĩa pháp lý của điều 73 và 74 hoàn toàn khác nhau, cụ thể trong khi điều 73 mặc nhiên coi dấu hiệu xin đăng ký không có chức năng nhãn hiệu (hay còn gọi là dấu hiệu loại trừ) ngay tại thời điểm nó nộp đơn đăng ký (nghĩa là không có khả năng tự phân biệt) thì điều 74 lại coi dấu hiệu xin đăng ký là có chức năng nhãn hiệu (có khả năng tự phân biệt) nhưng nó không thể được cấp vì lý do xung đột với quyền của người khác như nhãn hiệu đã đăng ký, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu không ký nhưng được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo điểm g khoản 2 điều 74. Nói cách khác, các căn cứ từ chối cũ ở điểm a, b, c, d, đ và điểm mới bổ sung o là căn cứ từ chối tuyệt đối nên toàn bộ các điểm này cần phải được chuyển về điều 73 mới đúng bản chất của nó.

Về việc bổ sung điểm o), đề xuất bổ sung “o) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên giống cây trồng đã được bảo hộ tại Việt Nam nếu dấu hiệu đó đăng ký cho hàng hóa là giống cây trồng cùng loài hoặc thuộc loài tương tự hoặc sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng” của Dự Thảo 5 cho phép suy luận rằng nhãn hiệu xin đăng ký trùng hoặc tương tự với tên giống cây trồng vẫn có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu nếu: (a) giống đó chưa được Việt Nam bảo hộ hoặc bị từ chối hoặc đang nộp đơn mà chưa được bảo hộ; hoặc (b) sản phẩm mang nhãn hiệu xin đăng ký không phải là giống cây hoặc sản phẩm thu hoạch từ giống cây (ví dụ: gạo ST25 không được coi là sản phẩm thu hoạch từ giống lúa ST25, chỉ lúa ST25 mới là sản phẩm thu hoạch từ giống lúa ST25^[5]).

Như vậy, điều luật này là chưa thực sự rõ ràng, chưa rõ ý định của Ban soạn thảo coi nhãn hiệu xin đăng ký dựa trên tên giống cây trồng thuộc đối tượng của căn cứ từ chối tương đối hay căn cứ từ chối tuyệt đối. Chúng tôi cũng cho rằng căn cứ từ chối mới này chồng lấn với căn cứ từ chối ở điều 74.2.b vì có thể coi tên giống cây trồng là tên thông thường của hàng hóa. Mặt khác, nội hàm của điều luật mới này là quá hẹp dẫn tới có thể rất ít được dùng trên thực tiễn

Đề xuất

Ngoài việc Ban Soạn Thảo được khuyến nghị xem lại nội dung điểm o khoản 2 Điều 74, chúng tôi đề xuất nên chuyển các điểm a, b, c, d, đ và o ở khoản 2 điều 74 ở Dự Thảo 5 thành khoản 6-10 được gạch chân ở điều 73 như sau:

Điều 73. Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

2. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

4. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

5. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

6. Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu trước ngày nộp đơn

7. Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng thường xuyên và thừa nhận rộng rãi trước ngày nộp đơn;

8. Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước ngày nộp đơn;

9. Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu trước ngày nộp đơn hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này

10. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên giống cây trồng đã được bảo hộ tại Việt Nam nếu dấu hiệu đó đăng ký cho hàng hóa là giống cây trồng cùng loài hoặc thuộc loài tương tự hoặc sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng.

Về tên giống cây trồng đăng ký làm nhãn hiệu, chúng tôi cho rằng về nguyên tắc chung có thể coi tên giống cây trồng không có chức năng nhãn hiệu nếu nó được dùng cho hàng hóa chính là cây con, giống (ở nhóm 31 của bảng phân loại Nice), hoặc cho sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng (thóc, lúa chưa chế biến hoặc chưa chế biến ở nhóm 31), và các dịch vụ có liên quan đến các sản phẩm này như buôn bán, chế biến xay xát và gieo trồng. Tuy nhiên, đối với hàng hóa không tương tự với cây con, giống, thóc và sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng như thóc giống hoặc lúa chưa chế biến,…hoặc hàng hóa mà được chế biến từ sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng (ví dụ như gạo ST25 được làm từ từ lúa thịt ST25) thì tùy trường hợp có thể linh hoạt cân nhắc nhãn hiệu xin đăng ký dùng cho hàng hóa này vẫn có chức năng nhãn hiệu tùy thuộc vào nhận thức của người tiêu dùng tại thời điểm nộp đơn có xem nhãn hiệu xin đăng ký đó có đủ khả năng chỉ dẫn đến một nguồn gốc thương mại hay không.^[6]

Vì lẽ trên, tôi cho rằng Ban Soạn Thảo nên làm rõ ý định thiết kế và phạm vi áp dụng của điểm o khoản 2 điều 74 trong Dự Thảo 5 vì lý do phạm vi áp dụng quá hẹp và khả năng chồng lấn với điểm b khoản 2 điều 74 hiện hành (tên thông thường của hàng hóa) như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Xem Phần 2/5 ở đây: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/PHAN-BIEN-DU-THAO-5-SUA-DOI--LUAT-SO-HUU-TRI-TUE-TAI-UY-BAN-PHAP-LUAT-QUOC-HOI-PHAN-3

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.