PHẢN BIỆN DỰ THẢO 5 SỬA ĐỔI

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI ỦY BAN PHÁP LUẬT QUỐC HỘI (PHẦN 3)

Email: vinh@bross.vn

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners vinh dự được mời trình bày tham luận tại Hội thảo trực tuyến sáng ngày 28/08/2021 do Ủy ban pháp luật của Quốc Hội tổ chức.[1] Đễ dễ theo dõi, chúng tôi tạm chia bài trình bày 11 nội dung thành 5 phần.

Phần 3/5: Cách giải quyết bế tắc đối với điểm h khoản 2 điều 74 cùng điều 95 và 117 có liên quan; đề xuất bổ sung khái niệm sử dụng thực sự (genuine use) nhãn hiệu 

1.      Về sửa đổi điểm h khoản 2 điều 74

Điểm h khoản 2 điều 74 có thể diễn giải theo cách dễ hiểu hơn là nhãn hiệu xin đăng ký A1 phải bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu A ngay cả khi A đã bị chấm dứt hiệu lực (không bao gồm trường hợp lý do nó bị chấm dứt hiệu lực là do không sử dụng theo điểm d khoản 1 điều 95^[2]).

Dù Dự Thảo 5 đề xuất giảm thời hạn từ 5 năm về 3 năm kèm theo giải pháp chủ đơn A1 có thể thực hiện thủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu A (thuộc một trong ba dạng: (1) chủ nhãn hiệu A không gia hạn hiệu lực theo quy định; (2) chủ nhãn hiệu A tuyên bố từ bỏ nhãn hiệu A; và (3) chủ nhãn hiệu A không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động kinh doanh mà không có người thừa kế) được xem là bước tiến thì đề xuất này theo tôi là vẫn không triệt để vì:

(a)   Việc tiến hành thủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu A theo điểm d khoản điều 95 bị xem là mâu thuẫn ở chỗ thủ tục chấm dứt hiệu lực ở điểm d khoản điều 95 chỉ áp dụng đối với nhãn hiệu đang có hiệu lực (nhãn hiệu sống) không sử dụng trong thương mại 5 năm liên tục chứ không áp dụng đối với nhãn hiệu đã bị luật tự động đình chỉ hiệu lực vì lý do không gia hạn hiệu lực theo điểm a khoản 1 điều 95 (nhãn hiệu đã chết). Nói cách khác, đề xuất này của Dự Thảo 5 chẳng hạn khác gì phải 2 lần phải “khai tử” đối với cùng một nhãn hiệu đã chết.

(b)  Dự Thảo 5 đề xuất rằng cơ quan quản lý nhà nước về SHCN sẽ tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu A1 chờ chủ đơn nộp yêu cầu chấm dứt và nhận quyết định chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu A chỉ mang tính chất là giải pháp tình thế, chứ chưa phải là giải pháp giải quyết căn nguyên của điểm h khoản 2 điều 74. Chẳng hạn, sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp nữa là (a) cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với A như thế nào nếu chủ nhãn hiệu A nộp đơn phản đối chống A1 hoặc nộp đơn phản đối chống yêu cầu chấm dứt này bất luận không có bằng chứng nào chứng tỏ nhãn hiệu A được sử dụng trong vòng 5 năm tính từ ngày chủ đơn A1 nộp yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu A? hoặc (b) cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết tình huống chủ nhãn hiệu A nộp đơn phản đối chống A1 như thế nào nếu phát sinh tình tiết bổ sung là chủ nhãn hiệu A nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu A2 (trùng/tương tự với A và A1) lập luận rằng anh ta có quyền ưu tiên đăng ký lại nhãn hiệu đã chết A cho đến hết 5 năm tính từ ngày quyền nhãn hiệu A bị tự động chấm dứt hiệu lực nên A2 vẫn có ngày ưu tiên sớm hơn A1 vì điểm h khoản 2 điều 74 có thể cho phép hiểu như vậy?!.

Câu hỏi đặt ra là tại sao cần có điểm h khoản 2 điều 74 trong khi rõ ràng chủ nhãn hiệu A không còn tư cách ngăn cản sản phẩm mang nhãn hiệu A1 đưa ra thị trường vì quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu A đã bị đình chỉ hiệu lực tự động theo luật? Tôi cho rằng điều luật này là cần thiết phải duy trì vì nó giúp bảo vệ người tiêu dùng không bị nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của các sản phẩm mang nhãn hiệu A và A1, cụ thể là điều luật giúp tránh khả năng sản phẩm mang nhãn hiệu A1 và A của 2 chủ thể khác nhau cùng xuất hiện trên thị trường gây nhầm lẫn cho công chúng. Như vậy, căn nguyên vấn đề ở đây là nếu sản phẩm A còn sót lại trên thị trường thì sẽ có 2 nguồn gốc thương mại trung nhau đồng tồn tại làm khách hàng nhầm lẫn. Do vậy, cách giải quyết tối ưu ở đây là không cần thiết phải là đi chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu đã chết đến 2 lần mà chỉ cần thiết lập một khoảng thời cô lập ngăn chặn khả năng sót lại của sản phẩm A trên thị trường như quy định của pháp luật và thực tiễn xử lý của Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore.^[3]

Nhãn hiệu A đã bị chấm dứt hiệu lực theo điểm a, b hoặc c khoản 1 điều 95 (không gia hạn hiệu lực theo quy định; chủ nhãn hiệu A tuyên bố từ bỏ nhãn hiệu A; và chủ nhãn hiệu A không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động kinh doanh mà không có người thừa kế) được dùng làm căn cứ từ chối nhãn hiệu A1 trong vòng 3 năm (tôi cho rằng sẽ là lý tưởng hơn nếu đưa về thời hạn 1 năm như Luật nhãn hiệu của Trung Quốc, Malaysia hoặc Hong Kong) tính từ ngày nó bị chấm dứt hiệu lực. Tuy nhiên, chủ đơn A1 có thể chọn một trong ba cách để vượt qua từ chối này: (1) chờ cho hết thời hạn 3 năm bằng cách đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ thẩm định A1 như vậy cần bổ sung quy tắc tạm đình chỉ thẩm định vào điều 117; hoặc (2) chủ đơn A1 có thể nộp bằng chứng chứng minh A không được sử dụng thực sự trong vòng 5 năm liên tục tính từ thời điểm chủ đơn A1 trả lời từ chối (không có bằng chứng gây nhầm lẫn); hoặc (3) chủ đơn A1 xin thư đồng ý (letter of consent) của chủ nhãn hiệu A.

Không rõ Việt Nam tham chiếu học thuyết hoặc luật nhãn hiệu của quốc gia nào khi soạn thảo điểm h khoản 2 điều 74 vì thực tiễn cho thấy quy định này không chỉ thể hiện sự lạc hậu mà còn là rào cản bất hợp lý đối với các doanh nghiệp gia nhập thị trường sau.

Đề xuất

Trên tinh thần đó, tôi đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 điều 74 ở Dự Thảo 5 như sau:

 “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá ba năm theo quy định tại điểm a, b và c khoản 1 điều 95 Luật này, trừ trường hợp có căn cứ để tin rằng^[4] nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực đó không được sử dụng liên tục trong thương mại trong vòng 5 năm liên tục tính đến ngày dấu hiệu xin đăng ký được cấp bảo hộ”.

Và sửa đổi, bổ sung điểm a1 khoản 3 điều 117 ở Dự Thảo 5 như sau:

a1) Tạm dừng quy trình thẩm định đơn trong trường hợp người nộp đơn nộp đề nghị tạm dừng thẩm định đơn theo trường hợp loại trừ được quy định tại điểm h khoản 2 Điều 74 của Luật này. Căn cứ bằng chứng do người nộp đơn cung cấp về việc nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng liên tục trong thương mại trong vòng 5 năm liên tục tính đến ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định hoặc được giải quyết khiếu nại, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục quy trình thẩm định đơn, rút bỏ hoặc giữ nguyên căn cứ từ chối.

2.      Về sửa đổi điểm b khoản 5 điều Điều 124

Dự Thảo 5 chỉ sửa đổi nhỏ 1 trong 3 dạng hành vi sử dụng nhãn hiệu ở điểm b khoản 5 điều 124 là chưa kịp thời giải quyết các bất cập hiện nay liên quan đến thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam. Một trong số các bất cập cần giải quyết là cần làm rõ khái niệm “sử dụng” nhãn hiệu vì với quy định hiện hành ở khoản 5 điều 124 không có đủ khả năng xử lý hiện tượng đầu cơ nhãn hiệu và sử dụng giả cách (token use) đang có khuynh hướng tăng trong lúc tổng số đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối một phần hoặc từng phần vì lý do tương tự với nhãn hiệu có trước đã đăng ký có thể chiếm tới 30% của tổng số trên 60,000 đơn đăng ký nhãn hiệu/năm

Mục đích của pháp luật nhãn hiệu là để chủ sở hữu đưa sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu vào sử dụng trong thương mại chứ pháp luật nhãn hiệu không phải là công cụ để đầu cơ nhãn hiệu và càng không phải là chỉ để ghi nhận sự bảo hộ các nhãn hiệu đó trong đăng bạ quốc gia khi mà người tiêu dùng không bao giờ nhìn thấy chúng. Mặt khác, thực tiễn cho thấy hiện tượng lẩn tránh yêu cầu chấm dứt hiệu lực do không sử dụng liên tục nhãn hiệu trong vòng 5 năm theo điểm d khoản 1 điều 95 được thực hiện bởi các chủ thể quyền bằng việc cung cấp bằng chứng sử dụng sử dụng giả cách (token use) đang ngày càng trở nên phổ biến, ví dụ như chủ nhãn hiệu có thể chỉ cần đăng một vài mẩu quảng cáo nhỏ trên một số tờ báo cũng có thể chống lại thành công yêu cầu chấm dứt hiệu lực trong khi trên thực tế nhãn hiệu này không được thực sự sử dụng trong thương mại.

Vấn đề mấu chốt ở đây chính là khái niệm sử dụng nhãn hiệu theo quy định tại khoản 5 điều 124 Luật SHTT vốn không mang ý nghĩa bắt buộc việc sử dụng nhãn hiệu phải là sử dụng thực sự (genuine use hoặc bona fide use) và điều luật này cũng không quy định liệu có được xem như là sử dụng hay không sử dụng nhãn hiệu nếu sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu trên thương trường khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Sử dụng thực sự được quy định tại footnote 2 thuộc Điều 12.22 EVFTA^[5]. Như vậy, Dự Thảo 5 bỏ sót nghĩa vụ tuân thủ về “sử dụng thực sự” nhãn hiệu trong thủ tục chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng.

Đề xuất

Vì lẽ đó, tôi cho rằng nên bổ sung thêm khoản 8 vào điều 124 để xử lý tình trạng sử dụng giả cách

Sử dụng nhãn hiệu theo khoản 5 điều này được hiểu là sử dụng một cách thực sự trong thương mại liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký. Trong trường hợp nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại chỉ khác về chi tiết mà không dẫn đến làm thay đổi đặc tính phân biệt so với nhãn hiệu đăng ký được thể hiện trong văn bằng bảo hộ thì việc sử dụng này cũng được coi là sử dụng nhãn hiệu.

Xem Phần 4/5 ở đây: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/PHAN-BIEN-DU-THAO-5-SUA-DOI--LUAT-SO-HUU-TRI-TUE-TAI-UY-BAN-PHAP-LUAT-QUOC-HOI-PHAN-4

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.