11 thay đổi quan trọng về bảo hộ nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ 2022

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

Nhãn hiệu (người tiêu dùng gọi là thương hiệu) là một hình thức bảo hộ cho chỉ dẫn thương mại của hàng hóa, dịch vụ được quy định trong Luật SHTT. Để đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế sau khi gia nhập các Hiệp định thương mại thế hệ mới gồm CPTPP, EVFTA và RCEP, Việt Nam sửa đổi khá nhiều quy định liên quan đến các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ[1] trong đó đặc biệt gồm nhãn hiệu trong Luật SHTT 2005 sửa đổi lần 3 (gọi tắt là “Luật SHTT 2022”) thay thế Luật SHTT 2005 sửa đổi lần 1 năm 2009 và lần 2 năm 2019 (gọi tắt là “Luật SHTT 2005”) vừa được Quốc Hội thông qua ngày 16/6/2022. Luật SHTT 2022 có hiệu lực từ 1/1/2023 ngoại trừ quy định về nhãn hiệu âm thanh có hiệu lực từ 14/01/2022 and quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực từ 14/01/2024. Dưới đây Bross & Partnes cập nhật 11 thay đổi lớn liên quan đến nhãn hiệu.

1.      Nhãn hiệu nổi tiếng

Luật SHTT 2022 sửa đổi định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng, cụ thể Điều 4.20 quy định rằng nhãn hiệu nổi tiếng là “nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam” thay cho định nghĩa ở Luật SHTT 2005 định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng là “nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. Việc sửa đổi định nghĩa này là để phù hợp với 8 tiêu chí công nhận nhãn hiệu nổi tiếng ở Điều 75 cũng như tuân thủ các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong EVFTA, CPTPP, TRIPs và Khuyến nghị chung của WIPO năm 1999.

Để khắc phục hạn chế có thể cấp bảo hộ cho nhãn hiệu nổi tiếng quá rộng ở Luật SHTT 2005, Luật SHTT 2022 bổ sung quy định rằng thời điểm nhãn hiệu có trước bắt đầu nổi tiếng phải xảy ra trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu xin đăng ký.

Để tránh khả năng tranh cãi trong thực tiễn áp dụng luật rằng cả 8 tiêu chí công nhận nhãn hiệu nổi tiếng ở Điều 75 đều phải thõa mãn thì một nhãn hiệu mới có thể được xem xét công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, Luật SHTT 2022 quy định thêm nguyên tắc mới là việc xem xét, đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng được lựa chọn từ một số hoặc tất cả 8 tiêu chí.[2]

2.      Bổ sung nhãn hiệu âm thanh và sửa đổi điều kiện chung về bảo hộ nhãn hiệu

Luật SHTT 2005 chỉ bảo hộ dấu hiệu nhìn thấy được và có chức năng nhãn hiệu. Để tuân thủ cam kết bảo hộ dấu hiệu không nhìn thấy được quy định ở CPTPP, Luật SHTT 2022 bổ sung dấu hiệu âm thanh làm đối tượng mới có thể được bảo hộ làm nhãn hiệu. Dấu hiệu âm thanh có thể được bảo hộ làm nhãn hiệu miễn là có chức năng phân biệt tương tự như dấu hiệu nhìn thấy được, theo đó Điều 72.1 quy định nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa.

Đối với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu âm thanh, mẫu nhãn hiệu được yêu cầu phải là tệp âm thanh và bản thể hiện dưới dạng âm thanh của âm thanh đó.[3]

3.      Bổ sung căn cứ từ chối nhãn hiệu 3 chiều

Để khắc phục hạn chế ở Luật SHTT 2005 là không có căn cứ từ chối bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều dựa trên học thuyết chức năng,[4] Luật SHTT 2022 đã bổ sung thêm căn cứ từ chối đối với nhãn hiệu 3 chiều. Cụ thể, nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký chứa dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hóa, hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hóa bắt buộc phải có bị coi là đối tượng loại trừ bảo hộ. Nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký là hình dạng thông thường của hàng hóa, hoặc một phần của hàng hóa, hình dạng thông thường của bao bì, hoặc vật chứa hàng hóa mà đã được sử dụng thường xuyên và thừa nhận rộng rãi trước ngày nó nộp đơn bị xem là không có tính phân biệt. Ngoài ra, nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký chứa dấu hiệu làm gia tăng giá trị đáng kể cho hàng hóa cũng bị xem là không có chức năng nhãn hiệu, trừ trường hợp nó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước ngày nộp đơn.

4.      Bế tắc khi nhãn hiệu xin đăng ký xung đột với nhãn hiệu có trước đã chấm dứt hiệu lực đã được giải quyết?

Theo Luật SHTT 2005, nhãn hiệu xin đăng ký phải bị từ chối cấp nếu nó trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 5 năm.[5] Luật SHTT 2022 quy định thời hạn ngăn chặn cấp bảo hộ cho nhãn hiệu xin đăng ký do có nhãn hiệu có trước đã chấm dứt hiệu lực được rút ngắn còn 3 năm (thay vì 5 năm ở quy định cũ) và đồng thời gợi ý người nộp đơn vượt qua căn cứ từ chối này bằng cách tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu có trước đã mất hiệu lực tương tự như thủ tục chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu đã đăng ký đang còn hiệu lực.

5.      Tạm đình chỉ thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Luật SHTT 2005 không có quy định cho phép người nộp đơn hoặc cơ quan nhãn hiệu tạm dừng thẩm định, xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối vì xung đột với nhãn hiệu có trước đã đăng ký hoặc nhãn hiệu có trước đã đăng ký nhưng đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 5 năm. Nay Luật SHTT 2022 lần đầu cho phép người nộp đơn có thể chủ động nộp yêu cầu tạm dừng xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối khi người nộp đơn tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đối chứng. Cơ quan nhãn hiệu sẽ trở lại xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối sau khi có kết quả xử lý yêu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực đối với nhãn hiệu đối chứng.

6.      Khiếu nại và giải quyết khiếu nại ở văn bản dưới luật thành luật

Các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong các thủ tục sở hữu công nghiệp liên quan đến nhãn hiệu như đơn đăng ký xác lập quyền, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vốn đang được quy định ở Nghị định 103/2006/NĐ-CP sửa đổi nay được đưa lên thành luật tại Điều 119a. Điều 119a quy định chỉ cá nhân, tổ chức có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến thủ tục sở hữu công nghiệp nêu trên mới có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật về khiếu nại và pháp luật tố tụng hành chính. Một điểm mới cần lưu ý là các khiếu nại mà liên quan đến quyền đăng ký hoặc các nội dung cần thẩm định lại thì thời gian thẩm định lại, hoặc thời gian sửa đổi, bổ sung không được tính vào thời hạn giải quyết khiếu nại.

7.      Hai cơ chế phản đối nhãn hiệu

Luật SHTT 2022 lần đầu bổ sung cơ chế mới cho phép bên thứ ba phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu bên cạnh văn bản ý kiến của người thứ ba vẫn được giữ nguyên. Trong khi văn bản ý kiến của người thứ ba chỉ đóng vai trò làm nguồn thông tin tham khảo cho quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu thì có vẻ như nhà làm luật muốn xây dựng cơ chế phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục mới độc lập (không mang ý nghĩa là nguồn thông tin tham khảo cho quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu). Khác với văn bản nêu ý kiến bởi người thứ ba có thể được nộp tính từ thời điểm đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp cho đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, bên thứ ba bất kỳ chỉ có thể nộp đơn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu trong vòng 5 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố.

8.      Thêm căn cứ pháp lý phản đối nhãn hiệu đặc biệt là “dụng ý xấu”

Luật SHTT 2022 lần đầu luật hóa hành vi “dụng ý xấu” (bad faith) thành căn cứ pháp lý cho phép bên thứ ba phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu. Ngoài ra, Luật SHTT 2022 còn bổ sung các căn cứ pháp lý khác để từ chối cấp văn bằng bảo hộ như người nộp đơn không có quyền đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký nhãn hiệu được sửa đổi, bổ sung làm thay đổi bản chất của đối tượng nộp ban đầu, hoặc có 2 nhãn hiệu trùng/tương tự xin đăng ký cho sản phẩm trùng/tương tự của 2 người nộp đơn khác nhau có cùng ngày ưu tiên/ngày nộp đơn và cùng đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng 2 người nộp đơn này không đi đến thống nhất rút một trong hai đơn đăng ký đó.

9.      Thêm căn cứ chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu

Luật SHTT 2022 bổ sung thêm 2 căn cứ chấm dứt hiệu lực: (a) nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu nó trở thành tên thông thường của hàng hóa, dịch vụ đăng ký cho chính nhãn hiệu đó; và (b) nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu việc sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bởi người được chủ sở hữu cho phép làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ đó.

Có 2 căn cứ pháp lý mới để hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu trong Luật SHTT 2022: (a) nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị hủy bỏ hiệu lực một phần hoặc toàn bộ nếu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có dụng ý xấu (bad faith); (b) việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký ban đầu.

10. Sửa đổi khái niệm sử dụng nhãn hiệu và vấn đề nhập khẩu song song

Luật SHTT 2022 không coi lưu thông là hành vi sử dụng nhãn hiệu nữa nhưng bổ sung thêm hành vi vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ là hành vi sử dụng nhãn hiệu, cụ thể Luật SHTT 2022 định nghĩa các hành vi bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ là một trong ba dạng hành vi sử dụng nhãn hiệu.

Luật SHTT 2022 giải thích rõ hơn hành vi nhập khẩu song song trong Luật SHTT 2005, cụ thể nó quy định rằng lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm do chính chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật này đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài.

11. Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Luật SHTT 2022 mở rộng phạm vi xác định hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, cụ thể hành vi giả mạo tem, nhãn có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), tên miền internet, quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.