Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu (thương hiệu) ở Việt Nam

 và các trường hợp nhãn hiệu chuyển nhượng bị từ chối sang tên đổi chủ

Email to: vinh@bross.vn

Chuyển nhượng nhãn hiệu có nghĩa là sang tên, đổi chủ

Quyền đối với nhãn hiệu (thương hiệu) đã đăng ký về bản chất là quyền độc quyền mà Nhà nước chỉ được trao cho chủ sở hữu (cá nhân hoặc tổ chức được ghi là chủ giấy chứng nhận đăng ký) đối với nhãn hiệu đó. Quyền độc quyền đã nói ở trên mang tính chất là một trong các tài sản mà được pháp luật dân sự công nhận là “quyền tài sản” theo đó theo nguyên lý chung chủ sở hữu của quyền độc quyền đó có đầy đủ 3 quyền năng là chiếm hữu, sử dụng và định đoạt[1], nghĩa là anh ta có tùy ý đem quyền độc quyền đó tham gia giao dịch dưới dạng cho thuê (hay còn gọi là chuyển giao quyền sử dụng hoặc li-xăng) hoặc mua bán đứt đoạn (còn gọi là chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu).

Tiếp dưới đây chúng tôi chỉ xin chia sẻ vấn đề chuyển nhượng nhãn hiệu đã đăng ký ở Việt Nam. Trường hợp Quý Doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề cho thuê nhãn hiệu hoặc li-xăng nhãn hiệu (thương hiệu), vui lòng đọc tham khảo ở bài: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Hop-Dong-LiXang-Theo-Phap-Luat-Viet-Nam-%E2%80%93-Nhung-Dieu-Co-The-Ban-Chua-Biet

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu bắt buộc phải đăng ký

Luật pháp không công nhận bên nhận chuyển nhượng là chủ sở hữu mới của nhãn hiệu chuyển nhượng nếu hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên không được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ). Do vậy, việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng để ghi nhận chủ sở hữu mới là thủ tục bắt buộc.

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cần đảm bảo có 4 nội dung chính: (i) tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; (ii) căn cứ chuyển nhượng (số văn bằng bảo hộ, ngày cấp, nhóm và thời hạn bảo hộ); (iii) giá chuyển nhượng (số tiền cụ thể bằng đồng Việt Nam hoặc miễn phí); và (iv) quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu về cơ bản gồm:

1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứa nhãn hiệu cần chuyển nhượng;
2. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu được ký, đóng dấu bởi Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng (chú ý là phải có đủ chữ ký của hai bên ở tất cả các trang hoặc có dấu giáp lai trên hợp đồng);
3. Nếu nhãn hiệu được sở hữu chung bởi nhiều hơn một chủ sở hữu thì cần phải có thêm văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu của nhãn hiệu đó;
4. Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (ví dụ Bross & Partners) thay mặt các bên làm thủ tực đăng ký sang tên đổi chủ;
5. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận[2] của Bên nhận chuyển nhượng nếu nhãn hiệu cần chuyển nhượng là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận tương ứng;
6. Tài liệu hoặc văn bản chứng minh Bên nhận chuyển nhượng có tư cách nộp đơn đối với nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể

Vì tuyệt đại đa số nhãn hiệu hiện có ở Việt Nam là nhãn hiệu thông thường[3] nên hồ sơ chuyển nhượng chỉ cần tài liệu (a) và (b) nêu trên là đủ.

Về lý thuyết thì chỉ mất 2 tháng để Cục sở hữu trí tuệ ban hành và gửi trả quyết định đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ghi tên chủ sở hữu mới trừ khi hồ sơ có thiếu sót cần phải khắc phục hoặc sữa chữa. Nhưng trên thực tế thời hạn này có thể kéo dài thêm từ 4 đến 6 tháng nữa tùy vào mức độ bận rộn hoặc quá tải của Cục Sở hữu trí tuệ

Có khi nào hợp đồng chuyển nhượng có thể bị từ chối đăng ký không?

Có. Không phải mọi hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu đều có thể đăng ký thành công. Thực tiễn cho thấy trong một số trường hợp Cục Sở hữu trí có thể từ chối đăng ký sang tên chủ mới nếu nhãn hiệu chuyển nhượng rơi vào các trường mà pháp luật cho rằng cần thiết phải cấm hoặc hạn chế chuyển giao quyền sở hữu, cụ thể gồm 2 trường hợp sau: (i) việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; (ii) Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ từ chối vì lý do việc chuyển nhượng có thể gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chuyển nhượng thường là các tình huống sau:

1. Nhãn hiệu chuyển nhượng bị đánh giá là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại của Bên chuyển nhượng (nghĩa là khả năng người tiêu dùng vẫn liên tưởng tới nguồn gốc thương mại cũ là Bên chuyển nhượng vì sau khi nhãn hiệu chuyển nhượng được đăng ký cho Bên nhận chuyển nhượng thì lại có khả năng xung đột (khả năng gây nhầm lẫn) với tên thương mại vẫn thuộc sở hữu của Bên chuyển nhượng);
2. Bên chuyển nhượng vẫn sở hữu một nhiều hoặc nhiều nhãn hiệu khác với nhãn hiệu chuyển nhượng mà các nhãn hiệu này có khả năng gây nhầm lẫn với nhau dẫn đến khách hàng vẫn lầm tưởng rằng Bên chuyển nhượng vẫn là chủ sở hữu hoặc là nguồn gốc thương mại ban đầu.

Chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ Quý khách hàng giải quyết các tình huống chuyển nhượng phức tạp. Khi có nhu cầu, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.