PHẢN BIỆN DỰ THẢO 5 SỬA ĐỔI

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI ỦY BAN PHÁP LUẬT QUỐC HỘI (PHẦN I)

Email: vinh@bross.vn

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners vinh dự được mời trình bày tham luận tại Hội thảo trực tuyến sáng ngày 28/08/2021 do Ủy ban pháp luật của Quốc Hội tổ chức.[1] Đễ dễ theo dõi, chúng tôi tạm chia bài trình bày 11 nội dung thành 5 phần.

Phần 1/5: Công nhận nhãn hiệu nổi tiếng[2] được sửa đổi, bổ sung khoản 20 Điều 4, điểm i khoản 2 Điều 74 và Điều 75 trong Dự Thảo 5

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là chống lại nguyên tắc: giới hạn quyền theo lãnh thổ, xác lập quyền dựa trên cơ sở phải đăng ký, và nộp đơn đầu tiên

Chức năng của nhãn hiệu là để giúp công chúng phân biệt được nguồn gốc thương mại của các sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chính là công cụ pháp lý để vừa giúp bảo vệ công chúng không nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại vừa giúp bảo vệ thành quả đầu tư của doanh nghiệp, theo đó bảo hộ nhãn hiệu có nghĩa là bảo hộ chống khả năng gây nhầm lẫn xảy ra nếu đồng thời thỏa mãn hai điều kiện là sự trùng/tương tự giữa các nhãn hiệu và sự trùng/tương tự của sản phẩm mang các nhãn hiệu đó.

Tuy nhiên, nếu một nhãn hiệu được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Nói khác đi, bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trở thành ngoại lệ của quy tắc chung về ngăn chặn khả năng gây nhầm lẫn nêu trên vì nhãn hiệu nổi tiếng không cần đăng ký (ngoại lệ của ba nguyên tắc: giới hạn quyền theo lãnh thổ, xác lập quyền dựa trên cơ sở phải đăng ký, và nộp đơn đầu tiên)^[3] và phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng rộng hơn nhiều so với nhãn hiệu thông thường (không nhất thiết yêu cầu sản phẩm mang các nhãn hiệu phải trùng/tương tự)^[4].

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là nghĩa vụ đối với Việt Nam để tuân thủ Công ước Paris (Điều 6bis) và Hiệp định TRIPs (Điều 16). Tuy nhiên, vì bản chất bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là bảo hộ cho trạng thái trở nên nổi tiếng của nhãn hiệu^[5] hơn là bảo hộ cho một loại nhãn hiệu (nhãn hiệu có thể phân loại thành nhiều loại như nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu 3 chiều, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu được thừa nhận và sử dụng rộng rãi,…).

Bản chất của nhãn hiệu nổi tiếng

Tuy cùng có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của một sản phẩm như nhãn hiệu thông thường nhưng nhãn hiệu nổi tiếng khác biệt ở chỗ nó luôn chứa cùng lúc 3 thuộc tính khách quan (a) biết đến bởi công chúng với tư cách là nguồn gốc thương mại, (b) phạm vi biết đến ở mức độ cao, và (c) danh tiếng gắn liền với sản phẩm/dịch vụ. 3 thuộc tính này giúp một nhãn hiệu vượt ra ngoài thuộc tính của nhãn hiệu thông thường là chức năng phân biệt nguồn gốc thương mại (thường mang đặc tính tĩnh) phát triển thành đặc tính động thể hiện ở uy tín, danh tiếng của sản phẩm hoặc năng lực dẫn dắt một phân khúc thị trường nào đó. Sự có mặt của đặc tính động làm cho một nhãn hiệu có thể nổi tiếng ở thị trường này nhưng lại có thể không đủ làm cho nó nổi tiếng ở thị trường khác, hoặc tùy vào tình hình kinh doanh/bối cảnh thị trường một nhãn hiệu nổi tiếng cũng có thể trở thành nhãn hiệu thông thường khi đặc tính (b) và (c) bị suy giảm hoặc biến mất. Như vậy, bản chất của nhãn hiệu nổi tiếng thực chất không phải là một loại nhãn hiệu đặc biệt mà chỉ là một tình trạng hoặc trạng thái nổi tiếng gắn liền với một thời điểm cụ thể cho một loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể.

Hạn chế của Dự Thảo 5

Dự Thảo 5 chưa giải quyết được 6 hạn chế sau liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng:

(a) Bỏ sót nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký^[6];

(b) Cơ quan có thẩm quyền dễ tùy tiện khi ”tự phong” nhãn hiệu có trước là nổi tiếng để từ chối nhãn hiệu nộp sau mà không tuân thủ quy tắc pháp luật quy định về chứng cứ và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng;

(c) Đánh đồng phạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là như nhau;

(d) Thiếu vắng nguyên tắc xác định thời điểm nhãn hiệu có trước bắt đầu nổi tiếng ở điểm d khoản 1 Điều 129 dẫn đến sai lầm cấp bảo hộ quá rộng và không đúng bản chất khách quan của nhãn hiệu nổi tiếng;

(e) Hậu quả “gây ấn tượng sai lệch” là chưa đủ để kết luận hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng trong trường hợp nhãn hiệu bị nghi ngờ xâm phạm sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ không trùng/không tương tự mà bắt buộc phải có thêm yếu tố “lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi tiếng có thể bị thiệt hại do hành vi sử dụng đó”^[7]; và

(f) Chế định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng mất cân đối, nghiêng về bảo vệ lợi ích cho chủ thể quyền nhiều hơn là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác, chưa đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích nêu trên.^[8]

Đề xuất

Đề xuất thứ nhất: Loại bỏ điểm i khoản 2 điều 74 (bảo hộ NHNT trong thủ tục xác lập quyền) và điểm d khoản 1 điều 129 (bảo hộ NHNT trong thực thi quyền) và xây dựng bổ sung điều 75a trong đó quy định các nguyên tắc chung về bảo hộ NHNT trong xác lập và thực thi quyền, nguyên tắc bảo hộ thụ động và căn cứ pháp lý theo theo Công ước Paris, Hiệp định TRIPs và Khuyến nghị chung của WIPO về các quy định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được quy định ở Điều 18.22 CPTPP và Điều 12.20 EVFTA

Điều 75a. Nguyên tắc bảo hộ NHNT

1. Nếu bất kỳ nhãn hiệu nào được biết tới rộng rãi bởi công chúng liên quan tại Việt Nam bị xâm phạm thì chủ nhãn hiệu đó có thể thực hiện các quy định có liên quan của luật này để yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu được cho là nổi tiếng đó.

2. Việc xem xét công nhận NHNT chỉ được tiến hành trên cơ sở có yêu cầu của các bên liên quan và dựa trên thông tin, tài liệu và chứng cứ của mỗi vụ việc.

3. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, yêu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mà có đơn yêu cầu của một trong các bên liên quan yêu cầu công nhận NHNT theo Điều 75a của Luật này thì Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ có thể, tùy theo sự việc và các bằng chứng cụ thể của vụ việc đó, xem xét công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu trong vụ việc là nổi tiếng

4. Trong quá trình xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hoặc các tranh chấp khác liên quan đến nhãn hiệu, các bên liên quan, phù hợp với quy định của Điều 75a, có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền^[9] theo quy định tại Điều 200 Luật này công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu trong vụ việc là nổi tiếng.

5. Trong quá trình xét xử các tranh chấp dân sự hoặc hành chính liên quan đến nhãn hiệu, các bên liên quan có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền, tùy theo sự việc và các bằng chứng cụ thể của vụ việc đó, xem xét công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu trong vụ việc là nổi tiếng

6. Trường hợp dấu hiệu xin đăng ký là bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của NHNT của bên thứ ba mà NHNT này chưa được đăng ký ở Việt Nam mà hàng hóa/dịch vụ gắn liền với chúng trùng hoặc tương tự, và với điều kiện có thể gây nhầm lẫn cho công chúng và gây thiệt hại đến lợi ích của chủ NHNT thì dấu hiệu xin đăng ký đó phải bị từ chối và việc sử dụng nó trong thương mại sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với NHNT.

7.Trường hợp dấu hiệu xin đăng ký là bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của NHNT của bên thứ ba mà NHNT này đã đăng ký ở Việt Nam mà hàng hóa/dịch vụ gắn liền với chúng không trùng hoặc không tương tự, và với điều kiện có thể gây ấn tượng sai lệch cho công chúng và làm tổn hại đến lợi ích của chủ NHNT thì dấu hiệu xin đăng ký đó phải bị từ chối và việc sử dụng nó trong thương mại sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với NHNT.

Đề xuất thứ hai: Bổ sung cụm từ “có danh tiếng” vào khoản 20 điều 4 khi đó Dự Thảo 5 sửa lại thành: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu có danh tiếng được người tiêu dùng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam”. Nếu không có thuộc tính “có danh tiếng” trong định nghĩa ở điều 4.20 thì vừa không phân định được ranh giới pháp lý giữa nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo điểm g khoản 2 điều 74 Luật SHTT^[10] và vừa dễ gây nhầm lẫn giữa 2 đối tượng này.

Đề xuất thứ ba: Giảm về 5 tiêu chí thay vì 8 tiêu chí ở Điều 75 vì 8 tiêu chí hiện tại quy định nghĩa vụ chứng cứ quá lớn đối với bên có yêu cầu công nhận NHNT và cũng dễ gây hiểu nhầm trong quá trình thu thập chứng cứ và đánh giá quyết định NHNT, chẳng hạn như số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thường được hiểu là yêu cầu một con số cụ thể số lượng người tiêu dùng biết đến. Tôi cũng đề xuất dùng từ yếu tố thay thế cho từ tiêu chí để đảm bảo chính xác hơn, theo đó, điều 75 nên được sửa đổi như sau:

Điều 75 (sửa đổi). Các yếu tố phải xem xét trước khi công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng

(1)        Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan

(2)        Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động sử dụng, quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá, giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu

(3)        Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký

(4)        Hồ sơ thực thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm quyền

(5)        Giá trị gắn liền với nhãn hiệu.

Xem Phần 2/5 ở đây: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/PHAN-BIEN-DU-THAO-5-SUA-DOI--LUAT-SO-HUU-TRI-TUE-TAI-UY-BAN-PHAP-LUAT-QUOC-HOI-PHAN-2

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.