Giải quyết tranh chấp liên quan đến Nhãn Hiệu Nổi Tiếng theo pháp luật

và thực tiễn ở Mỹ, EU, Trung Quốc và Việt Nam: giống nhau hay khác biệt dù cùng bị ràng buộc bởi Công ước Paris và Hiệp định TRIPs?

Email: vinh@bross.vn

[Tiếp theo phần 1]

Định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong pháp luật quốc tế và quốc gia

Công ước Paris, Hiệp định TRIPs và ngay cả Khuyến Nghị Chung của WIPO năm 1999[1] đều không định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng là gì. Hiện nay rất ít nước trên thế giới định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong luật quốc gia.

Trung Quốc cũng không định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong luật mà chỉ định nghĩa ở văn bản hướng dẫn. Chẳng hạn như Lệnh số 5 hướng dẫn Luật nhãn hiệu năm 2001 của Trung Quốc định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng là nhãn hiệu mà được biết tới rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan và sở hữu mức độ danh tiếng tương đối cao ở Trung Quốc. Đến khi ban hành Luật nhãn hiệu năm 2013, trong Lệnh số 66 hướng dẫn thi hành đạo luật này yếu tố “danh tiếng” trong định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng đã bị lược bỏ, theo đó Nhãn Hiệu Nổi Tiếng là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan tại Trung Quốc.

Ấn Độ định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng khá dài tại tiểu đoạn (zg) Điều 2 Luật nhãn hiệu năm 1999 “Nhãn Hiệu Nổi Tiếng, liên quan đến bất kỳ hàng hóa/dịch vụ, có nghĩa là nhãn hiệu mà đã trở thành bộ phận cơ bản của công chúng sử dụng hàng hóa hoặc tiếp nhận dịch vụ đến mức mà việc sử dụng nhãn hiệu đó liên quan đến hàng hóa/dịch vụ khác sẽ có thể được thực hiện với ý nghĩa chỉ ra mối liên hệ trong quá trình kinh doanh và cung ứng dịch vụ giữa hàng hóa/dịch vụ đó và người đang sử dụng nhãn hiệu được nhắc đến đầu tiên ở trên”.

Việt Nam định nghĩa Nhãn Hiệu Nổi Tiếng tại khoản 20 điều 4 Luật SHTT 2005, cụ thể Nhãn Hiệu Nổi Tiếng nghĩa là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Bản thân thuật ngữ “well-known”, “famous”, “notorious”, “mark with reputation”, “reputed mark”, “renowned mark” được sử dụng không thống nhất nhưng theo điều tra của AIPPI thì thuật ngữ well-known mark được sử dụng phổ biến nhất. “Famous mark” hay được sử dụng bởi  US, Japan, Hungary, Egypt, Korea, Mexico, Turkey trong khi Canada thì sử dụng cả famous và well-known mà hầu như không phân định sự khác biệt. “Mark with reputation”, “reputed mark” hay được dùng bởi các nước thành viên EU, “notorious” được sử dụng ở Switzerland, Germany[2]. Tuy nhiên, tựu trung lại các thuật ngữ trên về cơ bản đều cùng có nội hàm mô tả trạng thái được nhiều người biết tới với hàm ý tích cực nhờ danh tiếng/uy tín (“well-known” có nghĩa là: widely or generally known, “famous”: known about by many people, notorious: famous or well known, typically for some bad quality or deed)[3]

Nhãn Hiệu Nổi Tiếng được bảo hộ ra sao theo pháp luật và thực tiễn ở Mỹ, EU, Trung Quốc và Việt Nam

Hoa Kỳ: Yêu cầu ngăn chặn hành vi làm lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng chỉ thành công khi và chỉ khi nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng phải được biết tới rộng rãi bởi công chúng đại chúng thông qua vụ kiện Coach Services, Inc. vs. Triumph Learning LLC

Khi giải quyết đơn kiện chống lại TTAB trong đó nguyên đơn (bên phản đối/chủ nhãn hiệu có trước) yêu cầu tòa án công nhận nhãn hiệu có trước COACH là nổi tiếng, và cáo buộc bị đơn (bên bị phản đối/người nộp đơn) đã thực hiện hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng (ở Mỹ người ta gọi là hành vi làm lu mờ/phai/giảm giá trị phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng), Tòa phúc thẩm liên bang nhận định rằng nhãn hiệu có trước COACH đã giành được mức độ công nhận bởi công chúng ở mức cao thông qua truyền thông nhưng hầu hết bằng chứng trong số đó lại diễn ra sau ngày nhãn hiệu có sau COACH của người nộp đơn được nộp, do vậy TTAB đúng khi quyết định bác bỏ đơn phản đối dựa trên cả khiếu nại về tương tự gây nhầm lẫn và khả năng làm lu mờ nhãn hiệu của bên phản đối. Phán quyết của Tòa phúc thẩm đưa đến một thông điệp là Mỹ chỉ bảo hộ và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng mà có yêu cầu chống hành vi làm lu mờ nhãn hiệu khi và chỉ khi nhãn hiệu có trước phải nổi tiếng tới mức trở thành tên gọi quen thuộc bởi công chúng Hoa Kỳ[5].

Liên Minh Châu Âu: Yêu cầu ngăn chặn hành vi làm lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng đòi hỏi phải có bằng chứng thay đổi tập tính kinh tế của người tiêu dùng trong vụ kiện Intel Corporation Inc vs. United Kingdom Limited (Case C-252/07)

Khi được hỏi bởi Tòa công lý cấp cao (EJC) trong vụ Intel Corporation thất bại trong việc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu chữ INTELMARK đăng ký tại Anh liên quan đến dịch vụ ‘tiếp thị và tiếp thị từ xa’ ở nhóm 35, Tòa Công lý Châu Âu (CJEC) cho rằng bằng chứng nộp kèm xác lập căn cứ chứng minh người tiêu dùng có thể nhận biết được mối liên hệ giữa hai nhãn hiệu INTEL và INTELMARK. Tuy nhiên, chỉ có mối liên hệ là chưa đủ để đảm bảo cho quyết định INTELMARK lợi dụng uy tín hoặc gây tổn hại đối với đặc tính phân biệt và danh tiếng của INTEL mà cần phải có bằng chứng chứng minh sự thay đổi tập tính kinh tế (a change in economic behavior) của người tiêu dùng nói chung khi tiêu thụ hàng hóa/dịch vụ của nhãn hiệu đã đăng ký là kết quả của việc sử dụng nhãn hiệu sau hoặc một khả năng lớn là thay đổi này sẽ xảy ra trong tương lai. Vì Intel Corporation không cung cấp được bằng chứng chứng minh sự thay đổi tập tính kinh tế của người tiêu dùng nên CJEU phán quyết rằng toàn bộ bằng chứng được nêu bởi EJC là chưa đủ chứng minh rằng việc sử dụng nhãn hiệu sau lợi dụng hoặc sẽ lợi dụng, hoặc gây tổn hại đến đặc tính phân biệt hoặc uy tín của nhãn hiệu trước trong phạm vi ý nghĩa của Điều 4(4)(a) Chỉ thị 89/104[6]

Nhật Bản: Khả năng gây nhầm lẫn vẫn là trọng tâm của xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như trong vụ kiện Intel Corporation Inc vs. KK IntelGrow

Trả lời đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nộp bởi Intel Corporation đối với nhãn hiệucó sau, JPO cho rằng INTELGROW không nhầm lẫn với Intel và không xâm phạm Điều (1)(xi) khi xem xét về hình thức, phát âm và ý nghĩa vì (a) Intelgrow được phát âm thành một âm liên tục là intelgrow chứ không tạo ra âm “intel”, (b) INTELGROW khác biệt với Intel về cấu trúc và hình thức do vậy không nhầm lẫn về hình thức thể hiện, và (c) INTELGROW không có nghĩa nên các nhãn hiệu không thể được so sánh về nghĩa.

Bác bỏ đơn kiện chống lại từ chối của JPO nộp bởi Intel Corporation, Tòa sở hữu trí trí tuệ cấp cao tuyên bố giữ nguyên quyết định của JPO. Liên quan đến Điều 4(1)(xix) Luật nhãn hiệu Nhật Bản về cấm đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng đối với người tiêu dùng Nhật Bản hoặc ở nước ngoài, Tòa cho rằng vì cách sử dụng nhãn hiệu INTELGROW không có khả năng gây cản trở hoặc gây tổn hại gì đối với danh tiếng, sự quý trọng và sự lôi cuốn của nhãn hiệu Intel, INTELGROW cũng không đăng ký với mục đích kiếm lợi bất chính hoặc gây thiệt hai cho người khác nên Tòa án đi đến kết luận rằng JPO không phạm bất kỳ sai lầm nào khi quyết định vụ việc. Ngoài ra, việc Intel viện dẫn rằng nó là chủ sở hữu của đăng ký nhãn hiệu bảo vệ INTELkhông nhất thiết có nghĩa là nhãn hiệu Intel đã trở nên nổi tiếng cho tất cả hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu bảo vệ đó.

Trung Quốc: Được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng nhưng thời điểm nào đạt được tình trạng nổi tiếng mới mang tính chất quyết định thắng thua như thể hiện trong vụ Airbus Deutschland GmbH vs. Shenyang Yongfeng Food Co.

Hành trình tranh chấp và kiện tụng kéo dài nhiều năm của Airbus ở Trung Quốc cuối cùng đã không mang lại kết quả như Airbus mong muốn là hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu có sau nêu trên. Tòa Trung cấp Bắc Kinh số 1 nhận định rằng AIRBUS được phép bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris và việc bảo hộ đó bao gồm cho các hàng hóa/dịch vụ không tương tự. Tuy nhiên, Tòa án đã bác quan điểm của Airbus Deutschland đồng thời cho phép đơn bị phản đối được chuyển sang giai đoạn đăng ký vì Tòa thấy rằng Airbus Deutschland đã không chứng minh được nhãn hiệu AIRBUS trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu bị phản đối, cụ thể là tháng 7/1998, dù biết rằng AIRBUS đã sử dụng ở Trung Quốc trước tháng 7/1998 nhưng vấn đề là ở chỗ không có bằng chứng chứng minh nào chứng tỏ nhãn hiệu này được biết tới rộng rãi ở Trung Quốc đến mức trở thành nổi tiếng tính đến thời điểm đó[7].

Việt Nam: Tòa án quyết định công nhận nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên ý kiến chuyên môn của cơ quan khác trong vụ Interbrand vs. Interbrand Corporation

Năm 2010, Interbrand Group, một tập đoàn của Anh thành lập năm 1974 nổi tiếng về dịch vụ tư vấn và quản trị thương hiệu, đặc biệt nhất là với ấn phẩm bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới (Best Global Brands Rankings), khởi kiện một công ty của Việt Nam sử dụng trái phép dấu hiệu “INTERBRAND” trong kinh doanh, quảng cáo trên Internet, sử dụng trái phép tên viết tắt “INTERBRAND JSC” cấu thành tên doanh nghiệp và chiếm đoạt, sử dụng tên miền interbrand.com.vn và interbrandvn.com.vn, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “INTERBRAND” ra Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào văn bản số 5467/SHTT-TTKN của Cục Sở hữu trí tuệ trả lời Tòa án nói rằng Interbrand là nhãn hiệu nổi tiếng, và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu INTERBAND cấp cho nguyên đơn (sau khi phản đối thành công đơn nộp sớm hơn của bị đơn, đơn nộp sau của nguyên đơn được cấp bảo hộ), cuối năm 2012, Tòa án phán quyết rằng hành vi của bị đơn là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND trong lĩnh vực quảng bá, định giá và xây dựng thương hiệu.

Tuy nhiên, Tòa án đã mắc sai lầm vì không xem xét hướng dẫn thực thi điều 6(3)(a) Luật SHTT về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký được hướng dẫn thêm tại Điều 6(6) Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Không áp dụng điều Điều 75 mà chỉ thuần túy dựa vào ý kiến chuyên môn của Cục SHTT để xác định nhãn hiệu INTERBRAND là lấy đi mất của bị đơn cơ hội hợp lý phản bác bằng chứng chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu của nguyên đơn. Cần nhớ rằng quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được yêu cầu công nhận trong trường hợp này phải là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng chưa đăng ký (nếu nhãn hiệu của nguyên đơn đạt được tình trạng nổi tiếng trước ngày 21/03/2006 – ngày mà nhãn hiệu của bị đơn được nộp, và ngày này cũng tạm được giả định là ngày bị đơn bắt đầu thực hiện hành vi bị nghi ngờ làm xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng) chứ không phải là quyền được xác lập dựa trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của nguyên đơn số 146017 cấp ngày 6/5/2010[8]

[ xem tiếp Phần 3 ]

Bross & Partners có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng chuẩn bị và yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, tự vệ chống cáo buộc xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng ở cả Việt Nam và nước ngoài. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-4-3555 3466; Wechat: Vinhbross2603; Skype: vinh.bross.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, được xếp hạng nhất (Tier 1) về sở hữu trí tuệ năm 2021 bởi Tạp chí nổi tiếng Legal 500 Asia Pacific. Bross & Partners cũng thường xuyên lọt vào bảng xếp xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam được công bố bởi Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Sở hữu năng lực chuyên môn khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.