Làm gì khi kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký

bị từ chối bảo hộ ở Việt Nam vì lý do mất tính mới?

Email to: vinh@bross.vn

(Hình phối cảnh chai đựng nước được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 18591)

Mất tính mới là thảm họa đối với người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Như chúng tôi đã đề cập trong nhiều bài viết trước, chẳng hạn như bài “Các nhà sản xuất chú ý: quên bảo hộ kiểu dáng sản phẩm của mình đồng nghĩa với việc tự bỏ đi một công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của mình”[1], kiểu dáng công nghiệp (kiểu dáng sản phẩm) có thể được bảo hộ dưới dạng bằng độc quyền kiểu dáng nếu nó là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và đồng thời thỏa mãn cả 3 điều kiện bảo hộ: tính mới (novelty), trình độ sáng tạo (và khả năng áp dụng công nghiệp (sản xuất hàng loạt).

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký phần lớn bị từ chối vì không đáp ứng điều kiện đầu tiên, tức là bị coi là mất tính mới (novelty) trước ngày đơn đăng ký của nó được nộp. Ví dụ, ngày 21/03/2012 Người nộp đơn, Công ty cổ phần bia – nước khải khát Cần Thơ, nộp đơn xin đăng ký kiểu dáng (chai đựng nước giải khát) có hình vẽ ở trên theo đơn số 3-2012-00318. Cục Sở hữu trí tuệ ban hành thông báo xét nghiệm số 44377/SHTT-KDCN ngày 26/12/2012 từ chối bảo hộ vì kiểu dáng xin đăng ký không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, cụ thể bị xem là “không khác biệt đáng kể” với kiểu dáng chai đựng nước chanh muối có ở chính website của Người nộp đơn được cho là đã bộc lộ từ ngày 25/8/2011. Dưới đây là bảng so sánh kiểu dáng xin đăng ký ở cột bên trái so với kiểu dáng bị xem là đã bộc lộ trước ngày 21/03/2012

Theo pháp luật Việt Nam, kiểu dáng xin đăng ký chỉ được cấp nếu nó còn đảm bảo tính mới tính đến ngày đơn xin đăng ký kiểu dáng đó được nộp, theo đó tính mới được hiểu gồm 2 trạng thái: (a) bản thân kiểu dáng xin đăng ký đó (tức là kiểu dáng trùng lặp), hoặc (b) kiểu dáng khác mà “không khác biệt đáng kể” với kiểu dáng xin đăng ký (tức là kiểu dáng tương tự), đã bị bộc lộ công khai dưới dạng sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc các hình thức khác ở Việt Nam hoặc bất kỳ đâu trên thế giới tính đến trước ngày đơn đăng ký kiểu dáng xin đăng ký được nộp, hoặc trước ngày xin hưởng quyền ưu tiên của nó[2]. Như vậy, tính mới đối với kiểu dáng công nghiệp mà luật Việt Nam quy định là tính mới tuyệt đối[3].

Giúp Người nộp đơn “giải cứu binh nhì Ryan” thành công

Đại diện cho Người nộp đơn, trong đơn khiếu nại trả lời từ chối bảo hộ, Bross & Partners cho rằng kiểu dáng có trước (kiểu dáng đối chứng) mà Cục Sở hữu trí tuệ sử dụng làm căn cứ từ chối không thuộc một trong hai trạng thái bộc lộ tính mới theo Điều 65 Luật Sở hữu trí tuệ dựa trên việc làm rõ các đặc điểm tạo dáng của các kiểu dáng cần so sánh như sau:

1. Đặc điểm tạo dáng của phần miệng chai khác nhau, cụ thể kiểu dáng xin đăng ký được làm bằng thủy tinh nên khi sản xuất nắp chai được thiết kế kiểu dập xuống ôm lấy miệng chai dẫn đến phần miệng chai khai không có rãnh xoắn như kiểu dáng đối chứng và rõ ràng thấy rằng phần miệng chai của kiểu dáng đối chứng có rãnh xoắn phù hợp với dạng chai nhựa (pet)
2. Ở phần vai chai, chữ Kook Max màu trắng đúc nổi xuất hiện trên vai chai của kiểu dáng đăng ký vai chai của kiểu dáng đối chứng chỉ có đường gân trang trí, không có chi tiết dập nổi
3. Xét đặc điểm tạo dáng ở phần nửa dưới thân chai cho thấy kiểu dáng xin đăng ký có các chi tiết hình bong bóng nước to, nhỏ cách điệu và hình giống hình quả ớt đặt xiên và cạnh hình bong bóng nước trong khi đó kiểu dáng đối chứng được dán nhãn, trên đó có chi tiết như hình giọt nước cách điệu, lát chanh cắt mỏng màu vàng, dòng chữ Kook Max,…

Vì sự khác nhau rõ rệt về đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng xin đăng ký và kiểu dáng bị bộc lộ trước, Bross & Partners lập luận rằng kiểu dáng xin đăng ký không thể bị xem là mất tính mới vì kiểu dáng đối chứng không phải là bản sao của kiểu dáng xin đăng ký, cũng như không phải là kiểu dáng “không khác biệt đáng kể” với kiểu dáng xin đăng ký. Ngày 7/10/2013 Cục Sở hữu trí tuệ đồng ý lập luận khiếu nại của Bross & Partners, rút từ chối bảo hộ và cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 18591 cho Người nộp đơn.

3 lời khuyên cho doanh nghiệp hoặc tác giả kiểu dáng công nghiệp

Bross & Partners xin được chia sẻ với Quý Doanh nghiệp 3 lời khuyên liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở cả Việt Nam và nước ngoài:

1. Đừng sử dụng, bày bán, bộc lộ công khai hoặc thực hiện bất kỳ hình thức phổ biến kiểu dáng công nghiệp mà bạn tạo ra cho đến trước ngày mà bạn nộp đơn xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam
2. Nếu bạn đã nộp đơn kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài (thành viên của Công ước Paris), cần chú ý nộp đơn ngay ở Việt Nam trước khi đơn nước ngoài được công bố, hoặc tốt nhất là xin hưởng ngày ưu tiên của đơn Việt Nam theo ngày nộp đơn nước ngoài nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày nộp đơn ở nước ngoài
3. Nếu kiểu dáng sản phẩm rơi vào điểm (1) nêu trên trong khi bạn có ý định đem đi xuất khẩu nước ngoài, như ở Hoa Kỳ hoặc Liên minh Châu Âu, thì đừng vội buồn vì bạn vẫn có thể giành được bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp ở Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu với điều kiện bạn đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng ở Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu không quá 12 tháng kể từ ngày kiểu dáng xin đăng ký bị coi là đã bộc lộ công khai kể cả dạng bày bán công khai vì cả Mỹ và Liên Minh Châu Âu đều chỉ áp dụng quy tắc tính mới tương đối[4]. Vui lòng tham khảo thêm bài viết “Quyền độc quyền kiểu dáng công nghiệp dép sục của Crocs bị hủy bỏ ở Liên Minh Châu Âu” tại link: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/QUYEN-DOC-QUYEN-KIEU-DANG-DEP-SUC-CUA-CROCS-BI-DINH-CHI-BOI-TOA-SO-THAM-LIEN-MINH-CHAU-AU

Bross & Partners có kinh nghiệm đánh giá tính mới, phân tích pháp lý về khả năng xâm phạm hoặc không xâm phạm liên quan đến kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam. Bross & Partners còn có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng đăng ký thành công kiểu dáng công nghiệp ở Hoa Kỳ, EU, UK, Trung Quốc, Korea, Malaysia, Philippines, Laos, Cambodia, Russia, Thailand, Australia, Taiwan, Macau, Indoonesia. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam (bao gồm cả tranh tụng) liên quan đến nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và tên miền internet.